商標権 第44類（医療・美容）

１争点１（原告商標と被告各標章が同一又は類似であるか）について(1) 商標の類否の判断方法について商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品又は役務に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかも、その商品の取引の実情を明らかにし得るかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである（最高裁昭和３９年（行ツ）第１１０号同４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁、最高裁平成６年（オ）第１１０２号同９年３月１１日第三小法廷判決・民集５１巻３号１０５５頁参照）。そして、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合のほか、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合には、その構成部分の一部を抽出し、当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである（最高裁昭和３７年（オ）第９５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁、最高裁平成３年（行ツ）第１０３号同５年９月１０日第二小法廷判決・民集４７巻７号５００９頁、最高裁平成１９年（行ヒ）第２２３号同２０年９月８日第二小法廷判決・集民２２８号５６１頁参照）。
(2) 原告商標と被告各標章との対比

ア被告標章１(ｱ) 原告商標は、「にじいろクリニック」の標準文字から成るものである。

(ｲ) 被告標章１は、「にじいろクリニック新橋」の文字から成るものである。前提事実(3)及び証拠（甲４）によれば、被告標章１は、本件ウェブサイト内のウェブページのテキスト等において使用されていると認められるところ、ブラウザに表示されるウェブページのテキストの文字は、閲覧者が使用する端末の種類、オペレーティングシステム（ＯＳ）の種類及びバージョン、インストールされているフォント、ブラウザの設定等によって、書体や色が変化し得る。また、被告標章１が画像として表示されているものについても、被告は、デジタルデータである当該画像を変更して、被告標章１の書体や色を容易に変更できる。このような観点に照らせば、被告標章１の書体及び色の種類は、特定することができないものといえる。そして、被告標章１の後方の「新橋」の部分は、「新橋」という地名又は町名を指していることが容易に理解できるものであって、クリニックないし診療所が所在し、その役務が提供される場所を表すものにすぎないから、出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合に当たる。したがって、被告標章１について、「にじいろクリニック」の部分を要部として抽出し、原告商標と対比することができるというべきである。

(ｳ) 原告商標と被告標章１の「にじいろクリニック」の部分とは、外観上、少なくとも類似するものと認められる。また、両者は、「ニジイロクリニック」との称呼や「虹の色をイメージした診療所」との観念を生じる点において共通するものと認められる。そして、原告クリニック及び被告クリニックは、いずれも性病専門の医療クリニックであり（前提事実(1)）、その需要者には、他の疾病の患者等と同様に、注意力が高くない者も含まれているものと考えられる。以上の外観、観念、称呼等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、原告商標と被告標章１の要部は、「医業」及び「医療情報の提供」という同一の役務（前提事実(4)）に使用された場合に、取引者、需要者において、その役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあると認められるから、原告商標と被告標章１は、類似するというべきである。

イ被告標章２(ｱ) 被告標章２は、「にじいろクリニック」の文字から成るものである。そして、前提事実(3)及び証拠（甲７）によれば、被告標章２は、被告クリニックの手書きのチラシや掲示物に使用されているものであって、被告がその時々に応じて書体や色を変えて表示していると認められるから、その書体及び色の種類は、特定することができないものといえる。

(ｲ) 原告商標と被告標章２とは、外観上少なくとも類似し、「ニジイロクリニック」との称呼や「虹の色をイメージした診療所」との観念を生じる点において共通するものと認められる。以上の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、原告商標と被告標章２は、「医業」及び「医療情報の提供」という同一の役務（前提事実(4)）に使用された場合に、需要者、取引者において、その役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあると認められるから、原告商標と被告標章２は、類似するというべきである。

ウ被告標章３(ｱ) 被告標章３は、その外観上、白地に、冒頭に「Ｎ」を意匠化した図形とそれに続く「にじいろ」の文字列とを配した上段部分と、「クリニック」の文字列を配した下段部分とから成ると認められる。そして、上段部分冒頭の「Ｎ」を意匠化した図形と、下段部分を含むそれ以外の文字列部分とは、図形様に意匠化されているか否か、欧文字か仮名文字かの違いや、その配置態様等によって、一見して明瞭に区分して認識されるものであるから、これらの二つの部分は、分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分に結合しているものと認められない場合に当たる。また、「にじいろ」及び「クリニック」の各文字列部分は、各文字の大きさ及び書体並びに文字同士の間隔がほぼ同一であるから、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合には該当しない。さらに、「にじいろ」及び「クリニック」の各文字列部分は、医業、医療情報の提供との役務との関係で、当該各部分のみでは出所識別機能が弱く、両者が結合することによって初めて出所識別機能を有することになるといえるから、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合にも該当しない。そうすると、被告標章３の下段部分については、「にじいろクリニック」とのひとまとまりの文字列をもって、出所識別機能を有するものと認めるのが相当である。したがって、被告標章３について、「にじいろクリニック」の部分を要部として抽出し、原告商標と対比することができるというべきである。

(ｲ) 原告商標と被告標章３の要部である「にじいろクリニック」とは、外観上少なくとも類似し、「ニジイロクリニック」との称呼や「虹の色をイメージした診療所」との観念を生じる点において共通するものと認められる。以上の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、原告商標と被告標章３の要部は、「医業」及び「医療情報の提供」という同一の役務（前提事実(4)）に使用された場合に、需要者、取引者において、その役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあると認められるから、原告商標と被告標章３は、類似するというべきである。

エ被告標章４(ｱ) 被告標章４は、その外観上、青地に白抜きで、「Ｎ」を意匠化した図形を配した上段部分と「にじいろ」及び「クリニック」の各文字列を２行に配した下段部分とから成ると認められる。そして、上段部分と下段部分とは、図形様に意匠化されているか否か、欧文字か仮名文字かの違いや、その配置態様等によって、一見して明瞭に区分して認識されるものであるから、これらの二つの部分は、分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分に結合しているものと認められない場合に当たる。また、被告標章３についての説示と同様に、「にじいろ」及び「クリニック」の各文字列部分は、各文字の大きさ及び書体並びに文字同士の間隔がほぼ同一であるから、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合には該当しない。さらに、「にじいろ」及び「クリニック」の各文字列部分は、医業、医療情報の提供との役務との関係で、当該各部分のみでは出所識別機能が弱く、両者が結合することによってはじめて出所識別機能を有することになるといえるから、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合にも該当しない。そうすると、被告標章４の下段部分については、「にじいろクリニック」とのひとまとまりの文字列をもって、出所識別機能を有するものと認めるのが相当である。したがって、被告標章４について、「にじいろクリニック」の部分を要部として抽出し、原告商標と対比することができるというべきである。

(ｲ) 原告商標と被告標章４の要部である「にじいろクリニック」とは、外観上少なくとも類似し、「ニジイロクリニック」との称呼や「虹の色をイメージした診療所」との観念を生じる点において共通するものと認められる。以上の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、原告商標と被告標章４の要部は、「医業」及び「医療情報の提供」という同一の役務（前提事実(4)）に使用された場合に、需要者、取引者において、その役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあると認められるから、原告商標と被告標章４は、類似するというべきである。
(3) 小括以上によれば、被告各標章は、いずれも原告商標と類似すると認められる。

２争点２（被告標章１及び２の商標法２６条１項６号該当性）について被告は、商標法２６条１項６号により本件ウェブサイトのヘッダー部分に用いられている被告標章１に原告商標権の効力が及ばない根拠について、当該標章は被告標章１とその上部に表示されている意匠化した「Ｎ」とを組み合わせたひとまとまりの標章であるところ、「Ｎ」のマークから出所識別標識としての称呼、観念が生じ得るため、原告商標と当該標章とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても異なるものであるから、取引者及び需要者において役務の出所を誤認混同するおそれはない旨を主張する。しかし、本件全証拠によっても、意匠化した「Ｎ」の部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとは認められず、また、「にじいろクリニック」との文字列の上部に意匠化した欧文字を付加したからといって、当然に「にじいろクリニック」との部分が有する出所表示機能が失われることになるとはいえない。また、被告は、被告標章１及び２が、いずれも「ＴｈｅＮにじいろクリニック新橋」の略称として用いられているものであることも、商標法２６条１項６号により原告商標権の効力が及ばない根拠として主張する。しかし、ある商標の略称として用いられているからといって、当然に出所表示機能がないとはいえない。このほかに、被告標章１及び２が、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていないものである根拠について、被告による具体的な主張立証はない。したがって、その余の点について判断するまでもなく、被告の商標法２６条１項６号の適用に係る主張は理由がないというべきである。

３争点３（先使用権の抗弁の成否）について被告は、令和２年１２月２２日から、自己のウェブサイトにおいて、「ＴｈｅＮにじいろクリニック新橋」を開院予定である旨を掲載し、当該商標を世界中の誰もが閲覧可能な状態においていたから、原告が本件出願をした令和３年５月２１日の時点で、「ＴｈｅＮにじいろクリニック新橋」との商標が、被告による性病に関する医業や医療情報の提供などの役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されるに至っていたと主張する。しかし、被告が、「ＴｈｅＮにじいろクリニック新橋」との商標の使用を開始した時期が令和２年１２月２２日であることを認めるに足りる証拠はない。しかも、被告が「ＴｈｅＮにじいろクリニック新橋」との商標の使用を開始したとする日から、原告が本件出願をした令和３年５月２１日まで、約半年間しかない上、被告が被告クリニックを開院したのは同年７月になってからであること（前提事実(1)イ）も考慮すると、原告が本件出願をした時点において、「ＴｈｅＮにじいろクリニック新橋」との商標が、被告による性病に関する医業や医療情報の提供などの役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたとは考え難く、そのような事実を認めるに足りる証拠もない。したがって、その余の点について判断するまでもなく、被告の上記主張は理由がないというべきである。

４争点４－１（商標法４条１項１０号所定の無効理由の有無）について前記３のとおり、原告が本件出願をした時点において、「ＴｈｅＮにじいろクリニック新橋」との商標が、被告による性病に関する医業や医療情報の提供などの役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたと認めることはできないから、その余の点について判断するまでもなく、原告商標について、商標法４条１項１０号所定の無効理由は認められないというべきである。

５争点４－２（商標法４条１項１９号所定の無効理由の有無）について前記３のとおり、原告が本件出願をした時点において、「ＴｈｅＮにじいろクリニック新橋」との商標が、被告による性病に関する医業や医療情報の提供などの役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると認めることはできないから、その余の点について判断するまでもなく、原告商標について、商標法４条１項１９号所定の無効理由は認められないというべきである。

６争点５（権利の濫用の抗弁の成否）について前提事実(1)及び(2)並びに証拠（乙１）によれば、①令和３年１月２３日の時点で、被告肩書地において「にじいろクリニック新橋」と称する性病専門クリニックが同年春に開院予定である旨が記載されたウェブサイトが公開されていたこと、②被告は、同月、原告に対し、原告クリニックを退職する旨の意向を示し、同年６月、原告クリニックを退職して、同年７月、被告肩書地において被告クリニックを開院したこと、③原告は、同年５月２１日、本件出願をし、同年１０月１８日、原告商標権の設定登録を受けたことが認められる。しかし、原告が、本件出願をした時点において、上記①のウェブサイトの存在を認識していたこと並びに被告が医業及び医療情報の提供に当たり被告各標章を使用する予定であることを認識していたことを認めるに足りる証拠はない。かえって、原告は、平成３０年６月、「nijicl.com」、「nijicl.jp」及び「nijicl.net」とのドメイン名を取得したことが認められるところ（甲１０）、これらのセカンドレベルドメインである「nijicl」は、いずれも「にじいろクリニック」の英文表記である「nijiiro clinic」の一部（最初の単語の冒頭４文字と、最後の単語の冒頭２文字）を取り出したものと考えられるから、この事実に照らすと、原告は、その頃から、「にじいろクリニック」との名称を自己又は七海会が運営するクリニック等において使用することを検討していたものと認めるのが相当である。このほか、我が国の商標法では、ある商標を先に使用していたか否かにかかわらず、先に出願した者に登録を認める先願主義が採用されていることも考慮すると、上記②及び③の事実のみをもって、原告の請求が権利の濫用に当たるということはできず、本件全証拠によっても、他に権利の濫用を基礎付ける事実を認めることはできない。したがって、権利の濫用の抗弁は理由がないというべきである。

７争点６（損害の有無及びその額）について(1) 商標法３８条３項により算定される損害額

ア判断基準について商標法３８条３項による損害の額は、原則として、商標権を侵害する役務の売上高を基準とし、そこに、使用に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。そして、使用に対し受けるべき料率は、①登録商標の実際の使用許諾契約における使用料率や、それが明らかでない場合には業界における使用料の相場等も考慮に入れつつ、②当該登録商標自体の価値、③当該登録商標を当該役務に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、④商標権者と侵害者との競業関係や商標権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである。

イ被告クリニックの売上高証拠（乙６）によれば、令和３年１０月から令和４年１２月までの間の被告クリニックの医業収入に係る売上高は、別紙売上高一覧表記載のとおりと認められる。これに対し、令和５年１月から同年８月までの間の被告クリニックの医業収入に係る売上高を直接認めるに足りる証拠はない。もっとも、証拠（乙６）によれば、令和３年１０月から令和４年１２月までの間の被告クリニックの医業収入に係る売上高は、月を追うごとに徐々に増加する傾向にあるといえることを考慮すると、令和５年１月から同年８月までの間の被告クリニックの医業収入に係る売上高は、１か月当たり少なくとも７６４万７４５３円（令和３年１０月から令和４年１２月までの間の被告クリニックの医業収入に係る売上高の平均値）を下らないものと認めるのが相当である。以上によれば、令和３年１０月１８日から令和５年８月１７日までの間の被告クリニックの医業収入に係る売上げは、別紙売上高認定額一覧表のとおり、合計１億７０２９万３９８１円と認められる。

ウ使用に対し受けるべき料率後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告商標の使用に対し受けるべき料率の算定に関連して、以下の指摘をすることができる。

(ｱ) 原告が原告商標権について第三者と使用許諾契約を締結したことを認めるに足りる証拠はない。そして、証拠（甲１７）によれば、我が国における「ロイヤルティ料率」についてのアンケート調査の結果、①原告商標権の指定役務である

第４４類に係る登録商標の使用料率は５．５パーセント（１件）であったこと、②他の指定商品及び指定役務を含む全体の使用料率の平均値は２．６パーセント（２０５件）であったことが認められる。もっとも、当該第４４類に係る登録商標の外観、称呼、観念、指定役務等が具体的にどのようなものであるのかを認めるに足りる証拠はなく、

第４４類に係る登録商標であれば、当然に他の指定商品及び指定役務を含む全体の平均値の２倍を超える使用料率が相当であることを認めるに足りる証拠もない。

(ｲ) 原告商標は、標準文字商標であって、特に意匠性の高いものとはいえない。また、需要者の間における原告商標の具体的な周知度や知名度を認めるに足りる証拠はない。もっとも、虹色は、ＬＧＢＴのイメージカラーとされているから（当事者間に争いがない。）、ＬＧＢＴの患者を対象とするクリニックにおいて原告商標を使用することは、患者獲得に貢献し得ると考えられ、この点において、原告商標は相当程度の価値を有するものと認められる。

(ｳ) そして、前提事実(3)及び後掲の各証拠によれば、被告標章１は被告クリニックのウェブサイトに（甲４の１）、被告標章３は被告クリニックの扉や屋外に設置された看板に（甲４の５、７の２、８）、被告標章４は被告クリニックの受付の壁面（甲４の１、４の５、４の１０）に、それぞれ付されているなど、いずれも顧客に認識されやすい位置及び態様にて掲げられる形で使用されていると認められる。さらに、前記(ｲ)のとおり、虹色は、ＬＧＢＴのイメージカラーとされていることを考慮すると、原告商標に類似する被告各標章を使用することは、ＬＧＢＴの患者を顧客に含む被告クリニックの売上げ及び利益に相当程度貢献するものと認められる。

(ｴ) 原告と被告は、いずれも性病クリニックを運営する医師であり、競業関係にあるところ、前記(ｱ)のとおり、原告がこれまでに原告商標権の使用許諾をした実績があるとは認められず、本件全証拠によっても、原告が被告にその使用を許諾したであろうとの事情は認められない。

(ｵ) 以上の事情を総合考慮すると、商標権侵害をした者に対して事後的に定められる原告商標の使用に対し受けるべき料率については、４パーセントと認めるのが相当である。

エ損害不発生の抗弁について被告は、原告商標には業務上の信用が化体されておらず、顧客吸引力はないから、被告が被告各標章を使用したことによって原告に損害が発生していないと主張する。そこで検討すると、登録商標に類似する標章を第三者がその提供する役務につき商標として使用した場合であっても、当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが第三者が提供する役務の売上げに全く寄与していないことが明らかなときは、得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じていないというべきである（最高裁平成６年（オ）第１１０２号同９年３月１１日第三小法廷判決・民集５１巻３号１０５５頁参照）。これを本件についてみると、原告ないし七海会は、原告商標を原告クリニックの名称そのものとしては使用していないものの、ウェブサイトにおいて、男性間性交渉者向けの外来診療を「にじいろクリニック外来」と広告宣伝しており（前提事実(1)、甲２の２）、虹色はＬＧＢＴのイメージカラーであり、多様性や共存のシンボルであることからすると、原告商標に顧客吸引力が全くないということはできない。このほか、原告クリニック新橋院は、被告クリニックから徒歩３分程度の場所に所在する上、原告クリニック新宿院についても、被告クリニックと同様に山手線沿線に所在し、いずれも商圏が一定程度重なり合っていることを考慮すると、原告商標に顧客吸引力が全くなく、原告商標と類似する被告各標章を使用することが、被告の提供する役務の売上げに全く寄与していないことが明らかであると認めることはできない。したがって、被告の損害不発生の抗弁は理由がないというべきである。

オまとめ前記イ及びウによれば、商標法３８条３項により算定される原告の損害額は、６８１万１７５９円となる。
(2) 商標法３８条５項により算定される損害額前記１において説示したとおり、少なくとも、被告標章２は、原告商標の書体のみに変更を加えた同一の文字から成るものであるから、原告商標と被告標章２とは社会通念上同一のものというべきであり、被告による原告商標権の侵害行為は、原告商標権に係る指定役務について被告標章２を使用したことを含むものである。したがって、原告は、被告による原告商標権の侵害行為について、商標法３８条５項に基づき、原告商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を、原告が受けた損害の額とすることができる。そして、関係法令の定めに照らせば、原告商標権の取得に通常要する費用は１万２０００円（商標法７６条２項、特許法等関係手数料令４条２項の一）と、維持に通常要する費用は３万２９００円（商標法４０条１項、商標法施行令４条１項）と認められる。そうすると、商標法３８条５項により算定される原告の損害額は、合計４万４９００円となる。
(3) 弁護士費用相当額被告による原告商標権の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用に係る損害額は７０万円と認められる。
(4) 小括以上によれば、被告の不法行為により原告に生じた損害額は、７５５万６６５９円となる。なお、被告による原告商標権の侵害行為は継続的不法行為に当たるところ、原告が損害賠償請求の基礎とする不法行為がされている期間の末日である令和５年８月１７日時点において、被告による原告商標権の侵害行為はいまだ継続中であったから、当該期間における不法行為によって原告に生じた損害に係る遅延損害金の起算日については、同日とするのが相当である。

８争点７（商標法３６条１項及び２項に基づく差止め及び廃棄の必要性）について前提事実(3)及び(4)並びに前記１ないし６のとおり、被告による被告各標章の使用行為は、原告商標権を侵害するものと認められる。そして、被告は、本件訴訟において、前記第２の４の各（被告の主張）のとおり、原告商標と被告各標章との同一性、原告商標権の有効性などを争っていることに加え、原告との間で、令和４年１２月３１日までに、原告商標と同一又は類似する標章が付されたインターネット上のコンテンツ、看板、ビラ、備品その他一切から当該標章を削除又は撤去し、原告商標と同一又は類似する標章を使用しない旨の本件合意をしたにもかかわらず（前提事実(5)）、被告各標章を使用し続けていることを考慮すると、被告に対し、被告各標章の使用の差止め並びに被告各標章を付したチラシ、掲示物及び看板等の広告の廃棄を命じる必要性が認められる。

９争点８（謝罪広告の必要性）について前提事実(3)及び(4)並びに前記１ないし６のとおり、被告による被告各標章の使用行為は、原告商標権を侵害するものと認められるものの、本件全証拠によっても、被告に対し謝罪広告を掲載する方法による信用回復措置を命じなければならないほどに、原告の業務上の信用が害されたとまでは認めることができない。したがって、その余の点について判断するまでもなく、原告の謝罪広告の掲載を求める請求は理由がない。

10 小括(1) 損害賠償請求について商標法３９条が準用する特許法１０３条によれば、原告商標権を侵害した被告には、その侵害の行為について過失があったものと推定されるから、不法行為に基づく損害賠償請求は、前記１ないし７のとおり、主文第１項の限度で理由がある。
(2) 被告各標章の使用の差止め並びに広告に係るチラシ、掲示物及び看板等の廃棄請求について

ア商標法３６条１項及び２項に基づく請求について前提事実(5)並びに前記１ないし６及び８のとおり、商標法３６条１項及び２項に基づく請求は理由がある。

イ本件合意に基づく請求について前記１のとおり、被告各標章は、いずれも原告商標と類似すると認められる。そして、前提事実(5)のとおり、被告は、本件合意により、①令和４年１２月３１日までに、原告商標と同一又は類似する標章が付されたインターネット上のコンテンツ、看板、ビラ、備品その他一切から当該標章を削除又は撤去する、②今後、原告商標と同一又は類似する標章を使用しないとの義務を負っているから、本件合意に基づく請求は理由がある。
(3) 謝罪広告の掲載請求について前記９のとおり、理由がない。