特許権（窒素系永久磁石）

当裁判所は，１審原告の本訴請求は，次に認定する限度で理由があると判断する。その理由は，次のとおり付加，変更するほかは，原判決の「第４当裁判所の判断」を引用する。

１特許法３５条３項の「相当の対価」の算定方法について(1) 従業者等は，契約，勤務規則その他の定めにより，職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させたときに，「相当の対価」の支払を受ける権利を取得する（特許法３５条３項）。ただし，その「相当の対価」の算定方法，算定基準時，支払時期等については，特許を受ける権利が，将来特許を受けることができるか否かも不確実な権利であり，その発明により使用者等が将来得ることができる利益もその承継時に算定することが極めて困難であることからすると，契約，勤務規則その他の定めにより，将来，当該特許が登録されたとき，第三者に実施許諾をしたとき，実施料収入を得たとき，若しくは，その独占的実施による利益を得たときなどに，その実績をみて，その都度，適正な対価を支払う旨を定めることは，合理性のあることというべきである。被告規程によれば，１審被告は，従業員に対し，職務発明の特許を受ける権利の承継時に定額の報奨金を支払うほか，１審被告が特許発明を実施し，その実施成績が顕著である場合，若しくは，第三者に特許発明の実施を許諾し，実施料収入を得た場合に，実績報奨を支払うこと，及び，実績報奨は１年単位で前年の４月１日から当年の３月３１日までの１年間の実績に基づき毎年１０月に支払うものとされている（乙１の１ないし４）。これによれば，上記「相当の対価」の算定は，上記定額の報奨金を除けば，特許を受ける権利等の承継の時期ではなく，毎年の実績報奨の支払時期に，当該特許の前年度の実績を評価した上でなされるべきことになる。被告規程におけるこのような実績報奨の定めは，「その実施成績が顕著である場合」の趣旨その他具体的な実績報奨の金額の定めについては，特許法３５条の趣旨に照らして解釈することを要するものではあるものの，実績をみながら支払うとの基本的な考え方，及び，その考え方に基づく報奨金の支払時期等の定めが，上記法条の趣旨に何ら反するものではなく，これらの定めが同法条の下でも有効であることは，明らかというべきである。

本件においては，「相当の対価」は，被告規程に照らし，１審被告が特許発明を実施し，その実施成績が顕著である場合，若しくは，第三者に特許発明の実施権を許諾し，実施料収入を得た場合に，これらの実績を前提として，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」及び「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を考慮して定めるべきである。

このような算定方法が定められている場合，従業者等がある時点において「相当の対価」の算定根拠として主張し得る，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」は，使用者等が既に受領した実施料を基にした額であると解すべきである（特許発明の独占的実施等による利益についても同様である。）。

特許法３５条３項の「相当の対価」は，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」と「その発明がなされるについて使用者等が貢献した程度」とを考慮して算定すべきである（同条４項）。しかし，「使用者等が受けるべき利益の額」が上記のとおりのものである場合には，「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」（同条４項）のみならず，使用者等が利益を受けたことに貢献した事情，職務発明に伴い従業員発明者が受けた人事上の特別の処遇，その他当該職務発明に関連する一切の事情を，いわば，「使用者等が受けるべき利益の額」を得るのに「使用者等が貢献した程度」として，考慮して算定すべきである。すなわち，上記のような場合には，使用者等が支出した特許発明の研究開発費等，文字どおり，「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を考慮すべきであることは当然であるものの，これ以外にも，特許発明の出願・維持費用，実施料収入を得るために要したライセンス契約締結費用（この費用は，本来，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を算定する際に，使用者等が得た実施料の額から差し引くべきものであると考えることも可能である。しかし，その費用の具体的金額の立証が困難である場合には，上記の意味での「使用者等が貢献した程度」の一つの事情に含めて判断することも許容され得るものというべきである（民訴法２４８条参照）），その他，諸般の事情を考慮して算定すべきである。なお，特許発明を事業化するための費用は，原則として，使用者等が当該特許発明を独占的に実施した事業により得た利益を算定する際に，事業収入から差し引くべき経費であり，実施料収入に関する経費として算定すべきものではない。ただし，特許法３５条が，使用者等と従業者等との利害を調整する規定であることからすれば，使用者等が特許発明を事業として実施したことにより，多額の利益を得たのか，若しくは，多額の損失が生じているのか等の事情は，実施料収入について，使用者等が貢献した程度を算定する諸般の事情の一つとして考慮することができる，と解すべきである。

(2) １審被告は，特許法３５条３項の「相当の対価」は，割引キャッシュフロー法（正味現在価値法，NPV法）を修正した方法により算定すべきである，と主張する。

割引キャッシュフロー法は，特許権若しくは特許を受ける権利等の知的財産権の承継時において，使用者等が当該権利により，将来「受けるべき利益」を予測して推計し，投資リスクを正当に反映した割引率を用いて，これを現在価値に換算する方法である。この方法は，特許権又は特許を受ける権利等の知的財産権を売買する際の当該特許権若しくは特許を受ける権利等の知的財産権の評価の手法としては優れたものということができ，現にそのように用いられているものである（乙２３～２５，３２，３３）。

しかし，職務発明に係る特許を受ける権利の対価については，本件の被告規程におけるように，将来における当該発明の独占的実施の状況及びライセンス契約による実施料収入の実際の状況をみて，その具体的な実績に応じて対価を算定するとの方法を定めている場合は，その算定方法によるべきであることは前記のとおりである。そして，このような算定方法が定められた場合には，１審被告が主張するような割引キャッシュフロー法を修正した算定方法を採る必要がないこと，むしろ，このような方法を採ることは許されないことが明らかである。すなわち，１審被告が主張する方法は，本件におけるように，実際に確定した実施料収入が既に発生し，これに基づき「相当の対価」を算定することが可能であるときにも，この算定をせずに，これらの確定収入を将来発生するかどうか不確実な実施料収入と同視して，所定の割引率を乗じて算定し，権利承継時の時価額に割り戻すという方法であり，既に確定的に発生した実施料収入を将来発生するかどうか不確定な収入とみなすとの点において不合理なものである。また，被告規程におけるように，職務発明に係る特許を受ける権利の承継の対価を，前年度に発生した実施料収入等を基にして，各年度に実績報奨金を支払うとの定めがある場合において，その定めの存在を合理的理由もなく無視するものである。１審被告の主張する方法は，特許を受ける権利等の承継時点において，将来，特許権として登録されるのかどうか，若しくは，将来，実施料収入等が発生するかどうかが不確定な段階で，当該権利の価値を算定する場合に採用し得る方法であるにすぎず，本件においては，採用する余地のないものというほかはない。

２本件各発明の承継の「相当の対価」について(1) 「使用者等が受けるべき利益の額」について(ｱ) １審被告は，住友金属鉱山，日亜化学工業及び東芝との間で，本件各特許について本件各ライセンス契約を締結し，実施料として，一時金合計１億１５００万円及び平成１０年９月から平成１４年５月までのランニングロイヤルティ８２４万８６３７円の合計１億２３２４万８６３７円の支払を受け，また，１審原告に対し，平成１３年１０月までの間に，実績報奨金として１０３万７０００円を支払った（原判決書３頁～４頁）。

１審被告は，その後，平成１４年６月以降平成１５年１１月までの間に，住友金属鉱山及び日亜化学工業から，本件各発明のランニングロイヤルティとして合計１４６２万４７５０円の支払を受け（甲１５５，１５６），１審原告に対し，平成１５年１０月に１０万円の実績報奨金を支払った（弁論の全趣旨）。

以上のとおり，１審被告が本件各発明の実施料として第三者から受領した金額，すなわち，１審被告が本件各発明により受けた利益の額は，合計１億３７８７万３３８７円である。また，１審被告が１審原告に対し，これまでに支払った実績報奨金は，合計１１３万７０００円である。

(ｲ) １審原告は，住友金属鉱山及び日亜化学との各ライセンス契約においては，最恵国待遇条項があることからすれば，東芝に対する本件各特許の実施許諾の対価（１０００万円）が不当に低い額である，１審被告が東芝から受け取るべき一時金の額は少なくとも６０００万円であり，５０００万円を「使用者等が受けるべき利益の額」に追加的に算入すべきである（それが無理でも，１審被告の取締役は，その重過失によって東芝に対し５０００万円の免責を与えたから，１審被告に対して同額の賠償義務を負っており，この額も「使用者等が受けるべき利益の額」に算入すべきである。）などと主張する。

しかし，特許法３５条３項が規定する「相当の対価」を，その発明により使用者等が現実に利益を受けたときに，その実績に応じてこれを評価するとの算定方法が，合理的な算定方法の一つであることは上記のとおりであり，本件についてもこの方法により算定することが被告規程により定められている以上，この算定方法により，本件各発明の承継の「相当の対価」を算定すべきである。東芝との実施料についてのみ，これと異なる考え方を採るべき理由はないというべきである。

１審被告は，営利企業であり，また，住友金属鉱山及び日亜化学との各ライセンス契約においては，最恵国待遇条項があることからすれば，東芝との間で，何ら合理的理由もなく，他社と比べ極端に低い実施料をその内容とするライセンス契約を締結することは，そもそも考えにくいことである。使用者等は，職務発明に係る特許を受ける権利等を承継した後は，これを自らの権利としてさまざまなリスクを考慮しながら，事業全体を見渡した総合的な判断に立って，その裁量的な判断に基づいて利益を追求していくことが許容されているのである。１審被告の取締役がその重過失によって東芝に対し５０００万円の免責を与えていたことを認めるに足りる証拠もない。１審原告の上記主張は採用することができない。

(ｳ) １審原告は，本件では，１審被告の自己実施による「使用者等が受けるべき利益の額」は，「使用者等の売上高×実施料相当額」により算出されるべきである，と主張し，その理由として，特許権者は，特許権者にロイヤルティを支払う第三者との関係では，当該実施料の分だけ製造原価の面で第三者より優越的な地位を築くことになる，と主張する。

しかし，１審被告は，本件特許発明を独占的に実施しているのではなく，上記のとおり，第三者に本件各発明を実施許諾し，その実施料収入を得ているものである。使用者等は，従業者等が職務発明について特許を受けたときには，その特許権を承継しなくとも，これについて法定の通常実施権を有するのであるから（特許法３５条１項），従業者等が支払を受けるべき相当の対価の算定において考慮に入れるべき，使用者等が職務発明の実施により受けた利益があるとすれば，それは，法定の通常実施権以上のものにより受けた利益でなければならないはずである。本件においては，１審被告がこのような利益を受けたことを認めるに足りる証拠はない。法定の通常実施権者は，もともと当該特許を実施するに当たって，特許権者にロイヤルティを支払って実施する第三者と比較して，当該実施料の分だけ製造原価の面で優越的地位を有するものであるから，１審原告の上記主張は，理由がないものであることが明らかである（なお，１審被告におけるサマリウム－鉄－窒素（Sm－Fe－N）磁石の事業としての売上げは，年間数百万円であり，材料費がその売上げを上回ることも多く，それ以外の変動費や固定費を控除すると，年間数千万円の損失を計上し，サマリウム－鉄－窒素（Sm－Fe－N）磁石についていまだ利益を上げるには至っていない状況である（甲２１，２２，乙１１）。このように，１審被告が本件各発明を事業として実施したことにより，多大の損失が生じていることからすれば，１審被告が事業として本件各発明を実施したことにより受けた利益はそもそもない，といわざるを得ない。）。

(ｴ) １審被告は，特許法３５条３項の「相当の対価」について，（特許権の価値－法定通常実施権の価値）×発明者の貢献度割合であり，この場合，特許権の価値は，（発明に基づく事業の全受取収入－同全支出費用）×特許権の寄与割合として算定される，と主張する。１審被告のこの主張の意味するところは，１審被告の本件各発明を実施した事業により生じた損失と実施料収入とを合算して「その発明により使用者等が受けるべき利益」を算定すべきである，との点にある。

しかし，特許権者が第三者に実施許諾して実施料収入を得ることは，特許発明の実施権を独占し得る地位にある特許権者であるからこそなし得ることである。そのような方法で得た実施料収入を，特許権者である「使用者等が受けるべき利益の額」とみて，「相当の対価」を算定することは，合理的な判断手法であるということができる。すなわち，使用者等は，もともと，職務発明について法定の通常実施権を有し，職務発明に係る特許発明を自由に実施することができるのであるから，職務発明に係る特許を受ける権利を承継した場合と，そうでない場合との差異は，特許発明の実施権を独占し得る地位を有するかどうかであり，第三者に対し当該特許権を実施許諾し，実施料を得ることはその一つの現れである。そして，本件各発明を実施すること自体は，特許を受ける権利を承継しない使用者等も，その法定の通常実施権により，できることであるから，その事業により利益が上がることも，損失が生じることも，特許権を承継しても，承継しなくとも生じ得る問題である。また，特許権を承継した使用者等は，特許発明を事業として実施する義務を負うわけではなく，その経営判断によっては，ライセンス契約を締結するだけにとどめることも可能である。したがって，使用者等が，第三者とライセンス契約を締結し，自らも事業として実施している場合において，事業により生じた利益ないし損失を考慮せずに，使用者等がライセンス契約により得た実施料収入のみを，「その発明により使用者等が受けるべき利益」とみて，同条項の「相当の対価」を算定することは合理的な判断手法である，というべきである。１審被告の上記主張は採用することができない。

(ｵ) １審被告は，本件各発明の実施料収入から，本件各特許の出願・維持費用，本件各ライセンス契約締結費用，本件各発明のための研究活動費，本件各特許以外の特許の出願・維持費用，ライセンス契約が締結されるまでの発明実用化費用，本件各発明の被告における事業化費用，旭化成工業へのライセンス料支払の各費用を差し引くべきである，と主張する。

確かに，本件各ライセンス契約締結費用については，これを本件各発明の実施料収入から差し引くべき費用として考慮することも可能である。しかし，１審被告が主張するその余の費用は，いずれも本件各発明の実施料収入から差し引くべき費用とみるべきものではない。すなわち，本件各特許以外の特許の出願・維持費用は，本件各特許についての費用と考える余地はないものであり，その余の各費用は，いずれも前述した「使用者等が貢献した程度」を判断する際の要素ないし事情として考慮すれば足りるものである。また，本件各ライセンス契約締結費用については，本件全証拠によっても，その具体的な金額を認めるに足りる証拠はない。

そうである以上，これを「使用者等が貢献した程度」を判断する際の一つの要素として考慮することも許容される方法であることは前記のとおりである（民訴法２４８条）。

(2) 「使用者等が貢献した程度」について(ｱ) １審原告の職務内容，本件各発明がなされた経緯，本件各発明を権利化するに至る経緯，本件各発明の事業化の経緯，本件各ライセンス契約締結の経緯及び原告に対する給与等の支払状況等の諸事情については，次のとおり付加訂正するほかは，原判決の「２争点（2）について」（原判決書１６頁下から５行～２６頁９行）に認定されているとおりである。

(a) １審原告は，原判決が，「原告は，・・・昭和５６年９月２１日以降第五研究室に在籍していた間は，希土類磁石の研究に従事していた。」（原判決書１７頁３段）と認定したことは誤りである，１審原告は，昭和５８年１０月２５日までは希土類磁石の研究をしたことがなく，同月２６日に至って，初めてそのプロジェクトに参加することになった，と主張する。

確かに，１審原告は，昭和５６年１０月から昭和５８年１０月２５日までは，フェライト磁石の研究をしていたものであり，希土類磁石の研究を開始したのは，昭和５８年１０月２６日からである。１審原告は，それから本件各発明の特許出願に至った昭和５８年１２月１９日までの，比較的短い期間で本件各発明に至ったことが認められる（甲４０，１５４）。

(b) １審原告は，本件各発明を着想したのは，昭和５８年６月に，住友特殊金属の磁石開発の新聞記事を読んだときである，と主張する。しかし，１審原告が本件各発明を着想した時期は，もともと，事柄の性質上，外部から客観的に把握することの困難な事実である。のみならず，１審原告自身の記憶も，この点については変遷しているところである（甲１５４参照）。また，原判決も，１審原告が本件各発明について実験をし，本件各発明を完成させたのは，昭和５８年１１月ころであること，及び，本件各発明が１審原告自身の着想に係るものであることを認定しているのであるから，原判決が認定した実験の時期及び本件各発明完成の時期の認定に誤りはないのである。そうである以上，仮に，１審原告が本件各発明を着想したのが，昭和５８年１１月より前であるとしても，この事実は「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」に大きな影響を与えることはない，というべきである。

(c) １審原告は，当初の特許出願の経緯，本件特許１の審査請求と補正，本件特許２及び３の出願，本件特許２に関する審判官との面接について，種々主張し，原判決が，「特許が維持された本件特許２及び同３の最終的な明細書の内容は，原告が作成した当初明細書の実施例２ないし４を削除するなどの大幅な訂正がされたものである。」（原判決書２３頁３段）と認定した部分は誤りである，と主張する。

しかし，本件各発明の特許出願における，当初明細書の作成，補正書の作成，異議手続における面接及び意見書等の作成は，発明者である１審原告と，１審被告の特許担当者との協議と相互の協力によりなされたものであり，その作業において，発明者である１審原告も，１審被告の特許担当者もそれぞれの役割を果たし，その結果，本件各特許が特許査定されるに至ったものであることについては，原判決の認定事実によっても，１審原告の主張事実を前提としても，変わりはない。そのようなとき，結果的に，明細書の記載として最終的に残ったものが，いずれが起案したものかどうかということを，「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」に大きな影響を与える事情とすることはできないというべきである。

したがって，原判決が，「特許が維持された本件特許２及び同３の最終的な明細書の内容は，原告が作成した当初明細書の実施例２ないし４を削除するなどの大幅な訂正がされたものである。」（原判決書２３頁３段）と認定した部分は，もともと認定する必要のない事実であったというべきであるから，この部分を除いて，原判決の本件各特許の出願から登録までの経緯に関する認定事実（原判決書２１頁１１行～２３頁下から６行）を援用することとする。

(d) 原審において，１審原告は，本件各特許の出願・維持費用を６００万円，本件各ライセンス契約締結費用を１２３３万２０００円と主張し，１審被告がこれを援用したため，原判決は，これらの額を上記各費用として認定した。しかし，１審原告は，当審において，上記主張をいずれも撤回した。

１審被告が，本件各特許の出願・維持費用及び本件各ライセンス契約締結費用を負担したこと，及び，その金額が通常支出される範囲のものであることまでは弁論の全趣旨により認められるものの，本件全証拠によってもその具体的な金額までは認定することができない。したがって，原判決の上記認定部分については，具体的な金額の認定部分を除いたその余の認定部分を援用することとする（１審原告の上記主張の撤回は，主要事実についての自白の撤回ということはできないものの，訴訟上の信義則に反する，との見方もあり得るところである。しかし，本件における前述した意味での「使用者等が貢献した程度」については，本件各特許の出願・維持費用及び本件各ライセンス契約締結費用を１審被告が負担したとの事実が認定できれば十分であるので，原審及び当審における上記経過は「使用者等が貢献した程度」の認定における弁論の全趣旨として考慮するにとどめることにする。）。

(ｲ) 原判決の「２争点（2）について」（原判決書１６頁下から５行～２６頁９行）についての上記認定事実（上記のとおり，一部を訂正ないし削除したもの）の下では，「使用者等が貢献した程度」を９０％とした原審の認定判断は，次に述べる諸事情に照らし，是認することができる。

①　１審原告が，昭和４５年４月の入社以降本件各発明に至るまでの間，磁性材料の研究に従事し，特に昭和５８年１０月２６日以降，第五研究室に在籍していた間は希土類磁石の研究に従事していたこと，
②　本件各発明当時，１審原告が参加した被告研究所のプロジェクトにおいて，新磁石探索が研究テーマの一つとされ，新規磁性材料の開発・発明をすることが期待されており，１審原告はその中で本件各発明を行ったこと，
③　本件各発明は，１審原告独自の着想，とりわけ希土類－鉄（R－Fe）化合物に窒素（N）を侵入させることにより，磁性材料としての新しい可能性を示したものであり，この１審原告の着想が，当時としては全く新しいものであり，新たな永久磁石材料としての，希土類－鉄－窒素（R－Fe－N）系磁石を提供するという意義を有するものであること，
④　１審原告が本件各発明の着想に至った基礎の一つに，被告研究所において行った鉄－クロム－コバルト（Fe－Cr－Co）磁石に関する研究において，窒素（N）が吸収されたことが挙げられるものの，本件各発明の着想に１審被告の他の研究員は直接関与していないこと，
⑤　本件各発明の実験等は，１審被告の測定装置等を利用して行われたこと，
⑥　本件各発明は，希土類－鉄－窒素（R－Fe－N）系磁石を包括的に含む基本的な発明ではあるものの，本件各発明を実用化するために必要な希土類はサマリウム（Sm）であり，１審原告は発明の時点でこの事実を見出していなかったこと，
⑦　１審原告は，１審被告に入社して以来，一貫して，磁性材料研究に従事してきたのであり，このような１審被告における研究生活を通じ，磁性材料の研究者としての専門的な知見，洞察力，及び着想力を磨いてきたこと，及び，磁石材料に関するこれらの知識と経験は，希土類磁石についても十分に応用し得るはずのものであることからすれば，本件各発明が１審原告自身の着想に係るものであり，１審被告がその着想について直接的な寄与をしていないとしても，そのことだけに焦点を当て，本件各発明がされたことに対する１審被告の貢献の程度をわずかなものであるとすることは相当ではないこと，
⑧　本件各発明が権利化されるに至るには，１審原告が，発明者として，明細書の作成，補正書の作成その他により特許権の登録に至るまで１審被告に対し協力をしたものの，１審被告の特許部門の担当者や委任した外部の弁理士も，意見書，補正書及び特許異議申立てに対する答弁書等を作成し提出すること等の労力を費やし，１審被告においても，出願費用や権利維持管理等の費用相当額を負担したこと，
⑨　本件各ライセンス契約の締結のための交渉は，専ら１審被告の特許ライセンス部門の担当者により行われ，本件各ライセンス契約の締結及び実施許諾の対価の決定に当たっては，１審被告において窒素磁石の実用化を計画し，そのために多額の開発費を支出していたこと等も考慮されたものであること，
⑩　１審被告は，現在までのところ，本件各発明の自社における実施により，いまだ利益を上げるに至っておらず，むしろ，多大の損失を被っており，本件各特許のライセンスを受けている２社が１審被告に支払うランニングロイヤルティの金額も，前記の程度の金額であり，本件各特許の存続期間満了日に至っても，窒素磁石の売上げは，業界全体としても，大きな金額のものとなっているとはいい難いこと，
⑪　１審被告は，住友金属鉱山との本件ライセンス契約(1)が締結された後，１審原告を本件各発明の発明者として社内人事上も評価して職群制度上の昇級をさせ，その結果，１審原告について，このような職群制度上の昇級をせず，人事査定についても１審被告社内の平均値で評価したと仮定した場合の給与等と，実際に１審原告に対して支給された金額とを比較すると，その差額が合計３５８万９０００円になること(ｳ) １審原告は，「使用者等が貢献した程度」に関して，種々反論する。しかし，１審原告の反論は，いずれも採用することができない。

(a) １審原告は，たとい，本件各発明時，被告研究所のプロジェクトにおいて，新磁石探索が研究テーマの一つとされていたとしても，「新磁石」そのものが極めて抽象的なスローガンにすぎず，そもそもその「新磁石」の中には，窒素磁石は想定もされていないかったのであるから，新磁石探索が研究テーマの一つとされていたことを１審被告の貢献として考慮するのは誤りである，と主張する。

確かに，１審原告自身の着想により本件各発明に至ったことは，上記認定のとおりであり，上記事情を使用者が貢献した程度を認定するに際して考慮すべき重要な事実であるとまでいうことはできないであろう。しかし，「新磁石探索」を研究テーマとしたことが，本件各発明を生む契機となったということも否定することができない事実である。上記事情を，本件各発明が生み出される契機となったという程度において，考慮に入れることに誤りはないというべきである。

(b) １審原告は，本件各発明の実験に要した費用は，極めて安価であり，１０万円を超えることはあり得ないから，このような実験を行った事実を，重要視すべきではない，と主張する。しかし，仮に，１審原告主張のとおりであったとしても，当裁判所も（原判決も），実験に要した費用について具体的に触れているわけでもなく，多大の費用を要した，と認定しているわけでもない。したがって，「使用者等が貢献した程度」に係る事情として，１審被告の測定装置を利用して本件各発明の実験等を行ったことを考慮することを誤りであるということはできない。

(c) １審原告は，１審被告が，東芝との本件ライセンス契約(3)において，本来，同社から６０００万円の一時金を取得すべきところ，これを１０００万円まで減額し，５０００万円分とランニングロイヤルティ相当分を免責してしまったことは，１審被告の経営判断上の重大な過失であり，「使用者等が貢献した程度」が極めて低いことを象徴するものである，と主張する。

しかし，営利企業である１審被告が，東芝から，６０００万円の一時金をその内容とするライセンス契約を締結することができるのに，１０００万円の一時金をその内容とするライセンス契約を締結した，とする１審原告主張事実は，前記のとおり，通常，考えにくいことであり，また，このような事実を認めるに足りる証拠はない。ライセンス契約における一時金の額は，実施許諾を受ける会社が，当該特許の実施権を必要とする事情，その実施予定規模，特許権の残存期間等により異なってくるのであり，このような事情を考慮しないまま，他のライセンス契約における一時金の額のみを同列に論じることは不合理である。

(d) １審原告は，本件各発明のパイオニア性を強調する。確かに，本件各発明は，窒素が磁気特性を劣化させる不純物としていた当時の技術常識とかけ離れた独創的な発明であり，平成２年にＣ教授が学会で発表したことを契機として，学会でも産業界でも注目されたものであり，その後の旭化成の改良発明を誘発したものである，ということができる（甲６ないし８）。しかし，当裁判所も，この点は上記③のとおり，「本件各発明は，１審原告独自の着想，とりわけ希土類－鉄（R－Fe）化合物に窒素（N）を侵入させることにより，磁性材料としての新しい可能性を示したものであり，この１審原告の着想が，当時としては全く新しいものであり，新たな永久磁石材料としての，希土類－鉄－窒素（R－Fe－N）系磁石を提供するという意義を有するものである」と認定判断しているところである。

(e)１審被告は，窒素磁石の重要性に気付かずその評価を誤ったため，本件各特許の当初出願がなされた昭和５９年１２月１９日の２か月後の昭和５９年２月２１日に，１審原告を分析部門に異動させ，窒素磁石のその後の研究を中止させた，１審原告が，窒素磁石の研究を再開したのは，平成２年１月からである，そのため，１審被告は，窒素磁石の実用化が，住友金属鉱山などよりも遅れ，その売上げも伸びていない，と主張する。

しかし，特許発明を事業として実施した場合に，利益が上がるのか，損失が生じるのかについては，全体的な経済情勢，商品に対する需要と供給との関係，当該企業の他社と比較した場合の技術力その他の様々な要因が関係することは顕著な事実である。したがって，１審被告が１審原告を異動させ，窒素磁石の研究を中止させたとしても，そのことが，１審被告の窒素磁石の事業が振るわなかった原因である，と判断することは困難である。

(f) １審被告が，本件各発明を事業として実施したものの，その売上げは伸びず，毎年数千万円の損失を計上していることは前記のとおりである。１審原告は，１審被告が窒素磁石事業において利益を上げていないことは，過剰設備と技術力の不足という１審被告自身の問題であり，「使用者等が貢献した程度」として考慮すべき事項ではない，と主張する。しかし，本件各特許のライセンスを受けている２社が１審被告に支払うランニングロイヤルティの金額も前記の程度であり，本件各特許の存続期間満了日に至っても，窒素磁石の売上げは，業界全体としても，大きな金額のものとなっているとはいい難い。そのような事情も考慮すれば，１審被告が窒素磁石において利益を上げていないことの原因を１審原告が指摘するもののみに断定することができないことは，明らかというべきである。

(g) １審原告は，「⑩１審被告は，現在までのところ，本件各発明の自社における実施により，いまだ利益を上げるに至っておらず，むしろ，多大の損失を被っている」との事実は「使用者等が貢献した程度」として考慮すべきではない，とも主張する。

しかし，特許法３５条３項の「相当の対価」の算定において，特許を受ける権利の承継後に使用者が現実に得た実施料収入等の利益をもって，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を算定するとの方法を採用する場合には，「使用者等が貢献した程度」を考慮に入れるべきであり，この「使用者が貢献した程度」には，文字どおりの「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」，すなわち，その発明がされるについて使用者等が貢献した事情のほか，使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献した事情，及び，その発明後に従業者が得た人事上の昇進，昇級等の利益，その他特許発明に関係する一切の事情を含めて考慮すべきである。そして，１審被告が自社実施により利益を上げていないこと，すなわち，本件各発明を実施したことにより，大きな損失を抱えていることは，前記のとおり，これを１審被告が本件各特許から得た実施料収入に要した費用と解することはできないものである。しかし，使用者等が発明の実施により利益を受けている場合と損失を被っている場合とでは，使用者側の事情に大きな差異があることは事実であるから，特許法３５条４項が使用者等と従業者等との利害関係を調整する規定であることからすれば，このような事情を「使用者等が貢献した程度」に関する事情の一つとして考慮することは，可能というべきである。

(h) １審原告は，原判決が，住友金属鉱山との本件ライセンス契約(1)の締結後に昇級したことを，使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献した事情と評価したことについて，昇級については，１審原告の能力が正当に評価されただけのことである，と主張する。しかし，１審原告が昇級したのは，本件ライセンス契約(1)の締結後であり，本件各特許により，１審被告が実施料を取得したことを契機としたものであることは明らかであり，１審原告の上記主張は採用することができない。

(i) １審原告は，１審被告が，平成１０年７月２８日に，本件各特許取得を報道機関に発表する際に，１審原告にその内容を通知しておらず，特許ライセンス契約締結の事実も１審原告に伝えていなかったことによって，発明者感情を害された，と主張する。

しかし，１審被告は，１審原告から本件各特許の特許を受ける権利を取得したのであるから，本件各特許取得を報道機関に発表する際に，１審原告にその内容を通知する法的義務を負うわけではなく，また，特許ライセンス契約締結の事実を１審原告に伝えるべき法的義務を負うわけでもない。これらのことは，いずれにしても，「使用者等が貢献した程度」とは無関係の事実というべきである。

(ｴ) １審被告は，原判決が，具体的な算定根拠を示さずに，「使用者等が貢献した程度」を９０パーセントと認定したとして，米国の一般民間企業における発明報奨水準及び欧州の調停事案に現れた発明者に対する報奨実績から判断しても，本件における「使用者等が貢献した程度」は，９５パーセントを下ることはないというべきである，と主張する。

しかし，１審被告も，何ら具体的な算定根拠を示しているわけではない。本件に現れた様々な事情を考慮すれば，本件における「使用者等が貢献した程度」は，前記のとおり解すべきであり，原判決の判断を変更すべき根拠を見いだすことはできない。

(3) 給与差額について１審被告は，原判決が認定した，１審原告が昇級しなかった場合の給与と，実際の給与の差額である３５８万９０００円は，１審被告が１審原告に支払った報奨金に加えて計算すべきである，と主張する。

しかし，労働の対価である給与と発明の報奨金とは異なるものであり，給与の差額を発明の報奨金に加えるべき理由はない。１審被告の主張は失当である。

３結論本件各発明により「使用者等が受けるべき利益の額」は，原判決が認定した平成１０年９月から平成１４年５月までの１億２３２４万８６３７円に，平成１４年６月以降平成１５年１１月までの間に支払われたランニングロイヤルティ合計１４６２万４７５０円を加えた合計１億３７８７万３３８７円である。これに使用者が貢献した程度９０％を差し引いた１０％を乗じると，１３７８万７０００円（１０００円未満四捨五入）となる。

本件各発明について支払われた平成１３年１０月までの実績報奨金は，原判決が認定した１０３万７０００円であり，その後，本件口頭弁論終結時までに，平成１５年１０月に１０万円が支払われたものと認められるから，１１３万７０００円となる。

上記１３７８万７０００円から上記実績報奨金１１３万７０００円を差し引くと，１２６５万円となる。この１２６５万円と原判決が認定した１１２８万８０００円との差額１３６万２０００円は，平成１４年６月から平成１５年１１月までの期間に支払われたランニングロイヤルティ１４６２万４７５０円に対応するものである。実績報奨金は，前記のとおり，前年度４月から当年度３月までの実績を考慮して，毎年１０月末に支払われるものであることからすると，平成１４年４月以降平成１５年３月までの実績について生じる実績報奨金は，平成１５年１１月１日から遅滞となり，平成１５年４月から本件特許の期間満了日である平成１５年１２月１９日までの実績について生じる実績報奨金は，平成１６年１１月１日から遅滞となるところである。しかし，上記ランニングロイヤルティについては，平成１４年６月から平成１５年１１月までの期間の，どの時期に支払われたものか，すなわち，平成１４年４月以降平成１５年３月までと，平成１５年４月以降平成１５年１２月１９日までの期間の，どの実績に対し支払われたものか，証拠上不明である。

したがって，上記１３６万２０００円の支払時期は，後者の期間の実績に対する実績報奨金の支払時期である平成１６年１０月末日と解するほかない。

原判決は，１審被告が平成１４年５月末までに合計８２４万８６３７円のランニングロイヤルティを受領したことを前提事実として認定し，その１割を，本件各発明の承継の相当な対価として認定している。上記ランニングロイヤルティについては，本件各ライセンス契約締結日から平成１４年３月末までの実績に対応したものと認められるものの（甲２２），その期間内のどの時期の実績に対して支払われたものか，証拠上不明である。したがって，原判決が認容した１１２８万８０００円中，上記ランニングロイヤルティの金額の１割に相当する８２万５０００円（１０００円未満四捨五入）の支払時期は，平成１３年４月から平成１４年３月までの実績に対する実績報奨金の支払時期である平成１４年１０月末日と解するほかない。原判決の主文１項の「１１２８万８０００円」についての遅延損害金の起算日を，内金８２万５０００円についてのみ，「平成１４年１１月１日から」と改める。