📜 判決文全文
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裁判所の判断
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主 文
１一審原告の控訴に基づき原判決を次のとおり変更する。
(1) 一審被告は，一審原告に対し，８０１万４４０６円及びこれに対する平成
２３年５月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
(2) 一審原告のその余の請求を棄却する。
２一審被告の控訴を棄却する。
３訴訟費用は，第１，２審を通じて，これを１０分し，その１を一審被告の負担とし，その余を一審原告の負担とする。
４この判決の第１項(1)は，仮に執行することができる。
第１当事者の求めた裁判（控訴の趣旨）
１一審原告(1) 原判決中，第１項を次のとおり変更する。
(2) 一審被告は，一審原告に対し，７５７６万３１３６円及びこれに対する平成２３年５月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２一審被告(1) 原判決中，一審被告敗訴部分を取り消す。
(2) 一審被告敗訴部分につき一審原告の請求を棄却する。
第２ 事案の概要
本件は，一審被告の従業員であった一審原告が，一審被告に対し，３件の特許権に係る職務発明についての特許を受ける権利を一審被告に承継させたことによる平成１６年法律第７９号による改正前の特許法３５条（旧３５条）３項に基づく相当の対価１億１３８０万７１０２円及びこれに対する請求日の後である平成２３年５月２１日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。上記３件の特許権に係る職務発明が旧３５条１項の職務発明に当たることに争いはなく，一審原告は，一審被告が同職務発明を独占的に実施して利益を得たとして，これについての相当の対価（同条３項，４項）の支払を求めている。
原審は，一審原告の請求について，２２３万９５８５円及びこれに対する平成２３年５月２１日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し，その余の請求を棄却した。
これに対し，一審原告は，７５７６万３１３６円及びこれに対する平成２３年５月２１日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で原判決の変更を求めて一部控訴し，一審被告は，原判決中一審被告の敗訴部分を取り消し，同敗訴部分について一審原告の請求を棄却することを求めて控訴した。なお，一審原告は，原審において，上記３件の職務発明の平成７年度及び平成８年度分の実施に係る相当の対価についても請求していたものの，当審においてはこの２年度分の実施に係る相当の対価支払請求権については消滅時効の成立を認め，その分請求を減縮しており，同職務発明の平成９年度分以降の実施に係る相当の対価についてのみ請求している。したがって，同職務発明の平成７年度及び平成８年度分の実施に係る相当の対価は，当審における審理の対象ではない。
１争いのない事実等争いのない事実等については，次のとおり原判決を付加，訂正するほかは，原判決「事実及び理由」の第２の１記載のとおりであるから，これを引用する（以下，原判決を引用する場合は，「原告」を「一審原告」，「被告」を「一審被告」，「別紙」を「原判決別紙」とそれぞれ読み替える。）。
（原判決の補正）原判決７頁１６行目末尾に，行を改めて，次のとおり加え，同頁１７行目冒頭の「ア」を「イ」と，同頁１８行目の「イ」を「ウ」とそれぞれ改める。
「ア一審原告は，一審被告に対し，平成２２年１２月２日到達の内容証明郵便によって，本件各発明の特許を受ける権利承継についての相当の対価支払債務の履行を催告した（甲７１）。」
２争点及び争点に関する当事者の主張争点及び争点に関する当事者の主張は，次のとおり付加，訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第２の２記載のとおりであるから，これを引用する。
(1) 原判決１１頁１６行目冒頭から同頁２１行目末尾までを次のとおり改める。
「(b) 本件明細書１にはイオンプレーティングの方式としてＨＣＤ方式についての記載はあるがＡＩＰ方式についての記載はない。
本件発明１，２の本件原出願当時（昭和５９年１０月５日），イオンプレーティングの方式としてＡＩＰ方式が広く知れ渡っており，公知の技術であった（乙１４５ないし１４８）にもかかわらず，本件明細書１にはＡＩＰ方式についての記載がない。そして，ＨＣＤ方式では金属が溶融した後，蒸発する過程を経るのに対し，ＡＩＰ方式ではそのような過程を経ないという製造工程の根本的な相違がある。
また，本件明細書１の段落【００１１】には，クロムの蒸着速度がチタンの蒸着速度より極めて速いことが記載されているけれども，ＡＩＰ方式では皮膜形成速度はアーク電流に依存し，金属の平衡蒸気圧に無関係であって，クロムよりチタンの方が蒸着速度が速いことが公知であったといえるし，本件明細書１には，ＨＣＤ方式の実施例が記載されていることなどから，ＨＣＤ方式を前提として初めて，本件発明１の作用効果を奏功するものであるといえる。
ＨＣＤ方式に限定する記載はないなどの理由では，本件発明１の技術的範囲にＡＩＰ方式が含まれるものとはいえない。」(2) 原判決１２頁７行目冒頭から同頁１０行目末尾までを次のとおり改める。
「 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●１９９２年（平成４年）当時，クラックや剥離の観点から，Ｃｒ２Ｎの存在は良くないこと，すなわちＣｒ２Ｎ＋ＣｒＮの混合相を有する一審被告製品１は期待した作用効果を発揮していないことの知見を得たものであり，それ以後，一審被告は，本件発明１を実施しないこととした。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●そして，１９９９年（平成１１年）３月８日付け「ＩＰ－２００サイドレールの開発」（甲４１）には，「ＩＰ－２００とは...」の表題の下に，「真空チャンバー内でＣｒターゲット表面にアーク放電を発生させることによりＣｒが金属イオン化するこのＣｒイオンがＮ２ガスと反応しＣｒＮのセラミクス皮膜となりワーク表面に形成される」との記載があることからすれば，ＡＩＰ炉で製造した製品（ＩＰ２００）には，Ｃｒ２Ｎ型窒化クロムは含まれていない。
さらに，２号炉以後のすべてのＩＰ炉における，「ＡＩＰ法によるＩＰ－２００」にはＣｒ２ＮのＸ線回折ピークが認められない，つまりＣｒＮ単一相からなる皮膜である（乙６１）。
よって，一審被告製品１のうちＡＩＰ炉で製造した製品は，ＣｒＮ型窒化クロム単一相である。仮に，Ｃｒ２Ｎ型窒化クロムが含まれるとしてもその割合は非常に小さいから，同製品は，上記ａ に照らし，本件発明１の「ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムからなる混合組織」との構成要件を充足しない。」(3) 原判決１７頁８行目末尾に，行を改めて，次のとおり加える。
「ウ一審原告の主張に対し本件特許規定等における実施賞は，「特許発明の実施が１年間を通して継続的になされた場合には，当該年度の実施に対し，実施賞を支払う」とされているのに対し，社長表彰は，「特許審査会審査長の申請により社長表彰を行うことができる。」とされている。社長表彰は，一審被告が特に認めた場合に，任意に支払うものであり，実施の報償である実施賞とは性格を異にするものである。また，一審被告は，一審原告に対し，旧３５条に基づく相当の対価支払請求権が存在することを前提にその額に満たないことを知ってその一部を支払ったものではないから，相当の対価支払債務の承認には当たらない。」(4) 原判決１８頁１行目末尾に，行を改めて，次のとおり加える。
「ウ社長表彰による債務の承認本件特許規定等の規定上，社長表彰の性質は，発明に対する相当の対価の支払としての性質を有するといえる。まず，社長表彰は，一審被告の特許表彰要領中（甲６の２），実施賞と並列して記載されている。すなわち，一審被告の特許表彰要領の４条の表題は，「第４条（実施賞及び社長表彰）」となっている。
次に，社長表彰（特許表彰要領４条２項）は，特許規定９条２項の規定に基づいており（特許表彰要領１条），その特許規定９条２項には，実施賞と社長表彰とを特段区別する文言等はない。以上のとおり，規定上，社長表彰と実施賞での特別の差異はなく，社長表彰が実施賞と同じ性質を有することは明白である。
また，社長表彰の要件が，「特許発明の実施効果が特に顕著であるとき」（特許表彰要領４条２項）であること，社長表彰が規定されている特許社長表彰運用基準（甲６の２）にも，「特許発明が３年間にわたり実施されており本項第１号に基づく実施製品に占める当該特許発明の評価額（α）が０．５以上で，且つ，本項第２号に基づく研究開発費回収後の年間実施利益評価額（Ｐ）が１千万円以上であるものとし，社長表彰金額は本項３号に基づき支給するものとする。」（特許社長表彰運用基準２条）とあること，同２項には，「特許発明を他に実施許諾することにより年間５０万円以上の実施料収入を得たときは，社長表彰（補償金）として実施料収入年額の３％を支給する」とあることなどの本件特許規定等によれば，社長表彰が，本件各発明を「実施」して利益を得たことに依存する表彰であること，すなわち実施に依存した報償であることは明白であり，また，上記特許社長表彰運用基準２条２項には「社長表彰（補償金）」との記載があることから，社長表彰は補償金として扱われており，社長表彰が職務発明の相当の対価（旧３５条３項）の性質を有することは明白である。
一審被告は，一審原告に対し，平成１２年１２月５日，社長表彰として，合計４３万７０００円を支払った。この社長表彰は，平成９年度から平成１１年度の年平均利益額に基づくものであるから，平成９年４月１日から平成１２年３月３１日までの本件各発明の実施を理由に支払われたものであり（甲４），上記期間の相当の対価支払債務の承認に当たる。
よって，本件各発明についての平成９年４月１日から平成１２年３月３１日までの分（平成９年度から平成１１年度分）の相当の対価支払債務の消滅時効は，いったん平成１２年１２月５日に中断した。
エ催告による中断(ｱ) 一審原告は，一審被告に対し，平成２２年１２月２日到達の内容証明郵便によって，本件各発明の特許を受ける権利の承継についての相当の対価支払債務の履行を催告した（甲７１）。
一審原告は，その後，平成２２年１２月２日から６か月以内である平成２３年４月２８日に，本件訴訟を
東京地方裁判所に提起した。
よって，本件各発明の特許を受ける権利の承継についての相当の対価支払請求権のうち，消滅時効期間の末日が平成２２年１２月２日から平成２３年４月２８日の間に当たるものについては，平成２２年１２月２日に消滅時効は中断した。
(ｲ) 社長表彰の支払が相当の対価支払債務の承認に当たる場合本件各発明についての，平成９年４月１日から平成１２年３月３１日までの分（平成９年度から平成１１年度分）の相当の対価支払請求権の消滅時効は，社長表彰の支払により平成１２年１２月５日に中断することになる。そして，再度平成１２年１２月５日から消滅時効期間が進行し，その期間の末日は，平成２２年１２月５日ということになる。
しかし，その消滅時効は，上記催告と訴訟の提起により，再度平成２２年１２月２日に中断した。
よって，本件各発明の特許を受ける権利承継の相当の対価支払請求権について，本件訴訟の提起までに消滅時効期間が経過したのは，平成７年度分と平成８年度分のみということになる。
(ｳ) 社長表彰の支払が相当の対価支払債務の承認に当たらない場合（予備的主張）仮に，社長表彰の支払が相当の対価支払債務の承認に当たらない場合も検討するに，一審被告は，一審原告に対し，本件各発明についての，平成１１年度分の実施賞について，平成１２年１２月２９日に支払ったため，平成１１年度分の相当の対価支払請求権の消滅時効は平成１２年１２月２９日に中断する。そして，当該期間分の相当の対価支払請求権については，再度平成１２年１２月２９日から消滅時効期間が進行し，その期間の末日は，平成２２年１２月２９日ということになる。
しかし，その消滅時効は，上記催告と訴訟の提起により，再度平成２２年１２月２日に中断した。
よって，本件各発明の相当の対価支払請求権について，本件訴訟の提起までに消滅時効期間が経過したのは，平成７年度分ないし平成１０年度分のみということになる。」(5) 原判決１８頁１６行目末尾に，行を改めて，次のとおり加える。
「前記のとおり，社長表彰の支払が債務の承認に当たり，相当の対価支払請求権の消滅時効が中断したことを考慮すると，本件の相当の対価請求に係る実施品の対象期間の始期は平成９年４月１日となる。
この場合，本件各発明の実施品の売上高は，それぞれ，別表売上高一覧表（控訴審）①ないし③の「一審原告主張」欄に記載のとおりである。
(ｱ) 本件発明１合計４２億７２９６万８１５９円トップリング３１６９万１００１円オイルリング４２億４１２７万７１５８円(ｲ) 本件発明２合計３６億１０５１万８７０６円トップリング３６億０８８１万８４９３円オイルリング１７０万０２１４円(ｳ) 本件発明３合計４８億４０４３万０３７９円トップリング４３億０１９０万３８９７円オイルリング５億３８５２万６４８２円」(6) 原判決１９頁７行目冒頭から同頁８行目末尾までを次のとおり改める。
「(ｴ) 以上によれば，オイルリング及びトップリングのいずれにおいても，その超過売上げの割合は５０％である。」(7) 原判決１９頁１１行目末尾に，行を改めて，次のとおり加える。
「仮に，市場において競合し，あるいは見かけ上競合品に見えても，特許権を侵害しているような製品は，適切な特許権の行使により市場から排斥されることとなり，真の競合品ではあり得ないから，独占の利益とは関係しない。
ＮＰＲ社及びＴＰＲ社の各製品は，本件発明１又は２の技術的範囲に含まれるものであるから（甲１２，乙５８，１０７），本件特許権１及び２の侵害品であり，競合品ではない。」(8) 原判決１９頁１４行目末尾に，行を改めて，次のとおり加える。
「また，ＴＰＲ社が保有する上記特許権は，本件発明１又は２のいわゆる利用発明にすぎず，このような利用発明の実施品は，本件特許権１又は２の単なる侵害品である。」(9) 原判決１９頁１５行目末尾に，行を改めて，次のとおり加える。
「本件特許１及び２については，訂正等により無効理由を回避することが可能であった。
(a) 本件特許１について本件特許１についてはこれを無効とする旨の審決が確定しているが，本件特許１の無効理由は，訂正請求により治癒可能なものであった。
上記審決によると，
① 本件明細書等では，原出願に係る発明の目的と同一の課題である耐焼き付き特性に関し，ＣｒＮとＣｒ２Ｎとからなる表面被覆層（試料Ｎｏ１：本件原出願当初明細書等に記載の試料ＮＯ．４）が，本件原出願当初明細書等の記載とは異なり（本件原出願当初明細書では，「耐焼き付き特性試験において満足な特性を示さなかったので，本耐摩耗試験の対象から除いた。」と記載されている。），過酷な使用条件下においても充分な焼き付き特性を示すものとして扱われていること，また，
② ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムからなる混合組織を主成分とした組織でなる表面被覆層の耐摩耗量測定試験を行うことにより，本件原出願当初明細書等に記載のない，当該表面被覆層の耐摩耗性についての効果を確認していることが分割要件に反する理由とされている。
まず，上記②について，本件原出願当初明細書の第４図の「本耐摩耗試験結果」には，試料ＮＯ．４の記載があり，そのデータも示されているから（甲７２），表面被覆層の耐摩耗性についての効果の確認は，本件原出願当初明細書等に少なくともその一部について記載はあったといえる。
次に，上記①について，上記のとおり，本件原出願当初明細書等には存在した耐摩耗試験の結果（甲７２。本件原出願当初明細書の第４図）からすれば，本件明細書１の効果の記載を，耐摩耗性の方をより重視した記載等に訂正すれば矛盾が解消する可能性があった。また，仮に，本件原出願の補正により，表面被覆層の耐摩耗性についての効果を述べることができないとしても，焼き付き特性については，少なくとも従来品の硬質クロムメッキ材並であったのだから，その部分を重視した訂正により，矛盾が解消する可能性があったといえる。
以上のとおり，本件明細書１の効果の該当部分について，より適切な記載へと訂正を行えばこれを回避できる可能性があった。
ところが，一審被告が訂正請求をすることにより，上記瑕疵が治癒され無効主張を覆す可能性があったにもかかわらず，本件の無効審判では訂正請求がされていないし，本件の無効審判において，一審被告は，審判請求人の主張を認容する旨の主張をしていた。また，本件の無効審判の請求人は，一審被告訴訟代理人の一人であった。このように，本件の無効審判は，馴れ合いのものであったことは明らかであり，超過売上げの割合に関し，本件特許１の無効理由を考慮に入れるのは不当である。
以上によれば，本件特許１の無効理由は，訂正請求によって治癒可能なものにすぎず，他方，無効審判を提起し，やるべきことをやらずにやすやすと無効審決を得た一審被告が，本件発明１の無効を主張することは，信義則上許されない。
なお，本件のような状況で，一審原告の一審被告に対する職務発明の相当の対価支払請求権の額の多寡が，その特許の無効審決の確定により影響を受けたとすると，これは債権侵害という不法行為となり得る。すなわち，一審被告と本件一審被告訴訟代理人とが共謀し，慣れ合いの無効審判を請求して本件特許１を無効に確定させるという共同不法行為を惹起し，これによって，相当の対価請求の額が減額されたという結果が発生したことになる。本件では，無効審判の請求人である一審被告訴訟代理人と無効審判の被請求人である一審被告とが通謀した可能性が高く，つまり行為者らに故意がある可能性が高いから，上記債権侵害の不法行為を認め得る。
(b) 本件特許２について原判決は，「ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織から成る」ことが本件分割出願の当初明細書又は図面の記載から自明であると認めるに足りる証拠はない。・・・上記事実関係によれば，本件補正は，いわゆる要旨の変更に当たるものであって，不適法と認められるから，本件特許２の出願は平成９年４月３０日にされたものとみなされる。」と認定した。
しかし，本件特許２の無効理由は，訂正により治癒可能なものであった。
確かに，本件特許２の明細書中には，「ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織から成る」ことの記載はないが，そもそも本件原出願の当初明細書中には，「被覆層において，金属クロム相と窒化クロムの相の混合相」の「大きさは概ね１０００Å 以下である」との記載がある（甲７２）。つまり，本件原出願の当初明細書の記載からは，「ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織から成る」ことは自明といえる。
よって，本件特許２の無効理由は，本件特許２を本件原出願から分割する際に，過誤によって落ちてしまった記載（ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織から成ること）があるためであり，この過誤により落ちてしまった記載を訂正審判等により補充すれば，瑕疵は治癒される。
上記訂正は，請求項の訂正ではなく，明細書の訂正にとどまるものであるし，本件特許２に対し，無効審判が提起されているわけでもない。
よって，本件特許２の無効理由は，本件原出願の当初明細書の範囲内での明細書だけの訂正により回避可能なものであるから，超過売上げの割合に関し，本件特許２の無効理由を考慮に入れるのは不当である。
本件特許２について，本件原出願から，分割出願したのは，出願人たる一審被告である。そして，上記分割により，本来存在すべき「ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織から成ること」の記載を落としたのも一審被告である。一審被告が，自己のミスにより生じた無効理由を主張することは，信義則上許されない。(c) 一審被告は，本件各特許に無効事由が存在するためおよそ独占の利益の発生を考慮できないような極めて例外的な事情を何も主張していないし，仮に，上記例外的事情が存在するとしても，それは，仮想実施料率を認定するに当たり総合考慮すべき諸事情の中の一要素となり得るものであり，超過売上げの割合において考慮される事情ではない。」(10) 原判決１９頁１８行目の「また，」から同頁２０行目末尾までを削り，同２０行目末尾に，行を改めて，次のとおり加える。「(d) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」(11) 原判決２０頁３行目末尾に，行を改めて，次のとおり加える。
「一審被告が主張するＮＰＲ社の実用新案権に係る考案は，軟窒化層を有する２層構成のものであるのに対し，本件発明１は，ＣｒＮとＣｒ2Ｎからなる混合組織を主成分とした組織でなるイオンプレーティング皮膜層／下層ないし母材，という１層構成ですむ発明である。さらに，本件発明２も１層構成である。
よって，本件発明１及び２とＮＰＲ社の実用新案に係る考案とは，全くタイプ・系統の異なるものであるから，上記ＮＰＲ社の先願の実用新案に係る考案があるからといって，本件発明１及び２がパイオニア発明の地位を追われることはない。また，本件発明１及び２に関する，イオンプレーティングによるＣｒ－Ｎ皮膜に関して，発明時には雑誌記事となるくらい業界にインパクトを与えたものである（甲８０，８１）。」(12) 原判決２０頁１５行目冒頭から同頁１６行目末尾までを次のとおり改める。
「一審被告の主張する他の特許権は重要度の低い発明等にすぎないのに対し，本件各発明はパイオニア発明であるといえる。 オイルリングにおいて，本件発明１及び２の果たした役割はより大きいといえるし，本件発明３についても，単なる性能の改善に関するものではなく，従前の懸案事項を劇的に改善したものといえる。 以上によれば，本件発明１及び２の仮想実施料率は，オイルリングでは少なくとも７％とするべきであり，トップリングでは少なくとも５％とするべきである。
また，本件発明３の仮想実施料率は，少なくとも３％とするべきである。」(13) 原判決２３頁７行目末尾に，行を改めて，次のとおり加える。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●(14) 原判決２４頁１５行目冒頭から２５頁４行目末尾までを次のとおり改める。「 本件各発明は，旧科学技術庁金属材料研究所の設備を借用して行われており，発明に要した費用は，材料費，出張旅費及び僅かな手みやげ代にすぎなかった。 本件原出願及び本件発明３の特許出願における出願時明細書の作成，拒絶理由に対する対応は一審原告ないしＡが行っており，出願に際して一審被告が負担した費用は通常の場合より低額であった。 本件各発明は，一審原告（本件発明３についてはＡも）以外の一審被告の従業員からの示唆や助力を得ずに行われた。本件各発明をするについて，上司の具体的な指示などなかった。 一審被告各製品の製造を行うために一審被告は新たな装置を準備したが，試作は専ら一審原告が担当した。 一審被告各製品の売上げが平成８年度以降大幅に増加している一方，一審被告のピストンリング全体の売上げの増加は１．１６倍にすぎず，また，一審被告各製品の平均利益率（経常利益率に該当する。）は，一審被告の平成９年度～平成１７年度における経常利益率の約３倍であることからすれば，一審被告の営業努力ではなく，本件各発明の技術的価値が売上げに貢献したといえる。 一審原告は，平均より昇進が遅く，本件各発明をしたことにより好待遇を受けていなかった。一審原告が，一審被告において，管理職に登用されたのは４８歳であって，同期入社で同学歴（大卒）の者としては最後であり，一審被告での管理職登用の平均年齢よりも７年以上遅かった（甲７７）。 一審被告の設備投資はリスクのないものであった。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●また，その後の設備投資も，需要量の増大にあわせ設備を導入しているのであり，設備投資リスクは全くない。
旧３５条４項は，「前項の対価の額は，その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。」と規定しており，条文上，相当の対価の利益の額を算定するのに，発明がされた後の使用者等が貢献した程度を考慮することとはされていない（甲７８，７９）。
よって，量産化のための設備投資を行ったこと，研究開発のみならず，製造，営業その他の部署に属する多数の従業員の協力によるものであることなどは，すべて発明がされた後の事情であり，これらは，条文の文言上，考慮できないものである。 以上からすれば，一審被告の本件各発明に対する貢献度は本件発明１及び２については多くとも７０％，本件発明３については多くとも９０％にすぎない。」(15) 原判決２５頁９行目冒頭から２６頁７行目末尾までを次のとおり改める。
「ウ以上によれば，一審原告が支払を受けるべき本件各発明の相当の対価は，次のとおり，合計７６９３万７５３５円であり，既払金１１７万４４００円（実施賞７３万７４００円，社長表彰４３万７０００円）を控除した残額は７５７６万３１３６円である（小数点以下は切り上げで計算したもの）。 本件発明１ａトップリング売上高３１６９万１００１円×超過売上げの割合５０％×仮想実施料率５％×（１－一審被告の寄与度７０％）＝２３万７６８２円ｂオイルリング売上高４２億４１２７万７１５８円×超過売上げの割合５０％×仮想実施料率７％×（１－一審被告の寄与度７０％）＝４４５３万３４１０円ｃ合計４４７７万１０９２円 本件発明２ａトップリング売上高３６億０８８１万８４９３円×超過売上げの割合５０％×仮想実施料率５％×（１－一審被告の寄与度７０％）＝２７０６万６１３８円ｂオイルリング売上高１７０万０２１４円×超過売上げの割合５０％×仮想実施料率７％×（１－一審被告の寄与度７０％）＝１万７８５２円ｃ合計２７０８万３９９０円 本件発明３ａトップリング売上高４３億０１９０万３８９７円×超過売上げの割合５０％×仮想実施料率３％×（１－一審被告の寄与度９０％）×７０％＝４５１万６９９９円ｂオイルリング売上高５億３８５２万６４８２円×超過売上げの割合５０％×仮想実施料率３％×（１－一審被告の寄与度９０％）×７０％＝５６万５４５２円
原審は，一審原告の請求について，２２３万９５８５円及びこれに対する平成２３年５月２１日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し，その余の請求を棄却した。
これに対し，一審原告は，７５７６万３１３６円及びこれに対する平成２３年５月２１日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で原判決の変更を求めて一部控訴し，一審被告は，原判決中一審被告の敗訴部分を取り消し，同敗訴部分について一審原告の請求を棄却することを求めて控訴した。なお，一審原告は，原審において，上記３件の職務発明の平成７年度及び平成８年度分の実施に係る相当の対価についても請求していたものの，当審においてはこの２年度分の実施に係る相当の対価支払請求権については消滅時効の成立を認め，その分請求を減縮しており，同職務発明の平成９年度分以降の実施に係る相当の対価についてのみ請求している。したがって，同職務発明の平成７年度及び平成８年度分の実施に係る相当の対価は，当審における審理の対象ではない。
１争いのない事実等争いのない事実等については，次のとおり原判決を付加，訂正するほかは，原判決「事実及び理由」の第２の１記載のとおりであるから，これを引用する（以下，原判決を引用する場合は，「原告」を「一審原告」，「被告」を「一審被告」，「別紙」を「原判決別紙」とそれぞれ読み替える。）。
（原判決の補正）原判決７頁１６行目末尾に，行を改めて，次のとおり加え，同頁１７行目冒頭の「ア」を「イ」と，同頁１８行目の「イ」を「ウ」とそれぞれ改める。
「ア一審原告は，一審被告に対し，平成２２年１２月２日到達の内容証明郵便によって，本件各発明の特許を受ける権利承継についての相当の対価支払債務の履行を催告した（甲７１）。」
２争点及び争点に関する当事者の主張争点及び争点に関する当事者の主張は，次のとおり付加，訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第２の２記載のとおりであるから，これを引用する。
(1) 原判決１１頁１６行目冒頭から同頁２１行目末尾までを次のとおり改める。
「(b) 本件明細書１にはイオンプレーティングの方式としてＨＣＤ方式についての記載はあるがＡＩＰ方式についての記載はない。
本件発明１，２の本件原出願当時（昭和５９年１０月５日），イオンプレーティングの方式としてＡＩＰ方式が広く知れ渡っており，公知の技術であった（乙１４５ないし１４８）にもかかわらず，本件明細書１にはＡＩＰ方式についての記載がない。そして，ＨＣＤ方式では金属が溶融した後，蒸発する過程を経るのに対し，ＡＩＰ方式ではそのような過程を経ないという製造工程の根本的な相違がある。
また，本件明細書１の段落【００１１】には，クロムの蒸着速度がチタンの蒸着速度より極めて速いことが記載されているけれども，ＡＩＰ方式では皮膜形成速度はアーク電流に依存し，金属の平衡蒸気圧に無関係であって，クロムよりチタンの方が蒸着速度が速いことが公知であったといえるし，本件明細書１には，ＨＣＤ方式の実施例が記載されていることなどから，ＨＣＤ方式を前提として初めて，本件発明１の作用効果を奏功するものであるといえる。
ＨＣＤ方式に限定する記載はないなどの理由では，本件発明１の技術的範囲にＡＩＰ方式が含まれるものとはいえない。」(2) 原判決１２頁７行目冒頭から同頁１０行目末尾までを次のとおり改める。
「 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●１９９２年（平成４年）当時，クラックや剥離の観点から，Ｃｒ２Ｎの存在は良くないこと，すなわちＣｒ２Ｎ＋ＣｒＮの混合相を有する一審被告製品１は期待した作用効果を発揮していないことの知見を得たものであり，それ以後，一審被告は，本件発明１を実施しないこととした。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●そして，１９９９年（平成１１年）３月８日付け「ＩＰ－２００サイドレールの開発」（甲４１）には，「ＩＰ－２００とは...」の表題の下に，「真空チャンバー内でＣｒターゲット表面にアーク放電を発生させることによりＣｒが金属イオン化するこのＣｒイオンがＮ２ガスと反応しＣｒＮのセラミクス皮膜となりワーク表面に形成される」との記載があることからすれば，ＡＩＰ炉で製造した製品（ＩＰ２００）には，Ｃｒ２Ｎ型窒化クロムは含まれていない。
さらに，２号炉以後のすべてのＩＰ炉における，「ＡＩＰ法によるＩＰ－２００」にはＣｒ２ＮのＸ線回折ピークが認められない，つまりＣｒＮ単一相からなる皮膜である（乙６１）。
よって，一審被告製品１のうちＡＩＰ炉で製造した製品は，ＣｒＮ型窒化クロム単一相である。仮に，Ｃｒ２Ｎ型窒化クロムが含まれるとしてもその割合は非常に小さいから，同製品は，上記ａ に照らし，本件発明１の「ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムからなる混合組織」との構成要件を充足しない。」(3) 原判決１７頁８行目末尾に，行を改めて，次のとおり加える。
「ウ一審原告の主張に対し本件特許規定等における実施賞は，「特許発明の実施が１年間を通して継続的になされた場合には，当該年度の実施に対し，実施賞を支払う」とされているのに対し，社長表彰は，「特許審査会審査長の申請により社長表彰を行うことができる。」とされている。社長表彰は，一審被告が特に認めた場合に，任意に支払うものであり，実施の報償である実施賞とは性格を異にするものである。また，一審被告は，一審原告に対し，旧３５条に基づく相当の対価支払請求権が存在することを前提にその額に満たないことを知ってその一部を支払ったものではないから，相当の対価支払債務の承認には当たらない。」(4) 原判決１８頁１行目末尾に，行を改めて，次のとおり加える。
「ウ社長表彰による債務の承認本件特許規定等の規定上，社長表彰の性質は，発明に対する相当の対価の支払としての性質を有するといえる。まず，社長表彰は，一審被告の特許表彰要領中（甲６の２），実施賞と並列して記載されている。すなわち，一審被告の特許表彰要領の４条の表題は，「第４条（実施賞及び社長表彰）」となっている。
次に，社長表彰（特許表彰要領４条２項）は，特許規定９条２項の規定に基づいており（特許表彰要領１条），その特許規定９条２項には，実施賞と社長表彰とを特段区別する文言等はない。以上のとおり，規定上，社長表彰と実施賞での特別の差異はなく，社長表彰が実施賞と同じ性質を有することは明白である。
また，社長表彰の要件が，「特許発明の実施効果が特に顕著であるとき」（特許表彰要領４条２項）であること，社長表彰が規定されている特許社長表彰運用基準（甲６の２）にも，「特許発明が３年間にわたり実施されており本項第１号に基づく実施製品に占める当該特許発明の評価額（α）が０．５以上で，且つ，本項第２号に基づく研究開発費回収後の年間実施利益評価額（Ｐ）が１千万円以上であるものとし，社長表彰金額は本項３号に基づき支給するものとする。」（特許社長表彰運用基準２条）とあること，同２項には，「特許発明を他に実施許諾することにより年間５０万円以上の実施料収入を得たときは，社長表彰（補償金）として実施料収入年額の３％を支給する」とあることなどの本件特許規定等によれば，社長表彰が，本件各発明を「実施」して利益を得たことに依存する表彰であること，すなわち実施に依存した報償であることは明白であり，また，上記特許社長表彰運用基準２条２項には「社長表彰（補償金）」との記載があることから，社長表彰は補償金として扱われており，社長表彰が職務発明の相当の対価（旧３５条３項）の性質を有することは明白である。
一審被告は，一審原告に対し，平成１２年１２月５日，社長表彰として，合計４３万７０００円を支払った。この社長表彰は，平成９年度から平成１１年度の年平均利益額に基づくものであるから，平成９年４月１日から平成１２年３月３１日までの本件各発明の実施を理由に支払われたものであり（甲４），上記期間の相当の対価支払債務の承認に当たる。
よって，本件各発明についての平成９年４月１日から平成１２年３月３１日までの分（平成９年度から平成１１年度分）の相当の対価支払債務の消滅時効は，いったん平成１２年１２月５日に中断した。
エ催告による中断(ｱ) 一審原告は，一審被告に対し，平成２２年１２月２日到達の内容証明郵便によって，本件各発明の特許を受ける権利の承継についての相当の対価支払債務の履行を催告した（甲７１）。
一審原告は，その後，平成２２年１２月２日から６か月以内である平成２３年４月２８日に，本件訴訟を
東京地方裁判所に提起した。
よって，本件各発明の特許を受ける権利の承継についての相当の対価支払請求権のうち，消滅時効期間の末日が平成２２年１２月２日から平成２３年４月２８日の間に当たるものについては，平成２２年１２月２日に消滅時効は中断した。
(ｲ) 社長表彰の支払が相当の対価支払債務の承認に当たる場合本件各発明についての，平成９年４月１日から平成１２年３月３１日までの分（平成９年度から平成１１年度分）の相当の対価支払請求権の消滅時効は，社長表彰の支払により平成１２年１２月５日に中断することになる。そして，再度平成１２年１２月５日から消滅時効期間が進行し，その期間の末日は，平成２２年１２月５日ということになる。
しかし，その消滅時効は，上記催告と訴訟の提起により，再度平成２２年１２月２日に中断した。
よって，本件各発明の特許を受ける権利承継の相当の対価支払請求権について，本件訴訟の提起までに消滅時効期間が経過したのは，平成７年度分と平成８年度分のみということになる。
(ｳ) 社長表彰の支払が相当の対価支払債務の承認に当たらない場合（予備的主張）仮に，社長表彰の支払が相当の対価支払債務の承認に当たらない場合も検討するに，一審被告は，一審原告に対し，本件各発明についての，平成１１年度分の実施賞について，平成１２年１２月２９日に支払ったため，平成１１年度分の相当の対価支払請求権の消滅時効は平成１２年１２月２９日に中断する。そして，当該期間分の相当の対価支払請求権については，再度平成１２年１２月２９日から消滅時効期間が進行し，その期間の末日は，平成２２年１２月２９日ということになる。
しかし，その消滅時効は，上記催告と訴訟の提起により，再度平成２２年１２月２日に中断した。
よって，本件各発明の相当の対価支払請求権について，本件訴訟の提起までに消滅時効期間が経過したのは，平成７年度分ないし平成１０年度分のみということになる。」(5) 原判決１８頁１６行目末尾に，行を改めて，次のとおり加える。
「前記のとおり，社長表彰の支払が債務の承認に当たり，相当の対価支払請求権の消滅時効が中断したことを考慮すると，本件の相当の対価請求に係る実施品の対象期間の始期は平成９年４月１日となる。
この場合，本件各発明の実施品の売上高は，それぞれ，別表売上高一覧表（控訴審）①ないし③の「一審原告主張」欄に記載のとおりである。
(ｱ) 本件発明１合計４２億７２９６万８１５９円トップリング３１６９万１００１円オイルリング４２億４１２７万７１５８円(ｲ) 本件発明２合計３６億１０５１万８７０６円トップリング３６億０８８１万８４９３円オイルリング１７０万０２１４円(ｳ) 本件発明３合計４８億４０４３万０３７９円トップリング４３億０１９０万３８９７円オイルリング５億３８５２万６４８２円」(6) 原判決１９頁７行目冒頭から同頁８行目末尾までを次のとおり改める。
「(ｴ) 以上によれば，オイルリング及びトップリングのいずれにおいても，その超過売上げの割合は５０％である。」(7) 原判決１９頁１１行目末尾に，行を改めて，次のとおり加える。
「仮に，市場において競合し，あるいは見かけ上競合品に見えても，特許権を侵害しているような製品は，適切な特許権の行使により市場から排斥されることとなり，真の競合品ではあり得ないから，独占の利益とは関係しない。
ＮＰＲ社及びＴＰＲ社の各製品は，本件発明１又は２の技術的範囲に含まれるものであるから（甲１２，乙５８，１０７），本件特許権１及び２の侵害品であり，競合品ではない。」(8) 原判決１９頁１４行目末尾に，行を改めて，次のとおり加える。
「また，ＴＰＲ社が保有する上記特許権は，本件発明１又は２のいわゆる利用発明にすぎず，このような利用発明の実施品は，本件特許権１又は２の単なる侵害品である。」(9) 原判決１９頁１５行目末尾に，行を改めて，次のとおり加える。
「本件特許１及び２については，訂正等により無効理由を回避することが可能であった。
(a) 本件特許１について本件特許１についてはこれを無効とする旨の審決が確定しているが，本件特許１の無効理由は，訂正請求により治癒可能なものであった。
上記審決によると，
① 本件明細書等では，原出願に係る発明の目的と同一の課題である耐焼き付き特性に関し，ＣｒＮとＣｒ２Ｎとからなる表面被覆層（試料Ｎｏ１：本件原出願当初明細書等に記載の試料ＮＯ．４）が，本件原出願当初明細書等の記載とは異なり（本件原出願当初明細書では，「耐焼き付き特性試験において満足な特性を示さなかったので，本耐摩耗試験の対象から除いた。」と記載されている。），過酷な使用条件下においても充分な焼き付き特性を示すものとして扱われていること，また，
② ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムからなる混合組織を主成分とした組織でなる表面被覆層の耐摩耗量測定試験を行うことにより，本件原出願当初明細書等に記載のない，当該表面被覆層の耐摩耗性についての効果を確認していることが分割要件に反する理由とされている。
まず，上記②について，本件原出願当初明細書の第４図の「本耐摩耗試験結果」には，試料ＮＯ．４の記載があり，そのデータも示されているから（甲７２），表面被覆層の耐摩耗性についての効果の確認は，本件原出願当初明細書等に少なくともその一部について記載はあったといえる。
次に，上記①について，上記のとおり，本件原出願当初明細書等には存在した耐摩耗試験の結果（甲７２。本件原出願当初明細書の第４図）からすれば，本件明細書１の効果の記載を，耐摩耗性の方をより重視した記載等に訂正すれば矛盾が解消する可能性があった。また，仮に，本件原出願の補正により，表面被覆層の耐摩耗性についての効果を述べることができないとしても，焼き付き特性については，少なくとも従来品の硬質クロムメッキ材並であったのだから，その部分を重視した訂正により，矛盾が解消する可能性があったといえる。
以上のとおり，本件明細書１の効果の該当部分について，より適切な記載へと訂正を行えばこれを回避できる可能性があった。
ところが，一審被告が訂正請求をすることにより，上記瑕疵が治癒され無効主張を覆す可能性があったにもかかわらず，本件の無効審判では訂正請求がされていないし，本件の無効審判において，一審被告は，審判請求人の主張を認容する旨の主張をしていた。また，本件の無効審判の請求人は，一審被告訴訟代理人の一人であった。このように，本件の無効審判は，馴れ合いのものであったことは明らかであり，超過売上げの割合に関し，本件特許１の無効理由を考慮に入れるのは不当である。
以上によれば，本件特許１の無効理由は，訂正請求によって治癒可能なものにすぎず，他方，無効審判を提起し，やるべきことをやらずにやすやすと無効審決を得た一審被告が，本件発明１の無効を主張することは，信義則上許されない。
なお，本件のような状況で，一審原告の一審被告に対する職務発明の相当の対価支払請求権の額の多寡が，その特許の無効審決の確定により影響を受けたとすると，これは債権侵害という不法行為となり得る。すなわち，一審被告と本件一審被告訴訟代理人とが共謀し，慣れ合いの無効審判を請求して本件特許１を無効に確定させるという共同不法行為を惹起し，これによって，相当の対価請求の額が減額されたという結果が発生したことになる。本件では，無効審判の請求人である一審被告訴訟代理人と無効審判の被請求人である一審被告とが通謀した可能性が高く，つまり行為者らに故意がある可能性が高いから，上記債権侵害の不法行為を認め得る。
(b) 本件特許２について原判決は，「ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織から成る」ことが本件分割出願の当初明細書又は図面の記載から自明であると認めるに足りる証拠はない。・・・上記事実関係によれば，本件補正は，いわゆる要旨の変更に当たるものであって，不適法と認められるから，本件特許２の出願は平成９年４月３０日にされたものとみなされる。」と認定した。
しかし，本件特許２の無効理由は，訂正により治癒可能なものであった。
確かに，本件特許２の明細書中には，「ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織から成る」ことの記載はないが，そもそも本件原出願の当初明細書中には，「被覆層において，金属クロム相と窒化クロムの相の混合相」の「大きさは概ね１０００Å 以下である」との記載がある（甲７２）。つまり，本件原出願の当初明細書の記載からは，「ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織から成る」ことは自明といえる。
よって，本件特許２の無効理由は，本件特許２を本件原出願から分割する際に，過誤によって落ちてしまった記載（ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織から成ること）があるためであり，この過誤により落ちてしまった記載を訂正審判等により補充すれば，瑕疵は治癒される。
上記訂正は，請求項の訂正ではなく，明細書の訂正にとどまるものであるし，本件特許２に対し，無効審判が提起されているわけでもない。
よって，本件特許２の無効理由は，本件原出願の当初明細書の範囲内での明細書だけの訂正により回避可能なものであるから，超過売上げの割合に関し，本件特許２の無効理由を考慮に入れるのは不当である。
本件特許２について，本件原出願から，分割出願したのは，出願人たる一審被告である。そして，上記分割により，本来存在すべき「ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織から成ること」の記載を落としたのも一審被告である。一審被告が，自己のミスにより生じた無効理由を主張することは，信義則上許されない。(c) 一審被告は，本件各特許に無効事由が存在するためおよそ独占の利益の発生を考慮できないような極めて例外的な事情を何も主張していないし，仮に，上記例外的事情が存在するとしても，それは，仮想実施料率を認定するに当たり総合考慮すべき諸事情の中の一要素となり得るものであり，超過売上げの割合において考慮される事情ではない。」(10) 原判決１９頁１８行目の「また，」から同頁２０行目末尾までを削り，同２０行目末尾に，行を改めて，次のとおり加える。「(d) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」(11) 原判決２０頁３行目末尾に，行を改めて，次のとおり加える。
「一審被告が主張するＮＰＲ社の実用新案権に係る考案は，軟窒化層を有する２層構成のものであるのに対し，本件発明１は，ＣｒＮとＣｒ2Ｎからなる混合組織を主成分とした組織でなるイオンプレーティング皮膜層／下層ないし母材，という１層構成ですむ発明である。さらに，本件発明２も１層構成である。
よって，本件発明１及び２とＮＰＲ社の実用新案に係る考案とは，全くタイプ・系統の異なるものであるから，上記ＮＰＲ社の先願の実用新案に係る考案があるからといって，本件発明１及び２がパイオニア発明の地位を追われることはない。また，本件発明１及び２に関する，イオンプレーティングによるＣｒ－Ｎ皮膜に関して，発明時には雑誌記事となるくらい業界にインパクトを与えたものである（甲８０，８１）。」(12) 原判決２０頁１５行目冒頭から同頁１６行目末尾までを次のとおり改める。
「一審被告の主張する他の特許権は重要度の低い発明等にすぎないのに対し，本件各発明はパイオニア発明であるといえる。 オイルリングにおいて，本件発明１及び２の果たした役割はより大きいといえるし，本件発明３についても，単なる性能の改善に関するものではなく，従前の懸案事項を劇的に改善したものといえる。 以上によれば，本件発明１及び２の仮想実施料率は，オイルリングでは少なくとも７％とするべきであり，トップリングでは少なくとも５％とするべきである。
また，本件発明３の仮想実施料率は，少なくとも３％とするべきである。」(13) 原判決２３頁７行目末尾に，行を改めて，次のとおり加える。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●(14) 原判決２４頁１５行目冒頭から２５頁４行目末尾までを次のとおり改める。「 本件各発明は，旧科学技術庁金属材料研究所の設備を借用して行われており，発明に要した費用は，材料費，出張旅費及び僅かな手みやげ代にすぎなかった。 本件原出願及び本件発明３の特許出願における出願時明細書の作成，拒絶理由に対する対応は一審原告ないしＡが行っており，出願に際して一審被告が負担した費用は通常の場合より低額であった。 本件各発明は，一審原告（本件発明３についてはＡも）以外の一審被告の従業員からの示唆や助力を得ずに行われた。本件各発明をするについて，上司の具体的な指示などなかった。 一審被告各製品の製造を行うために一審被告は新たな装置を準備したが，試作は専ら一審原告が担当した。 一審被告各製品の売上げが平成８年度以降大幅に増加している一方，一審被告のピストンリング全体の売上げの増加は１．１６倍にすぎず，また，一審被告各製品の平均利益率（経常利益率に該当する。）は，一審被告の平成９年度～平成１７年度における経常利益率の約３倍であることからすれば，一審被告の営業努力ではなく，本件各発明の技術的価値が売上げに貢献したといえる。 一審原告は，平均より昇進が遅く，本件各発明をしたことにより好待遇を受けていなかった。一審原告が，一審被告において，管理職に登用されたのは４８歳であって，同期入社で同学歴（大卒）の者としては最後であり，一審被告での管理職登用の平均年齢よりも７年以上遅かった（甲７７）。 一審被告の設備投資はリスクのないものであった。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●また，その後の設備投資も，需要量の増大にあわせ設備を導入しているのであり，設備投資リスクは全くない。
旧３５条４項は，「前項の対価の額は，その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。」と規定しており，条文上，相当の対価の利益の額を算定するのに，発明がされた後の使用者等が貢献した程度を考慮することとはされていない（甲７８，７９）。
よって，量産化のための設備投資を行ったこと，研究開発のみならず，製造，営業その他の部署に属する多数の従業員の協力によるものであることなどは，すべて発明がされた後の事情であり，これらは，条文の文言上，考慮できないものである。 以上からすれば，一審被告の本件各発明に対する貢献度は本件発明１及び２については多くとも７０％，本件発明３については多くとも９０％にすぎない。」(15) 原判決２５頁９行目冒頭から２６頁７行目末尾までを次のとおり改める。
「ウ以上によれば，一審原告が支払を受けるべき本件各発明の相当の対価は，次のとおり，合計７６９３万７５３５円であり，既払金１１７万４４００円（実施賞７３万７４００円，社長表彰４３万７０００円）を控除した残額は７５７６万３１３６円である（小数点以下は切り上げで計算したもの）。 本件発明１ａトップリング売上高３１６９万１００１円×超過売上げの割合５０％×仮想実施料率５％×（１－一審被告の寄与度７０％）＝２３万７６８２円ｂオイルリング売上高４２億４１２７万７１５８円×超過売上げの割合５０％×仮想実施料率７％×（１－一審被告の寄与度７０％）＝４４５３万３４１０円ｃ合計４４７７万１０９２円 本件発明２ａトップリング売上高３６億０８８１万８４９３円×超過売上げの割合５０％×仮想実施料率５％×（１－一審被告の寄与度７０％）＝２７０６万６１３８円ｂオイルリング売上高１７０万０２１４円×超過売上げの割合５０％×仮想実施料率７％×（１－一審被告の寄与度７０％）＝１万７８５２円ｃ合計２７０８万３９９０円 本件発明３ａトップリング売上高４３億０１９０万３８９７円×超過売上げの割合５０％×仮想実施料率３％×（１－一審被告の寄与度９０％）×７０％＝４５１万６９９９円ｂオイルリング売上高５億３８５２万６４８２円×超過売上げの割合５０％×仮想実施料率３％×（１－一審被告の寄与度９０％）×７０％＝５６万５４５２円
第３ 当裁判所の判断
当裁判所は，一審被告が本件各発明を実施していたこと，及び，一審被告による消滅時効の援用も理由がないため，一審原告が一審被告に対し本件各発明の特許を受ける権利の承継に対する相当の対価の支払を請求することができ，その相当の対価の額は，既払金を除き，８０１万４４０６円であると判断する。その理由は，以下のとおりである。
１一審被告による本件各発明の実施の有無（争点１）について争点１についての当裁判所の判断は，次のとおり，付加，訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第３の１に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1) 原判決３０頁１１行目冒頭から同頁２４行目末尾までを，次のとおり改める。
「ｂこれに対し，一審被告は，本件明細書１にはイオンプレーティングの方式としてＨＣＤ方式についての記載はあるがＡＩＰ方式についての記載はないこと，本件発明１，２の本件原出願当時（昭和５９年１０月５日），イオンプレーティングの方式としてＡＩＰ方式が広く知れ渡っており，公知の技術であったこと，ＨＣＤ方式では金属が溶融した後，蒸発するという過程を経るのに対し，ＡＩＰ方式では金属の溶融蒸発するという過程を経ないという製造工程の根本的な相違があること，また，本件明細書１の段落【００１１】には，クロムの蒸着速度がチタンの蒸着速度より極めて速いことが記載されているが，ＡＩＰ方式では皮膜形成速度はアーク電流に依存し，金属の平衡蒸気圧に無関係であって，クロムよりチタンの方が蒸着速度が速いことが公知であったといえるし，本件明細書１には，ＨＣＤ方式の実施例が記載されていることなどから，ＨＣＤ方式を前提として初めて，本件発明１の作用効果を奏功するものであるといえることなどから，特許請求の範囲にはイオンプレーティングの方式を限定する記載はないなどの理由では，本件発明１の技術的範囲にＡＩＰ方式が含まれるものとはいえない旨主張する。
しかし，本件発明１，２の本件原出願当時（昭和５９年１０月５日），イオンプレーティングの方式としてＡＩＰ方式が広く知れ渡っていることからすれば，ＡＩＰ方式によるイオンプレーティングについても，文言上特許請求の範囲の「イオンプレーティング」に含まれると解すべきである。本件明細書１におけるＨＣＤ方式の記載は実施例に関する記載にすぎない。また，ＨＣＤ方式では金属が溶融した後，蒸発するという過程を経るのに対し，ＡＩＰ方式では金属の溶融蒸発するという過程を経ないという製造工程に相違があるとしても，ＡＩＰ方式もイオンプレーティングの一方式であることに変わりはない。
また，前記認定のとおり，ＡＩＰ方式ではクロムの蒸着速度（成膜速度）はチタンに比し多少遅い程度であるといえるから，本件明細書１の段落【００１１】に，クロムの蒸着速度がチタンの蒸着速度より極めて速いことが記載されており，ＡＩＰ方式ではクロムよりチタンの方が蒸着速度が速いことが公知であったといえるとしても，このことは，ＡＩＰ方式が本件発明１の技術的範囲から除外されるまでの根拠とはならない。
よって，一審被告の上記主張を採用することはできない。」(2) 原判決３１頁２２行目冒頭から３２頁５行目末尾までを，次のとおり改める。
「ｂ一審被告は，上記ａ③について，ＡＩＰ炉で製造した製品（ＩＰ２００）には，Ｃｒ２Ｎ型窒化クロムが含まれていないと主張する。
一審被告は，その根拠として，まず，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●１９９２年（平成４年）当時，クラックや剥離の観点から，Ｃｒ２Ｎの存在は良くないこと，すなわちＣｒ２Ｎ＋ＣｒＮの混合相を有する製品は期待した作用効果を発揮していないことの知見を得たものであり，それ以後，一審被告は，本件発明１を実施しないこととした旨主張する。
しかし，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●これによって，ＡＩＰ炉で製造された一審被告製品１（ＩＰ２００）について，ＣｒＮ単一相のみであり，Ｃｒ２Ｎ型窒化クロムを含まないものにしたということはできないし，同書面は，一審被告が実際にＣｒ２Ｎ型窒化クロムが含まれていない製品をＡＩＰ炉で製造していたことを示す証拠とはいえない。
また，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●などから，ＡＩＰ炉で製造した製品（ＩＰ２００）には，Ｃｒ２Ｎ型窒化クロムが含まれていないと主張する。
しかし，調査報告書（乙５８）によれば，その後の平成１２年１０月頃，一審被告の技術開発部に所属する従業員が，ＡＩＰ炉（２号炉）で製造したピストンリングの分析を行い，Ｘ線回折によれば４３°付近にＣｒ２Ｎに相当するピークが存在していること，ＣＯＭＰＯ画像からは窒素濃度が高い暗部と低い明部があるのが観察されることなどの相当の根拠を示した上で，ＡＩＰ炉で製造した製品はＣｒＮ型窒化クロム単一相に近いが，Ｃｒ２Ｎ型窒化クロムも存在すると結論付けていることが認められる。そうすると，各証拠（甲４１，乙６３）の記載については，副成分のＣｒ２Ｎ型窒化クロムの記載を省略して主成分である「ＣｒＮ」のみを表記したという可能性を否定することはできない。
よって，前掲各証拠（甲４１，乙６３，７１）は，ＡＩＰ炉で製造した製品にはＣｒ２Ｎ型窒化クロムが数％含まれるとの前記認定を左右するものではないといわざるを得ない。
なお，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●との記載がある。
しかし，上記のとおり，平成１２年当時，一審被告の従業員が相当の根拠をもとに導き出した，ＡＩＰ炉で製造した製品はＣｒＮ型窒化クロム単一相に近いが，Ｃｒ２Ｎ型窒化クロムも存在するとの調査報告書（乙５８）の結論を，本訴提起後に作成された陳述書の記載によって否定することはできない。
以上によれば，ＡＩＰ炉で製造した製品（ＩＰ２００）には，Ｃｒ２Ｎ型窒化クロムが含まれていない旨の一審被告の主張を採用することはできない。」
２消滅時効の成否（争点２）について(1)消滅時効の起算点
ア勤務規則等の定めに基づき職務発明について特許を受ける権利を使用者に承継させた従業者は，使用者に対し相当の対価支払請求権を取得するところ（旧３５条３項），同請求権についての消滅時効の起算点は，特許を受ける権利の承継時であるのが原則であるが，勤務規則等に使用者が従業者に対して支払うべき対価の支払時期に関する定めがあるときは，その支払時期が消滅時効の起算点となると解される（最高裁判所平成１５年４月２２日第三小法廷判決民集５７巻４号４７７頁参照）。
イそこで，本件特許規定等に対価の支払時期に関する定めがあるかを検討するに，証拠（甲６，３０，乙７～１０。なお，枝番の記載は省略する。）及び弁論の全趣旨によれば，本件特許規定等について以下のとおり認められる。
(ｱ) 本件原出願に係る発明の特許を受ける権利の移転（昭和５９年９月１０日）当時の特許規定等ａ特許規定（昭和４６年施行）には，
① 会社が職務発明について特許を受ける権利を承継したとき及び実施したときは，会社は従業者に対し相当の褒賞を支払うこと（９条１項），
② 褒賞の金額及び支払の方法は特許表彰規定によること（同条４項），
③ 褒賞の金額に不服があるときは，会社に対し異議の申立てができること（同条５項）が規定されている。ｂ特許表彰規定（昭和５１年施行）には，
① 会社が出願したときは出願賞を支払うこと（２条１項），
② １年間の継続的な実施がされるごとに当該特許発明の有効期間中実施賞を支払うこと（３条１項），
③ 特許発明の実施効果が特に顕著なとき等には，事業所長の申請により社長表彰を行うことができること（同条３項）が規定されている。
(ｲ) 本件発明３の特許を受ける権利の移転（平成６年２月２１日）当時の特許規定等ａ特許規定（平成２年施行）には，
① 上記(ｱ)ａ①と同趣旨の規定（９条１項），
② 褒賞の金額及び支払の方法は特許表彰要領による旨の規定（同条２項），
③ 上記(ｱ)ａ③と同趣旨の規定（９条３項）がある。ｂ特許表彰要領（平成５年施行）には，
① 上記(ｱ)ｂ①と同趣旨の規定（２条１項），
② 出願賞は出願完了後に支払うこと（同条２項），
③ 出願が登録されたときは登録賞を支払うこと（３条），
④ 特許発明の実施が１年間を通じて継続的にされた場合は，当該年度の実施に対し実施賞を支払うこと（４条１項），
⑤ 特許発明の実施効果が特に顕著であるときは，特許審査会審査長の申請により，社長表彰を行うことができ，その運用は特許社長表彰運用基準によること（同条２項），
⑥ 特許審査会審査長は３月末までに特許審査部会長に実施賞支払の申請をすること（５条１項）が規定されている。
(ｳ) その後，本件特許規定等は数度にわたり改訂され，施行されたが，これらの改訂を通じ，出願賞，登録賞，実施賞並びに社長表彰を支払うこと，褒賞の金額に不服があるときは異議申立てができること，実施賞は年度内の特許発明の実施を要件とすること（平成１５年施行の改訂により，１年間の継続的な実施ではなく年度内に実施があれば足りるとされた。），出願賞が出願完了後に支払われること，実施賞は対象となる年度の後に支払手続がされることが規定されている。そして，一審被告は，毎年，本件各発明の実施賞について，各実施年度終了後遅くとも１年以内にこれを支払っている（前記争いのない事実等）。
また，上記の本件特許規定等の改訂に当たり，実施賞等の支払に関して経過規定は設けられていない。
ウ上記イによれば，本件特許規定等は，一審被告が，本件各発明の特許を受ける権利の承継の相当な対価の支払として，出願賞，登録賞，実施賞及び社長表彰を支払うことを定めており，社長表彰以外は，支払時期の定めがあることが認められ，これによれば，本件各発明の特許を受ける権利承継の相当の対価については，前掲最判における「勤務規則等に，使用者が従業者に対して支払うべき対価の支払時期の定めがあるとき」に該当し，その各支払時期が消滅時効期間の進行開始の起算点となるものと認められる。そして，一審被告は，本件特許規定等に従って，本件各発明の登録日以降，各年度毎の実施について，各年度終了日から遅くとも１年以内に実施賞を支払っていること（前記争いのない事実等）からすれば，本件各発明の各年度の実施に係る相当の対価については，各年度終了日の１年後の翌日から消滅時効期間の進行が開始すると解するのが相当である。したがって，本件各発明の平成９年度の実施分については，平成１１年３月３１日の翌日から，平成１０年度の実施分については，平成１２年３月３１日の翌日から，消滅時効の期間が進行するものと解される（なお，本件特許規定等の特許表彰要領（平成５年５月２０日施行のもの）の４条(1)項は，実施賞は，「特許発明（実体審査を経て登録された実用新案及び登録意匠を含み，特許発明という。）の実施が１年間を通じて継続的になされた場合には，当該年度の実施に対し以下の通り実施賞を支払う。」と定めており（甲６），特許発明が１年間を通じて継続的に実施された場合にのみ実施賞が支払われるものである。一審被告は，本件特許１及び２が平成９年度の途中で登録されているため，この規定について，登録された特許発明がその登録日以降１年間を通じて継続実施されることが必要であると解して，平成９年度分については，その要件を満たしていないとして，実施賞を支払わなかったと推認される。しかし，本件発明１及び２は，実際には平成９年度の１年間継続的に実施されていたのであり，その特許の登録が当該年度内になされただけである。上記規定は，実施賞が当該年度の特許発明の実施に対する相当の対価の支払の趣旨であることからすれば，本来，特許の登録時期にかかわらず，特許発明が１年間継続的に実施された場合に実施賞を支払うとの趣旨に解することが合理的な解釈である。したがって，一審被告は，本来，本件発明１及び２の平成９年度分実施について平成１１年３月３１日までには実施賞を支払うべきであったのに，支払わなかったと解し得るところである（本件発明３の平成９年度及び平成１０年度分の実施についても同様である。なお，後記(2)ア認定のとおり，一審被告は，社長表彰については，「特許発明が3 年間にわたり実施されて」（特許社長表彰運用基準）いるとして，本件各発明の平成９年度の実施から平成１１年度の実施について，本件特許規定等に定められた計算式に従って，実績補償相当の金員を支払っているところからすれば，「特許発明の実施」に関し，社長表彰については，上記の合理的な解釈を採用していたと解される。）。いずれにしても，本件特許規定等によれば，その実施賞等の定めにより，本件各発明の特許を受ける権利の承継の相当の対価については，これを全体としてみると，その支払時期の定めがある場合に該当すると認められる。）。
エ以上によれば，本件各発明の平成９年度以降の各年度の実施に係る相当の対価（相当の対価と実際の支払額との差額）については，上記ウ認定の各時期から消滅時効が進行するものと解される。
オ一審被告は，本件各発明についての相当の対価支払請求権の消滅時効は特許を受ける権利の承継の時から進行するから，本件発明１及び２については，平成６年９月１０日の経過により，本件発明３については平成１６年２月２１日の経過により消滅したと主張する。しかし，本件各発明については，出願賞，登録賞のほか，各年度経過後に各年度の特許発明の実施に対し実施賞を支払うとの本件特許規定等があることは前記認定のとおりであり，同規定に基づき，実際に各年度ごとに実施賞が支払われてきたのであるから，本件各発明の特許を受ける権利承継の相当の対価についてその支払時期の定めがあることは明らかであり，本件各発明の特許を受ける権利承継についての相当の対価支払請求権の消滅時効が，その承継の時（昭和５９年１０月５日ないし平成６年４月２１日）から進行するとの一審被告の主張は到底採用し得ない。
(2)時効中断について
ア社長表彰による時効中断社長表彰は，「特許発明の実施の効果が特に顕著である」ときは，特許審査会審査長の申請により支払われるものであり（特許表彰要領４条(2)），「特許社長表彰運用基準」の２条１項によれば，特許発明が３年にわたり実施されており，実施製品に占める当該特許発明の評価値が０．５以上で，かつ研究開発費回収後の年間実績利益評価額が１０００万円以上のものに対し支払われるものであり，また，同条２項には，「特許発明を他に実施許諾することにより年間５０万円以上の実施料収入を得たときは，社長表彰（補償金）として実施料収入年額の３％を支給する」と規定されている（甲６，乙１０）。
そして，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●上記２条１項の社長表彰に該当するとして，一審被告から一審原告に対し，平成１２年１２月５日に，本件特許規定等所定の詳細な計算式に基づいて計算された金額合計４３万７０００円が支払われている。（甲４）。
社長表彰は，このように特許発明の実施の効果が特に顕著なものに対し支払われるものであるから，いわゆる実績補償であり，本件各特許の特許を受ける権利承継の相当の対価の支払に充当されるものである。また，上記の社長表彰は，一審被告が，本件各発明の平成９年度から平成１１年度の３年度分の実施に対し上記のような検討を加え，実施賞に追加して支払われたものであるから，当該３年度分の実施に係る本件各発明の特許を受ける権利承継の相当の対価の支払債務に充当されるものであり，本件各発明の当該３年度分の実施に係る相当の対価支払請求権に対する債務の承認に当たると認められる。一審被告は，社長表彰は，特許審査会審査長の申請により任意に支払うものであり，実施の報償である実施賞とは性格を異にするものであるとか，一審被告が原告に対し，旧３５条に基づく相当の対価支払債務が存在することを前提に，その額に満たないことを知ってその一部を支払ったものではないから，相当の対価支払債務の承認には当たらない，と主張する。確かに，社長表彰は，一審被告が，特許審査会審査長の申請により特許発明の効果が顕著であると判断したものに対し支払うものであることは前記認定のとおりであるものの，これが実績補償であり，特許発明の実施に基づく相当の対価の支払であることも前記認定のとおりであるから，実施の報償である実施賞とは性格を異にするとの上記主張は採用し得ない。また，前記認定の本件特許規定等が社長表彰等の支払基準について詳細に定めており，実際に本件各発明の実施の実績を詳細に認定して，社長表彰を支払っていることからすれば，一審被告の一審原告に対する社長表彰に基づく支払は，本件各発明の特許を受ける権利承継の相当の対価についての支払であることを認識して支払ったものであると認められるから，旧３５条に基づく相当の対価支払債務の弁済であると認められるのであり，一審被告の上記主張はいずれも採用することができない。
イ催告と本訴提起による中断一審原告は，一審被告に対し，平成２２年１２月２日到達の内容証明郵便によって，本件各発明の特許を受ける権利の承継についての相当の対価支払債務の履行を催告した（甲７１）。
一審原告は，その後，平成２２年１２月２日から６か月以内である平成２３年４月２８日に，本件訴訟を
東京地方裁判所に提起した。
よって，本件各発明の特許を受ける権利承継についての相当の対価支払請求権のうち，平成９年度から平成１１年度の実施に係る相当の対価支払請求権に関する消滅時効は，平成１２年１２月５日の社長表彰の支払による債務の承認により時効の進行が中断し，その後平成２２年１２月５日に消滅時効の１０年の期間が経過するところ，平成２２年１２月２日の催告と本件訴訟の提起により，その消滅時効は再び中断したものと認められる。
ウ以上によれば，本件各発明の平成９年度から平成１１年度までの３年分の実施に関する一審被告による消滅時効の援用は，理由がない。
３本件各発明により受けるべき利益の額（争点３）について争点３についての当裁判所の判断は，次のとおり，付加，訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第３の３に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1) 原判決４８頁１９行目冒頭から同頁２２行目末尾までを，次のとおり改める。
「ア上記２によれば，本件各発明についての相当の対価支払請求権は，一審原告の請求に係る本件各発明の平成９年４月１日以降の実施による売上高に基づいて算定されるべきものとなる。」(2) 原判決４９頁４行目の「認められるから」から５０頁５行目末尾までを次のとおり改める。
「認められる。そして，本件各発明の各実施炉における被告各製品の算定対象期間は，別紙売上高一覧表（控訴審）①ないし③の一審原告主張の各欄記載のとおりであることは，斜字体で記載した本件発明２の試作炉（ＡＩＰ炉）２炉のＩＰ２５１オイルリング（ＤＶＭ）の欄を除き，争いがない（一審原告は，原審において争いがあった部分について，当審において一審被告の主張と概ね合わせている。）。以上によれば，本件各発明の相当の対価の算定の対象とする実施期間は，別紙売上高一覧表（控訴審）①ないし③の「認定」欄の「算定対象期間」欄に記載のとおりとなる（ただし，斜字体で記載した本件発明２の試作炉（ＡＩＰ炉）２炉のＩＰ２５１オイルリング（ＤＶＭ）の「算定対象期間」欄を除く。）」(3) 原判決５１頁１８行目冒頭から同頁２６行目末尾までを次のとおり改める。
「（ｲ）平成９年４月１日以降の実施による売上高は，具体的な期間ごとの売上高の増減等を認めるに足りる的確な証拠がないので，原判決別紙売上高一覧表①ないし③の「一審原告主張」欄の売上高を同「日数」欄記載の実施期間日数で按分し，上記イの実施期間日数を乗じることにより算出するのが相当であり，これによれば，別紙売上高一覧表（控訴審）①ないし③の「認定」欄のとおりであると認められる（小数点以下切り捨て。以下同じ）。」(4) 原判決５２頁９行目冒頭から同頁１９行目末尾までを次のとおり改める。
「エ以上によれば，平成９年４月１日以降の本件各発明の実施品の売上高の合計は次のとおりとなる。
(ｱ) 本件発明１合計４２億７２９６万８１５５円トップリング３１６９万１０００円オイルリング（ＤＶＭ及びレール）４２億４１２７万７１５５円(ｲ) 本件発明２合計３６億１０５１万８７０２円トップリング３６億０８８１万８４８９円オイルリング（ＤＶＭ）１７０万０２１３円(ｳ) 本件発明３合計４８億４０４３万０３７４円トップリング４３億０１９０万３８９４円オイルリング（ＤＶＭ及びレール）５億３８５２万６４８０円」(5) 原判決５４頁１５行目冒頭から５９頁１行目末尾までを次のとおり改める。
「(ｲ) 以上のとおり，一審被告はイオンプレーティング法による窒化クロムの被覆層を形成したピストンリング製品の分野において国内で約５０％の，海外で約２０％のシェアを有し，他方，国内の競業他社であるＮＰＲ社及びＴＰＲ社は平成１１年４月より前からイオンプレーティング法による窒化クロムの被覆層を採用していたことからすれば，ＮＰＲ社とＴＰＲ社は一審被告各製品の競合品であるピストンリング製品を製造販売していたということができる。また，ＴＰＲ社は，本件発明１及び２と同様の作用効果を奏し，これらの代替技術となり得る特許権を有していたことが認められる。
これに対し，一審原告は，ＮＰＲ社及びＴＰＲ社の各製品は，本件特許１又は２の技術的範囲に含まれるものであるし，ＴＰＲ社が有する上記特許権に係る発明が本件発明１及び２の利用発明にすぎず，その実施品は本件発明１及び２の単なる侵害品であるから，競合品とはなり得ない旨主張する。
しかし，ＮＰＲ社及びＴＰＲ社が実際に製造販売していた各製品が本件特許１又は２の技術的範囲に含まれるものであるか否かは明らかではないし，現に，ＮＰＲ社とＴＰＲ社は一審被告各製品の競合品であるピストンリング製品を製造販売していたことは否定できない。
また，ＴＰＲ社が有する上記特許権に係る発明が，その発明の内容に照らし，本件発明１及び２をさらに改良したものであるとはいえるものの，その発明を実施した同社の製品が実際に本件特許権１及び２を侵害するものであったかどうかは定かではなく，上記特許権が本件発明１及び２の代替技術となり得る特許権であるということも否定はできない。
よって，一審原告の上記主張は採用することができない。
イ本件各特許権の権利行使●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ウ本件各特許の無効理由について前記争いのない事実等のとおり，本件特許１についてはこれを無効とする旨の審決が確定しているものの，本件の口頭弁論終結時点において，本件特許２及び３に係る無効審判は請求されておらず，これらを無効とする旨の審決等による判断はされていない。
無効審決の確定により，特許権は初めから存在しなかったものとみなされるが（特許法１２５条本文），無効審決が確定するまでは，たとえ当該特許に無効理由があるとしても特許権は一応有効なものであって，事実上の独占力を有するものとして取り扱われる。すなわち特許権に無効理由があったとしても，当該特許権の行使の結果生じる独占の利益を享受できることとなる。したがって，本件特許１について本件訴訟提起後に無効審決が確定したとしても，そのことは，それまでに一審被告の得た利益の額に直ちに影響を及ぼすものではないといえる。
一審被告は，本件各特許には無効理由が存在しているから超過売上げは存在しないか，これを仮想実施料率で考慮するとしても，極めて低廉なものにしかなり得ないと主張する。確かに，特許権の行使の場面やライセンス交渉の場面において，対象特許に無効理由が存在することが同交渉の当事者双方の共通の認識になっている場合には，一般的には，このことが同交渉において特許権者に不利に働くことは考えられる。そうすると，独占の利益を算定する前提としての超過売上げの割合及び仮想実施料率を決する場面においては，無効理由の存否がその多寡に影響を与えることがあり得るということはできる。しかし，ライセンス交渉等の場面における無効理由の主張は，特許権侵害訴訟ないし無効審判において無効判断がなされる可能性があることを指摘するというものであり，無効審判手続における訂正の手続等，制度的にも無効理由を回避する手段が留保されていること等を考慮すると，無効理由の指摘自体，その根拠が確定的とまではいい難い場合も少なくはない。
そこで，本件各特許について，無効理由等を検討することとする。
(ｱ) 本件特許１について証拠（乙４３）によれば，本件特許１の無効審判は本件訴訟提起後に一審被告代理人が請求したものであり，無効とされた理由は，本件特許１の分割出願は新たな技術的事項を含むものとして分割要件に反するので，出願日の遡及が認められず，その結果，本件原出願の公開特許公報により新規性を欠くというものである。
そして，上記審決によると，
① 本件明細書等では，原出願に係る発明の目的と同一の課題である耐焼き付き特性に関し，ＣｒＮとＣｒ２Ｎとからなる表面被覆層（試料Ｎｏ１：本件原出願当初明細書等に記載の試料ＮＯ．４）が，原出願当初明細書等の記載とは異なり（本件原出願当初明細書では，「耐焼き付き特性試験において満足な特性を示さなかったので，本耐摩耗試験の対象から除いた。」と記載されている。），過酷な使用条件下においても充分な焼き付き特性を示すものとして扱われていること，また，
② ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムからなる混合組織を主成分とした組織でなる表面被覆層の耐摩耗量測定試験を行うことにより，原出願当初明細書等に記載のない，当該表面被覆層の耐摩耗性についての効果を確認していることが分割要件（特許法４４条１項）に反する理由とされている。
しかし，本件原出願の出願当初明細書（第２表）に記載されていた耐焼き付き試験の結果に照らすと（乙２８），本件明細書１における効果の記載については，耐焼き付き特性の方をより重視した記載等に訂正することにより，ＣｒＮめっき処理と同程度の耐焼き付き特性を有するピストンリングが得られることとなるから，審決において指摘された，本件原出願の出願当初明細書等に記載のない表面被覆層の耐摩耗性について効果を確認していることなどについての矛盾が解消される可能性があったことが窺われる。
よって，本件特許１については，明細書の発明の詳細な説明の一部を訂正することにより，本件特許１の分割出願は新たな技術的事項を含むものとして分割要件に反するので，出願日の遡及が認められず，その結果，本件原出願の公開特許公報により新規性を欠くという審決が指摘する無効理由を回避し得る可能性があったということができる。
そうすると，一審被告が本件特許１について権利行使を試みておらず，本件特許１について無効審決が確定したとしても，このことは超過売上げの割合及び仮想実施料率を認定するに当たり総合考慮すべき諸事情の中の一要素となり得るにとどまるものといえる。
さらに，上記の事情に加え，本件特許１についての無効審判が一審被告訴訟代理人の一人により本件訴訟提起後に請求されており，無効審判手続で提出された答弁書において，請求人の主張を認容する旨の主張をしていること，一審被告が無効審判において訂正の手続等の無効理由を回避する手段を講じていないことなどの本件審判手続における一審被告側の対応等を考慮すると，本件特許１について，超過売上げの割合及び仮想実施料率を認定するに当たっても，無効審決が確定したことを特に考慮することはできないといわざるを得ない。
なお，一審原告は，上記のような状況において，本件発明１の相当の対価支払請求権の額の多寡が，本件特許１の無効審決の確定により影響を受けた場合，これは一審被告の一審原告に対する債権侵害の不法行為となり得る旨主張する。しかし，前記のとおり，本件特許１について無効審決が確定したことについての影響を超過売上げの割合において特に考慮することはないし，仮想実施料率を認定するに当たっても特に考慮することはできないから，一審原告の上記主張はその前提を欠くものといわざるを得ない。
(ｲ) 本件特許２についてａ一審被告が，本件特許２について，競業他社に対し，それぞれ特許権侵害の警告をした際に，指摘された主な無効理由は，特許請求の範囲及び明細書の補正が，いわゆる要旨の変更に当たるものであって，不適法と認められるから，本件特許２の出願は平成９年４月３０日にされたものとみなされ，それより前に頒布された本件原出願の公開特許公報には，金属クロム相と窒化クロム相の混合相の大きさがおおむね１０００オングストローム以下であるピストンリングが開示されているので，本件発明２は新規性又は少なくとも進歩性を欠くというものであったことが認められる。
そこで，本件特許２について指摘された上記無効理由（補正要件違反による新規性等の欠如）について検討する。 証拠（乙３０，３２，３４，３５，３８）及び弁論の全趣旨によれば，
① 昭和６１年５月６日公開の本件原出願の公開特許公報（特開昭６１－８７９５０号）には，特許請求の範囲として「少なくとも一つの摺動面に，金属クロムと窒化クロムとの超微細な混合組織でなる被覆層を形成させたことを特徴とするピストンリング。」と，発明の詳細な説明として「被覆層において，金属クロム相と窒化クロム相との混合相」の「大きさは概ね１０００Å以下である」と記載されていること，
② 本件特許２の分割出願時の願書に添付した明細書には上記①の混合相の大きさに相当する記載はなかったこと，
③ 一審被告は，平成９年４月３０日付け手続補正書により，特許請求の範囲の記載を「少なくとも一つの摺動面に，ＣｒＮ型窒化クロムを主成分とし，ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織でなるイオンプレーティング被覆層を形成したことを特徴とするピストンリング。」と変更し，発明の詳細な説明中に「ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織でなる」との記載を追加する補正（以下「本件補正」という。）をし，これに基づいて本件特許２について特許登録がされたこと，以上の事実が認められる。
もっとも，本件原出願の出願当初明細書（乙２８）には，「この発明は，ピストンリングの摺動面に，金属クロムと窒化クロムとが超微細に混合してなる被覆層を形成させることにより，前記の目的を達成する。ここで，前記被覆層において，金属クロム層と窒化クロム層との混合層の微細化の程度は，光学顕微鏡による観察では識別が困難であり，Ｘ線解析によりクロム層と窒化クロム層との共存が確認可能な程度に微細化されているもので，該混合層の大きさは概ね１０００Å以下である。」との記載があることが認められ，この記載から，ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下であることが示唆されているということができる。また，分割出願時の願書に添付した明細書によると，実施例によって得られるＣｒＮ膜の組織については，ＣｒＮの粒径が５０ｎｍを超えない程度であること，すなわち５００オングストローム以下であることが認められ，このことは当時の技術常識であったということができる（甲１８，乙２３）。そうすると，本件特許２の分割出願時の願書に添付した明細書に混合相の大きさに相当する記載がなかったとしても，「ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織から成る」ことが分割出願時の願書に添付された明細書又は図面の記載から明らかであったと認めることができる。 上記事実関係によれば，本件補正が，いわゆる要旨の変更に当たり不適法なものであったと直ちに認めることはできない。
ｂ以上のとおり，本件発明２について，競業他社が主張する無効理由は，本件原出願の公開特許公報による新規性又は進歩性の欠如が一見して明らかなものであったとは認められない。このような場合，特許権侵害の警告を受け，又はライセンスを受けようとする者が，その交渉を自己に有利に進めるべく，本件発明２が進歩性を欠き無効理由が存在する旨を一審被告に対し主張したとしても，特許庁のした無効審決とか，侵害訴訟において裁判所が特許法１０４条の３の抗弁を理由があると認めて判決をした場合等の裏付けもない状況の下で（本件においては，本件口頭弁論終結日現在，いまだ本件特許２について，無効審判が請求され，無効審決が確定しているなどの事実は認められない。），超過売上げの割合及び実施料率を低廉化させられ得るとは直ちに考え難い。
そうすると，本件特許２について，超過売上げの割合及び仮想実施料率を認定するに当たっても，競業他社から無効理由を指摘されたことを特に考慮することはできない。
(ｳ) 本件特許３について一審被告は，本件発明３の「母材の表面粗さ」についてどの指標によるべきか記載されてに説示したとおり，Ｒｚ（十点平均粗さ）によるものと解するのが相当であるから，一審被告の主張は採用できない。
(ｴ) 以上のとおり，本件各特許について，無効審決が確定したことなどを超過売上げの割合及び仮想実施料率等を認定するに当たって特に考慮することはできない。
エ超過売上げの割合上記の諸事情，すなわち，一審被告は本件各発明の実施品である一審被告各製品だけでなくそれ以外のピストンリング製品についても相当高いシェアを有していること，競業他社が一審被告各製品の競合品の製造販売をしていること，ＴＰＲ社は本件発明１及び２の代替技術に係る特許を保有していたこと，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●など本件における諸事情を考慮すれば，本件各発明が本件各製品の売上げに寄与したといえるとしても，その程度が高いとみることは困難である。以上によれば，一審被告各製品の売上げのうち本件各特許権に基づく超過売上げの割合はいずれも２０％であると認めるのが相当である。
オこれに対し，一審原告は，
① 一審被告がオイルリング製品の市場を独占していること，
② ＴＰＲ社及びＮＰＲ社のピストンリング製品は，その性能上一審被告各製品の競合品となり得ないこと，
③ 一審被告各製品は一審被告の他の製品より利益率が高いこと，
④ ＴＰＲ社が保有する特許権はＩＰ３００のトップリングのうちＣｒアンダーコート品に対応する技術にすぎず，その余の一審被告各製品との関係で代替技術であるとはいえないこと，
⑤ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●を根拠に，超過売上げの割合はオイルリング及びトップリングのいずれも５０％であると主張する。
しかし，
①及び②について，前記ア(ｱ)ａないしｃに認定したところに照らし，一審被告がオイルリング製品の市場を独占していたとは認められず，本件各特許の出願時前後において，市場のシェアに変動はなかったといえるし，また，国内の競業他社が製造販売するイオンプレーティング法による窒化クロムの被覆層を形成したピストンリング製品が一審被告各製品の競合品となっていたということができる。
③について，一審被告各製品が同社の他の製品より利益率が高いことを裏付ける的確な証拠はない上，利益率が高いとしてもそのことから上記エの判断を覆すことは困難である。
④について，ＴＰＲ社が保有する特許は，前記ア(ｱ)ｄの特許請求の範囲の記載によれば，本件発明１及び２の実施品に代替し得る技術であると解することができる。
⑤について，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●したがって，一審原告の主張はいずれも採用することはできない。
カ他方，一審被告は，一審被告各製品の競合品の存在や特許の無効理由の存在からすれば，一審被告に独占の利益はなく超過売上げは存在しないと主張する。しかし，競合品や無効理由が存在することのみをもって特許発明の独占の利益が否定されるものではないし，本件においては，無効理由を回避する手段を講じることも可能であったというべきであるから，一審被告の主張は失当といわざるを得ない。」(6) 原判決６１頁２３行目の「③ 」の次に「また，本件発明１及び２については，前記認定のとおり，無効理由があるとは解されず，社長表彰においても、特許発明として高い評価を受けていること（甲４），さらに，
④ 」を加え，同頁２５行目の「仮想実施料率は各４％」を「仮想実施料率は各５％」と改める。
(7) 原判決６２頁１行目冒頭から３行目末尾までを次のとおり改める。
「ウこれに対し，一審原告は，ＮＰＲ社の実用新案権に係る考案は２層構成であるのに対し，本件発明１は，ＣｒＮとＣｒ2Ｎからなる混合組織を主成分とした組織でなるイオンプレーティング皮膜層／下層ないし母材，という１層構成ですむ発明であり，さらに，本件発明２も１層構成であることは変わらないから，本件発明１及び２とＮＰＲ社の実用新案権に係る考案とは，全くタイプ・系統の異なるものである旨主張する。
しかし，前記認定のＮＰＲ社の実用新案登録請求の範囲（上記ア（ｴ））によると，同考案は，軟窒化層を設けることが前提となってはいるものの，本件発明１及び２と全くタイプ・系統の異なるものであるということはできないから，一審原告の上記主張は採用することができない。
なお，本件発明１及び２に関する，イオンプレーティングによるＣｒ－Ｎ皮膜に関して，発明時には雑誌記事となったことが認められ（甲８０，８１），相応の評価がされていたということはできる。
エさらに，一審原告は，オイルリングにおいて本件発明１及び２の果たした役割がより大きいことを考慮すると，本件発明１及び２の仮想実施料率は，オイルリングでは少なくとも７％とすべきであり，本件発明３の仮想実施料率は少なくとも３％とすべきである旨主張し，一審被告は，これがゼロに近い旨をそれぞれ主張する。しかし，一審原告及び一審被告の上記各主張は，以上に説示したところに照らし，いずれも採用することができない。本件発明１及び２について，オイルリングにおいて果たした役割がより大きいとしても，前記認定と異なる仮想実施料率を認めるに足りる事情であるとまではいい難い。」
４相当の対価の額（争点４）について争点４についての当裁判所の判断は，次のとおり，付加，訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第３の４に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1) 原判決６２頁５行目末尾に，行を改めて，次のとおり加え，同頁６行目冒頭の「ア」を「イ」と改める。
「ア旧３５条３項及び４項が，従業者等と使用者等の利害関係を調整し両者間の衡平を実現する趣旨の規定であることからすると，同条４項の「使用者等が貢献した程度」を判断するに当たっては，使用者等が「その発明がされるについて」貢献した事情のほか，特許の取得・維持やライセンス契約の締結に要した労力や費用，あるいは，特許発明の実施品に係る事業が成功するに至った一切の要因・事情等を，使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献した一切の事情として考慮し得るものと解するのが相当である。これに対し，一審原告は，旧３５条４項は「前項の対価の額は，その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない」と規定しており，条文上，相当の対価の利益の額を算定するのに，発明がされた後の使用者等が貢献した程度を考慮することとはされていないから，量産化のための設備投資をしたこと等の発明がされた後の事情は考慮できない旨主張するが，上記の旧３５条３項及び４項の趣旨に照らし，採用することができない。そこで，以下において，本件各発明についての一審被告の貢献に係る事情について検討する。」(2) 原判決６３頁２３，２４行目の「ことは明らかと解される」を「ことが推認される。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●と改める。
(3) 原判決６３頁２６行目の「被告の貢献度を９５％と認める」を「一審被告の貢献度を９０％と認める」と改める。
(4) 原判決６４頁１行目冒頭から同頁３行目末尾までを次のとおり改める。
「ウこれに対し，一審原告は，一審被告の貢献度は，本件発明１及び２については多くとも７０％である旨，一審被告は，一審原告の貢献度は１％である旨，それぞれ主張するが，以上に説示したところに照らし，いずれも採用することができない。」(5) 原判決６４頁８行目冒頭から６５頁１５行目末尾までを次のとおり改める。
「(3) 相当の対価の額の計算
ア本件発明１(ｱ) 売上高４２億７２９６万８１５５円(ｲ) 超過売上げの割合２０％(ｳ) 仮想実施料率５％(ｴ) 一審被告の寄与度９０％(ｵ) 相当の対価の額４２７万２９６８円（計算式）４２億７２９６万８１５５円×２０％×５％×（１００－９０％）＝４２７万２９６８円
イ本件発明２(ｱ) 売上高３６億１０５１万８７０２円(ｲ) 超過売上げの割合２０％(ｳ) 仮想実施料率５％(ｴ) 一審被告の寄与度９０％(ｵ) 相当の対価の額３６１万０５１８円（計算式）３６億１０５１万８７０２円×２０％×５％×（１００－９０％）＝３６１万０５１８円
ウ本件発明３(ｱ) 売上高４８億４０４３万０３７４円(ｲ) 超過売上げの割合２０％(ｳ) 仮想実施料率２％(ｴ) 一審被告の寄与度９０％(ｵ) 共同発明における一審原告の寄与度７０％(ｶ) 相当の対価の額１３５万５３２０円（計算式）４８億４０４３万０３７４円×２０％×２％×（１００－９０％）×７０％＝１３５万５３２０円(4) まとめしたがって，一審被告による本件各発明の平成９年４月１日以降の実施に対応する本件各発明の相当の対価の額は，合計９２３万８８０６円となる。
上記金額から，上記相当の対価の一部として一審被告が一審原告に支払った平成９年度分以降の実施賞７８万７４００円（前記争いのない事実等(5)ア(ｱ)～(ｻ)）及び社長表彰４３万７０００円を控除すると，残額は８０１万４４０６円である。」
５結論以上によれば，一審原告の請求は，８０１万４４０６円及びこれに対する平成２３年５月２１日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり，その余は理由がないから，一審原告の控訴に基づき，これと異なる原判決を変更し，上記の限度で一審原告の請求を認容し，一審被告の控訴は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官 設樂 一
裁判官 大寄麻代
裁判官 岡田慎吾売上高一覧表（控訴審）①発明１原告主張認定炉製品売上高算定対象期間日数算定対象期間日数売上高ＩＰ２００トップリング7,576,201.7H9.4.1 ～H16.10.52,745H11.4.1 ～H16.10.52,0155,561,401１号炉〃オイルリング（ＤＶＭ）215,615,046.7H9.4.1 ～H15.2.282,160H11.4.1 ～H15.2.281,430142,745,146〃オイルリング（レール）982,925,595.1H9.4.1 ～H15.2.282,160H11.4.1 ～H15.2.281,430650,733,148ＩＰ２００トップリング23,955,887.0H9.11.1 ～H16.10.52,531H11.4.1 ～H16.10.52,01519,071,952２号炉〃オイルリング（ＤＶＭ）46,258,378.0H9.11.1 ～H16.10.52,531H11.4.1 ～H16.10.52,01536,827,590〃オイルリング（レール）1,875,182,445.0H9.11.1 ～H16.10.52,531H11.4.1 ～H16.10.52,0151,492,885,273６号炉ＩＰ２００オイルリング（レール）1,105,071,770.9H14.3.1 ～H16.4.30792H14.3.1 ～H16.4.307921,105,071,770ＩＰ２００トップリング158,912.2H9.4.1 ～H16.10.52,745H11.4.1 ～H16.10.52,015116,651試作炉〃オイルリング（ＤＶＭ）814,582.7H9.4.1 ～H16.10.52,745H11.4.1 ～H16.10.52,015597,954(ＨＣＤ炉）〃オイルリング（レール）15,409,339.7H9.4.1 ～H16.10.52,745H11.4.1 ～H16.10.52,01511,311,409合計4,272,968,159.0合計3,464,922,294内訳（トップ）31,691,001内訳（トップ）24,750,004（オイル）4,241,277,158（オイル）3,440,172,290売上高一覧表（控訴審）②発明２原告主張認定炉製品売上高算定対象期間日数算定対象期間日数売上高ＩＰ２５１トップリング0.0H9.4.1 ～0H11.4.1 ～00２号炉ＩＰ２５３トップリング0.0H9.4.1 ～0H11.4.1 ～00ＩＰ２５１トップリング617,776,016.3H11.12.1 ～H16.9.51,741H11.12.1 ～H16.9.51,741617,776,016４号炉ＩＰ２５３トップリング321,314,887.2H11.12.1 ～H16.9.51,741H11.12.1 ～H16.9.51,741321,314,887ＩＰ３００トップリング319,612,131.7H12.5.9 ～H16.9.51,581H12.5.9 ～H16.9.51,581319,612,131ＩＰ２５１トップリング939,232,781.4H13.3.1 ～H16.9.51,285H13.3.1 ～H16.9.51,285939,232,781５号炉ＩＰ２５１トップリング388,129,563.2H14.3.1 ～H16.9.5920H14.3.1 ～H16.9.5920388,129,563６号炉ＩＰ２５１トップリング121,515,921.0H15.1.1 ～H16.6.30547H15.1.1 ～H16.6.30547121,515,921８号炉〃オイルリング（ＤＶＭ）976,842.0H15.2.27 ～H16.6.30490H15.2.27 ～H16.6.30490976,842ＩＰ２５１トップリング12,831,058.1H16.2.1 ～H16.9.5218H16.2.1 ～H16.9.521812,831,058９号炉〃オイルリング（ＤＶＭ）482,588.7H16.2.1 ～H16.9.5218H16.2.1 ～H16.9.5218482,588ＩＰ２５１トップリング３号炉（３号炉）803,205,609.1H9.4.1 ～H16.9.52,715H11.4.1 ～H16.9.51,985587,242,406＋（１０号炉）28,696,480.4H16.6.1 ～H16.9.597H16.6.1 ～H16.9.59728,696,480１０号炉ＩＰ２５１トップリング50,712,562.2H9.4.1 ～H16.9.52,715H11.4.1 ～H16.9.51,98537,077,140試作炉〃オイルリング（ＤＶＭ）240,783.2H15.12.25 ～H16.9.5256H15.12.25 ～H16.9.5256240,783(ＡＩＰ炉）ＩＰ２５３トップリング3,465,845.0H10.2.4 ～H16.9.52,406H11.4.1 ～H16.9.51,9852,859,394ＩＰ３００トップリング2,325,637.3H13.9.18 ～H16.9.51,084H13.9.18 ～H16.9.51,0842,325,637合計3,610,518,706.8合計3,380,313,627内訳（トップ）3,608,818,493内訳（トップ）3,378,613,414（オイル）1,700,214（オイル）1,700,213売上高一覧表（控訴審）③発明３原告主張認定炉製品売上高算定対象期間日数算定対象期間日数売上高ＩＰ２００トップリング3,227,842.1H9.4.1 ～H14.2.171,784H11.4.1 ～H14.2.171,0541,907,032１号炉〃オイルリング（ＤＶＭ）233,355,664.5H9.4.1 ～H14.2.171,784H11.4.1 ～H14.2.171,054137,868,200〃オイルリング（レール）295,878,110.9H9.4.1 ～H14.2.171,784H11.4.1 ～H14.2.171,054174,806,910ＩＰ２００オイルリング（レール）0.0H9.11.1 ～0H11.4.1 ～00２号炉ＩＰ２５１トップリング329,130,478.7H9.4.1 ～H14.2.171,784H11.4.1 ～H14.2.171,054194,452,648ＩＰ２５３トップリング0.0H9.9.30 ～0H11.4.1 ～00ＩＰ２５１トップリング228,238,293.0H11.12.1 ～H14.2.17810H11.12.1 ～H14.2.17810228,238,293４号炉ＩＰ２５３トップリング125,324,297.0H11.12.1 ～H14.2.17810H11.12.1 ～H14.2.17810125,324,297５号炉ＩＰ２５１トップリング230,013,025.0H13.3.1 ～H14.2.17354H13.3.1 ～H14.2.17354230,013,025３号炉ＩＰ２５１トップリング＋（３号炉）2,283,889,252.7H9.4.1 ～H20.2.293,987H12.4.1 ～H20.2.292,8911,656,063,162１０号炉（１０号炉）1,080,937,803.0H16.6.1 ～H21.7.311,887H16.6.1 ～H21.7.311,8871,080,937,803試作炉ＩＰ２００トップリング33,589.3H9.4.1 ～H16.5.302,617H12.4.1 ～H16.5.301,52119,522（ＨＣＤ炉）〃オイルリング（ＤＶＭ）388,700.6H9.4.1 ～H16.5.302,617H12.4.1 ～H16.5.301,521225,912〃オイルリング（レール）8,904,006.3H9.4.1 ～H16.5.302,617H12.4.1 ～H16.5.301,5215,175,007試作炉ＩＰ２５１トップ16,579,255.8H9.4.1 ～H16.5.122,599H12.4.1 ～H16.5.121,5039,587,772（ＡＩＰ炉）〃オイルリング（ＤＶＭ）0.0～000ＩＰ２５３トップ3,509,060.0H10.2.4 ～H16.5.122,290H12.4.1 ～H16.5.121,5032,303,107ＩＰ３００トップ1,021,000.0H13.9.18 ～H16.5.12968H13.9.18 ～H16.5.129681,021,000合計4,840,430,378.9合計3,847,943,690内訳（トップ）4,301,903,897内訳（トップ）3,529,867,661（オイル）538,526,482（オイル）318,076,029
１一審被告による本件各発明の実施の有無（争点１）について争点１についての当裁判所の判断は，次のとおり，付加，訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第３の１に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1) 原判決３０頁１１行目冒頭から同頁２４行目末尾までを，次のとおり改める。
「ｂこれに対し，一審被告は，本件明細書１にはイオンプレーティングの方式としてＨＣＤ方式についての記載はあるがＡＩＰ方式についての記載はないこと，本件発明１，２の本件原出願当時（昭和５９年１０月５日），イオンプレーティングの方式としてＡＩＰ方式が広く知れ渡っており，公知の技術であったこと，ＨＣＤ方式では金属が溶融した後，蒸発するという過程を経るのに対し，ＡＩＰ方式では金属の溶融蒸発するという過程を経ないという製造工程の根本的な相違があること，また，本件明細書１の段落【００１１】には，クロムの蒸着速度がチタンの蒸着速度より極めて速いことが記載されているが，ＡＩＰ方式では皮膜形成速度はアーク電流に依存し，金属の平衡蒸気圧に無関係であって，クロムよりチタンの方が蒸着速度が速いことが公知であったといえるし，本件明細書１には，ＨＣＤ方式の実施例が記載されていることなどから，ＨＣＤ方式を前提として初めて，本件発明１の作用効果を奏功するものであるといえることなどから，特許請求の範囲にはイオンプレーティングの方式を限定する記載はないなどの理由では，本件発明１の技術的範囲にＡＩＰ方式が含まれるものとはいえない旨主張する。
しかし，本件発明１，２の本件原出願当時（昭和５９年１０月５日），イオンプレーティングの方式としてＡＩＰ方式が広く知れ渡っていることからすれば，ＡＩＰ方式によるイオンプレーティングについても，文言上特許請求の範囲の「イオンプレーティング」に含まれると解すべきである。本件明細書１におけるＨＣＤ方式の記載は実施例に関する記載にすぎない。また，ＨＣＤ方式では金属が溶融した後，蒸発するという過程を経るのに対し，ＡＩＰ方式では金属の溶融蒸発するという過程を経ないという製造工程に相違があるとしても，ＡＩＰ方式もイオンプレーティングの一方式であることに変わりはない。
また，前記認定のとおり，ＡＩＰ方式ではクロムの蒸着速度（成膜速度）はチタンに比し多少遅い程度であるといえるから，本件明細書１の段落【００１１】に，クロムの蒸着速度がチタンの蒸着速度より極めて速いことが記載されており，ＡＩＰ方式ではクロムよりチタンの方が蒸着速度が速いことが公知であったといえるとしても，このことは，ＡＩＰ方式が本件発明１の技術的範囲から除外されるまでの根拠とはならない。
よって，一審被告の上記主張を採用することはできない。」(2) 原判決３１頁２２行目冒頭から３２頁５行目末尾までを，次のとおり改める。
「ｂ一審被告は，上記ａ③について，ＡＩＰ炉で製造した製品（ＩＰ２００）には，Ｃｒ２Ｎ型窒化クロムが含まれていないと主張する。
一審被告は，その根拠として，まず，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●１９９２年（平成４年）当時，クラックや剥離の観点から，Ｃｒ２Ｎの存在は良くないこと，すなわちＣｒ２Ｎ＋ＣｒＮの混合相を有する製品は期待した作用効果を発揮していないことの知見を得たものであり，それ以後，一審被告は，本件発明１を実施しないこととした旨主張する。
しかし，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●これによって，ＡＩＰ炉で製造された一審被告製品１（ＩＰ２００）について，ＣｒＮ単一相のみであり，Ｃｒ２Ｎ型窒化クロムを含まないものにしたということはできないし，同書面は，一審被告が実際にＣｒ２Ｎ型窒化クロムが含まれていない製品をＡＩＰ炉で製造していたことを示す証拠とはいえない。
また，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●などから，ＡＩＰ炉で製造した製品（ＩＰ２００）には，Ｃｒ２Ｎ型窒化クロムが含まれていないと主張する。
しかし，調査報告書（乙５８）によれば，その後の平成１２年１０月頃，一審被告の技術開発部に所属する従業員が，ＡＩＰ炉（２号炉）で製造したピストンリングの分析を行い，Ｘ線回折によれば４３°付近にＣｒ２Ｎに相当するピークが存在していること，ＣＯＭＰＯ画像からは窒素濃度が高い暗部と低い明部があるのが観察されることなどの相当の根拠を示した上で，ＡＩＰ炉で製造した製品はＣｒＮ型窒化クロム単一相に近いが，Ｃｒ２Ｎ型窒化クロムも存在すると結論付けていることが認められる。そうすると，各証拠（甲４１，乙６３）の記載については，副成分のＣｒ２Ｎ型窒化クロムの記載を省略して主成分である「ＣｒＮ」のみを表記したという可能性を否定することはできない。
よって，前掲各証拠（甲４１，乙６３，７１）は，ＡＩＰ炉で製造した製品にはＣｒ２Ｎ型窒化クロムが数％含まれるとの前記認定を左右するものではないといわざるを得ない。
なお，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●との記載がある。
しかし，上記のとおり，平成１２年当時，一審被告の従業員が相当の根拠をもとに導き出した，ＡＩＰ炉で製造した製品はＣｒＮ型窒化クロム単一相に近いが，Ｃｒ２Ｎ型窒化クロムも存在するとの調査報告書（乙５８）の結論を，本訴提起後に作成された陳述書の記載によって否定することはできない。
以上によれば，ＡＩＰ炉で製造した製品（ＩＰ２００）には，Ｃｒ２Ｎ型窒化クロムが含まれていない旨の一審被告の主張を採用することはできない。」
２消滅時効の成否（争点２）について(1)消滅時効の起算点
ア勤務規則等の定めに基づき職務発明について特許を受ける権利を使用者に承継させた従業者は，使用者に対し相当の対価支払請求権を取得するところ（旧３５条３項），同請求権についての消滅時効の起算点は，特許を受ける権利の承継時であるのが原則であるが，勤務規則等に使用者が従業者に対して支払うべき対価の支払時期に関する定めがあるときは，その支払時期が消滅時効の起算点となると解される（最高裁判所平成１５年４月２２日第三小法廷判決民集５７巻４号４７７頁参照）。
イそこで，本件特許規定等に対価の支払時期に関する定めがあるかを検討するに，証拠（甲６，３０，乙７～１０。なお，枝番の記載は省略する。）及び弁論の全趣旨によれば，本件特許規定等について以下のとおり認められる。
(ｱ) 本件原出願に係る発明の特許を受ける権利の移転（昭和５９年９月１０日）当時の特許規定等ａ特許規定（昭和４６年施行）には，
① 会社が職務発明について特許を受ける権利を承継したとき及び実施したときは，会社は従業者に対し相当の褒賞を支払うこと（９条１項），
② 褒賞の金額及び支払の方法は特許表彰規定によること（同条４項），
③ 褒賞の金額に不服があるときは，会社に対し異議の申立てができること（同条５項）が規定されている。ｂ特許表彰規定（昭和５１年施行）には，
① 会社が出願したときは出願賞を支払うこと（２条１項），
② １年間の継続的な実施がされるごとに当該特許発明の有効期間中実施賞を支払うこと（３条１項），
③ 特許発明の実施効果が特に顕著なとき等には，事業所長の申請により社長表彰を行うことができること（同条３項）が規定されている。
(ｲ) 本件発明３の特許を受ける権利の移転（平成６年２月２１日）当時の特許規定等ａ特許規定（平成２年施行）には，
① 上記(ｱ)ａ①と同趣旨の規定（９条１項），
② 褒賞の金額及び支払の方法は特許表彰要領による旨の規定（同条２項），
③ 上記(ｱ)ａ③と同趣旨の規定（９条３項）がある。ｂ特許表彰要領（平成５年施行）には，
① 上記(ｱ)ｂ①と同趣旨の規定（２条１項），
② 出願賞は出願完了後に支払うこと（同条２項），
③ 出願が登録されたときは登録賞を支払うこと（３条），
④ 特許発明の実施が１年間を通じて継続的にされた場合は，当該年度の実施に対し実施賞を支払うこと（４条１項），
⑤ 特許発明の実施効果が特に顕著であるときは，特許審査会審査長の申請により，社長表彰を行うことができ，その運用は特許社長表彰運用基準によること（同条２項），
⑥ 特許審査会審査長は３月末までに特許審査部会長に実施賞支払の申請をすること（５条１項）が規定されている。
(ｳ) その後，本件特許規定等は数度にわたり改訂され，施行されたが，これらの改訂を通じ，出願賞，登録賞，実施賞並びに社長表彰を支払うこと，褒賞の金額に不服があるときは異議申立てができること，実施賞は年度内の特許発明の実施を要件とすること（平成１５年施行の改訂により，１年間の継続的な実施ではなく年度内に実施があれば足りるとされた。），出願賞が出願完了後に支払われること，実施賞は対象となる年度の後に支払手続がされることが規定されている。そして，一審被告は，毎年，本件各発明の実施賞について，各実施年度終了後遅くとも１年以内にこれを支払っている（前記争いのない事実等）。
また，上記の本件特許規定等の改訂に当たり，実施賞等の支払に関して経過規定は設けられていない。
ウ上記イによれば，本件特許規定等は，一審被告が，本件各発明の特許を受ける権利の承継の相当な対価の支払として，出願賞，登録賞，実施賞及び社長表彰を支払うことを定めており，社長表彰以外は，支払時期の定めがあることが認められ，これによれば，本件各発明の特許を受ける権利承継の相当の対価については，前掲最判における「勤務規則等に，使用者が従業者に対して支払うべき対価の支払時期の定めがあるとき」に該当し，その各支払時期が消滅時効期間の進行開始の起算点となるものと認められる。そして，一審被告は，本件特許規定等に従って，本件各発明の登録日以降，各年度毎の実施について，各年度終了日から遅くとも１年以内に実施賞を支払っていること（前記争いのない事実等）からすれば，本件各発明の各年度の実施に係る相当の対価については，各年度終了日の１年後の翌日から消滅時効期間の進行が開始すると解するのが相当である。したがって，本件各発明の平成９年度の実施分については，平成１１年３月３１日の翌日から，平成１０年度の実施分については，平成１２年３月３１日の翌日から，消滅時効の期間が進行するものと解される（なお，本件特許規定等の特許表彰要領（平成５年５月２０日施行のもの）の４条(1)項は，実施賞は，「特許発明（実体審査を経て登録された実用新案及び登録意匠を含み，特許発明という。）の実施が１年間を通じて継続的になされた場合には，当該年度の実施に対し以下の通り実施賞を支払う。」と定めており（甲６），特許発明が１年間を通じて継続的に実施された場合にのみ実施賞が支払われるものである。一審被告は，本件特許１及び２が平成９年度の途中で登録されているため，この規定について，登録された特許発明がその登録日以降１年間を通じて継続実施されることが必要であると解して，平成９年度分については，その要件を満たしていないとして，実施賞を支払わなかったと推認される。しかし，本件発明１及び２は，実際には平成９年度の１年間継続的に実施されていたのであり，その特許の登録が当該年度内になされただけである。上記規定は，実施賞が当該年度の特許発明の実施に対する相当の対価の支払の趣旨であることからすれば，本来，特許の登録時期にかかわらず，特許発明が１年間継続的に実施された場合に実施賞を支払うとの趣旨に解することが合理的な解釈である。したがって，一審被告は，本来，本件発明１及び２の平成９年度分実施について平成１１年３月３１日までには実施賞を支払うべきであったのに，支払わなかったと解し得るところである（本件発明３の平成９年度及び平成１０年度分の実施についても同様である。なお，後記(2)ア認定のとおり，一審被告は，社長表彰については，「特許発明が3 年間にわたり実施されて」（特許社長表彰運用基準）いるとして，本件各発明の平成９年度の実施から平成１１年度の実施について，本件特許規定等に定められた計算式に従って，実績補償相当の金員を支払っているところからすれば，「特許発明の実施」に関し，社長表彰については，上記の合理的な解釈を採用していたと解される。）。いずれにしても，本件特許規定等によれば，その実施賞等の定めにより，本件各発明の特許を受ける権利の承継の相当の対価については，これを全体としてみると，その支払時期の定めがある場合に該当すると認められる。）。
エ以上によれば，本件各発明の平成９年度以降の各年度の実施に係る相当の対価（相当の対価と実際の支払額との差額）については，上記ウ認定の各時期から消滅時効が進行するものと解される。
オ一審被告は，本件各発明についての相当の対価支払請求権の消滅時効は特許を受ける権利の承継の時から進行するから，本件発明１及び２については，平成６年９月１０日の経過により，本件発明３については平成１６年２月２１日の経過により消滅したと主張する。しかし，本件各発明については，出願賞，登録賞のほか，各年度経過後に各年度の特許発明の実施に対し実施賞を支払うとの本件特許規定等があることは前記認定のとおりであり，同規定に基づき，実際に各年度ごとに実施賞が支払われてきたのであるから，本件各発明の特許を受ける権利承継の相当の対価についてその支払時期の定めがあることは明らかであり，本件各発明の特許を受ける権利承継についての相当の対価支払請求権の消滅時効が，その承継の時（昭和５９年１０月５日ないし平成６年４月２１日）から進行するとの一審被告の主張は到底採用し得ない。
(2)時効中断について
ア社長表彰による時効中断社長表彰は，「特許発明の実施の効果が特に顕著である」ときは，特許審査会審査長の申請により支払われるものであり（特許表彰要領４条(2)），「特許社長表彰運用基準」の２条１項によれば，特許発明が３年にわたり実施されており，実施製品に占める当該特許発明の評価値が０．５以上で，かつ研究開発費回収後の年間実績利益評価額が１０００万円以上のものに対し支払われるものであり，また，同条２項には，「特許発明を他に実施許諾することにより年間５０万円以上の実施料収入を得たときは，社長表彰（補償金）として実施料収入年額の３％を支給する」と規定されている（甲６，乙１０）。
そして，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●上記２条１項の社長表彰に該当するとして，一審被告から一審原告に対し，平成１２年１２月５日に，本件特許規定等所定の詳細な計算式に基づいて計算された金額合計４３万７０００円が支払われている。（甲４）。
社長表彰は，このように特許発明の実施の効果が特に顕著なものに対し支払われるものであるから，いわゆる実績補償であり，本件各特許の特許を受ける権利承継の相当の対価の支払に充当されるものである。また，上記の社長表彰は，一審被告が，本件各発明の平成９年度から平成１１年度の３年度分の実施に対し上記のような検討を加え，実施賞に追加して支払われたものであるから，当該３年度分の実施に係る本件各発明の特許を受ける権利承継の相当の対価の支払債務に充当されるものであり，本件各発明の当該３年度分の実施に係る相当の対価支払請求権に対する債務の承認に当たると認められる。一審被告は，社長表彰は，特許審査会審査長の申請により任意に支払うものであり，実施の報償である実施賞とは性格を異にするものであるとか，一審被告が原告に対し，旧３５条に基づく相当の対価支払債務が存在することを前提に，その額に満たないことを知ってその一部を支払ったものではないから，相当の対価支払債務の承認には当たらない，と主張する。確かに，社長表彰は，一審被告が，特許審査会審査長の申請により特許発明の効果が顕著であると判断したものに対し支払うものであることは前記認定のとおりであるものの，これが実績補償であり，特許発明の実施に基づく相当の対価の支払であることも前記認定のとおりであるから，実施の報償である実施賞とは性格を異にするとの上記主張は採用し得ない。また，前記認定の本件特許規定等が社長表彰等の支払基準について詳細に定めており，実際に本件各発明の実施の実績を詳細に認定して，社長表彰を支払っていることからすれば，一審被告の一審原告に対する社長表彰に基づく支払は，本件各発明の特許を受ける権利承継の相当の対価についての支払であることを認識して支払ったものであると認められるから，旧３５条に基づく相当の対価支払債務の弁済であると認められるのであり，一審被告の上記主張はいずれも採用することができない。
イ催告と本訴提起による中断一審原告は，一審被告に対し，平成２２年１２月２日到達の内容証明郵便によって，本件各発明の特許を受ける権利の承継についての相当の対価支払債務の履行を催告した（甲７１）。
一審原告は，その後，平成２２年１２月２日から６か月以内である平成２３年４月２８日に，本件訴訟を
東京地方裁判所に提起した。
よって，本件各発明の特許を受ける権利承継についての相当の対価支払請求権のうち，平成９年度から平成１１年度の実施に係る相当の対価支払請求権に関する消滅時効は，平成１２年１２月５日の社長表彰の支払による債務の承認により時効の進行が中断し，その後平成２２年１２月５日に消滅時効の１０年の期間が経過するところ，平成２２年１２月２日の催告と本件訴訟の提起により，その消滅時効は再び中断したものと認められる。
ウ以上によれば，本件各発明の平成９年度から平成１１年度までの３年分の実施に関する一審被告による消滅時効の援用は，理由がない。
３本件各発明により受けるべき利益の額（争点３）について争点３についての当裁判所の判断は，次のとおり，付加，訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第３の３に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1) 原判決４８頁１９行目冒頭から同頁２２行目末尾までを，次のとおり改める。
「ア上記２によれば，本件各発明についての相当の対価支払請求権は，一審原告の請求に係る本件各発明の平成９年４月１日以降の実施による売上高に基づいて算定されるべきものとなる。」(2) 原判決４９頁４行目の「認められるから」から５０頁５行目末尾までを次のとおり改める。
「認められる。そして，本件各発明の各実施炉における被告各製品の算定対象期間は，別紙売上高一覧表（控訴審）①ないし③の一審原告主張の各欄記載のとおりであることは，斜字体で記載した本件発明２の試作炉（ＡＩＰ炉）２炉のＩＰ２５１オイルリング（ＤＶＭ）の欄を除き，争いがない（一審原告は，原審において争いがあった部分について，当審において一審被告の主張と概ね合わせている。）。以上によれば，本件各発明の相当の対価の算定の対象とする実施期間は，別紙売上高一覧表（控訴審）①ないし③の「認定」欄の「算定対象期間」欄に記載のとおりとなる（ただし，斜字体で記載した本件発明２の試作炉（ＡＩＰ炉）２炉のＩＰ２５１オイルリング（ＤＶＭ）の「算定対象期間」欄を除く。）」(3) 原判決５１頁１８行目冒頭から同頁２６行目末尾までを次のとおり改める。
「（ｲ）平成９年４月１日以降の実施による売上高は，具体的な期間ごとの売上高の増減等を認めるに足りる的確な証拠がないので，原判決別紙売上高一覧表①ないし③の「一審原告主張」欄の売上高を同「日数」欄記載の実施期間日数で按分し，上記イの実施期間日数を乗じることにより算出するのが相当であり，これによれば，別紙売上高一覧表（控訴審）①ないし③の「認定」欄のとおりであると認められる（小数点以下切り捨て。以下同じ）。」(4) 原判決５２頁９行目冒頭から同頁１９行目末尾までを次のとおり改める。
「エ以上によれば，平成９年４月１日以降の本件各発明の実施品の売上高の合計は次のとおりとなる。
(ｱ) 本件発明１合計４２億７２９６万８１５５円トップリング３１６９万１０００円オイルリング（ＤＶＭ及びレール）４２億４１２７万７１５５円(ｲ) 本件発明２合計３６億１０５１万８７０２円トップリング３６億０８８１万８４８９円オイルリング（ＤＶＭ）１７０万０２１３円(ｳ) 本件発明３合計４８億４０４３万０３７４円トップリング４３億０１９０万３８９４円オイルリング（ＤＶＭ及びレール）５億３８５２万６４８０円」(5) 原判決５４頁１５行目冒頭から５９頁１行目末尾までを次のとおり改める。
「(ｲ) 以上のとおり，一審被告はイオンプレーティング法による窒化クロムの被覆層を形成したピストンリング製品の分野において国内で約５０％の，海外で約２０％のシェアを有し，他方，国内の競業他社であるＮＰＲ社及びＴＰＲ社は平成１１年４月より前からイオンプレーティング法による窒化クロムの被覆層を採用していたことからすれば，ＮＰＲ社とＴＰＲ社は一審被告各製品の競合品であるピストンリング製品を製造販売していたということができる。また，ＴＰＲ社は，本件発明１及び２と同様の作用効果を奏し，これらの代替技術となり得る特許権を有していたことが認められる。
これに対し，一審原告は，ＮＰＲ社及びＴＰＲ社の各製品は，本件特許１又は２の技術的範囲に含まれるものであるし，ＴＰＲ社が有する上記特許権に係る発明が本件発明１及び２の利用発明にすぎず，その実施品は本件発明１及び２の単なる侵害品であるから，競合品とはなり得ない旨主張する。
しかし，ＮＰＲ社及びＴＰＲ社が実際に製造販売していた各製品が本件特許１又は２の技術的範囲に含まれるものであるか否かは明らかではないし，現に，ＮＰＲ社とＴＰＲ社は一審被告各製品の競合品であるピストンリング製品を製造販売していたことは否定できない。
また，ＴＰＲ社が有する上記特許権に係る発明が，その発明の内容に照らし，本件発明１及び２をさらに改良したものであるとはいえるものの，その発明を実施した同社の製品が実際に本件特許権１及び２を侵害するものであったかどうかは定かではなく，上記特許権が本件発明１及び２の代替技術となり得る特許権であるということも否定はできない。
よって，一審原告の上記主張は採用することができない。
イ本件各特許権の権利行使●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ウ本件各特許の無効理由について前記争いのない事実等のとおり，本件特許１についてはこれを無効とする旨の審決が確定しているものの，本件の口頭弁論終結時点において，本件特許２及び３に係る無効審判は請求されておらず，これらを無効とする旨の審決等による判断はされていない。
無効審決の確定により，特許権は初めから存在しなかったものとみなされるが（特許法１２５条本文），無効審決が確定するまでは，たとえ当該特許に無効理由があるとしても特許権は一応有効なものであって，事実上の独占力を有するものとして取り扱われる。すなわち特許権に無効理由があったとしても，当該特許権の行使の結果生じる独占の利益を享受できることとなる。したがって，本件特許１について本件訴訟提起後に無効審決が確定したとしても，そのことは，それまでに一審被告の得た利益の額に直ちに影響を及ぼすものではないといえる。
一審被告は，本件各特許には無効理由が存在しているから超過売上げは存在しないか，これを仮想実施料率で考慮するとしても，極めて低廉なものにしかなり得ないと主張する。確かに，特許権の行使の場面やライセンス交渉の場面において，対象特許に無効理由が存在することが同交渉の当事者双方の共通の認識になっている場合には，一般的には，このことが同交渉において特許権者に不利に働くことは考えられる。そうすると，独占の利益を算定する前提としての超過売上げの割合及び仮想実施料率を決する場面においては，無効理由の存否がその多寡に影響を与えることがあり得るということはできる。しかし，ライセンス交渉等の場面における無効理由の主張は，特許権侵害訴訟ないし無効審判において無効判断がなされる可能性があることを指摘するというものであり，無効審判手続における訂正の手続等，制度的にも無効理由を回避する手段が留保されていること等を考慮すると，無効理由の指摘自体，その根拠が確定的とまではいい難い場合も少なくはない。
そこで，本件各特許について，無効理由等を検討することとする。
(ｱ) 本件特許１について証拠（乙４３）によれば，本件特許１の無効審判は本件訴訟提起後に一審被告代理人が請求したものであり，無効とされた理由は，本件特許１の分割出願は新たな技術的事項を含むものとして分割要件に反するので，出願日の遡及が認められず，その結果，本件原出願の公開特許公報により新規性を欠くというものである。
そして，上記審決によると，
① 本件明細書等では，原出願に係る発明の目的と同一の課題である耐焼き付き特性に関し，ＣｒＮとＣｒ２Ｎとからなる表面被覆層（試料Ｎｏ１：本件原出願当初明細書等に記載の試料ＮＯ．４）が，原出願当初明細書等の記載とは異なり（本件原出願当初明細書では，「耐焼き付き特性試験において満足な特性を示さなかったので，本耐摩耗試験の対象から除いた。」と記載されている。），過酷な使用条件下においても充分な焼き付き特性を示すものとして扱われていること，また，
② ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムからなる混合組織を主成分とした組織でなる表面被覆層の耐摩耗量測定試験を行うことにより，原出願当初明細書等に記載のない，当該表面被覆層の耐摩耗性についての効果を確認していることが分割要件（特許法４４条１項）に反する理由とされている。
しかし，本件原出願の出願当初明細書（第２表）に記載されていた耐焼き付き試験の結果に照らすと（乙２８），本件明細書１における効果の記載については，耐焼き付き特性の方をより重視した記載等に訂正することにより，ＣｒＮめっき処理と同程度の耐焼き付き特性を有するピストンリングが得られることとなるから，審決において指摘された，本件原出願の出願当初明細書等に記載のない表面被覆層の耐摩耗性について効果を確認していることなどについての矛盾が解消される可能性があったことが窺われる。
よって，本件特許１については，明細書の発明の詳細な説明の一部を訂正することにより，本件特許１の分割出願は新たな技術的事項を含むものとして分割要件に反するので，出願日の遡及が認められず，その結果，本件原出願の公開特許公報により新規性を欠くという審決が指摘する無効理由を回避し得る可能性があったということができる。
そうすると，一審被告が本件特許１について権利行使を試みておらず，本件特許１について無効審決が確定したとしても，このことは超過売上げの割合及び仮想実施料率を認定するに当たり総合考慮すべき諸事情の中の一要素となり得るにとどまるものといえる。
さらに，上記の事情に加え，本件特許１についての無効審判が一審被告訴訟代理人の一人により本件訴訟提起後に請求されており，無効審判手続で提出された答弁書において，請求人の主張を認容する旨の主張をしていること，一審被告が無効審判において訂正の手続等の無効理由を回避する手段を講じていないことなどの本件審判手続における一審被告側の対応等を考慮すると，本件特許１について，超過売上げの割合及び仮想実施料率を認定するに当たっても，無効審決が確定したことを特に考慮することはできないといわざるを得ない。
なお，一審原告は，上記のような状況において，本件発明１の相当の対価支払請求権の額の多寡が，本件特許１の無効審決の確定により影響を受けた場合，これは一審被告の一審原告に対する債権侵害の不法行為となり得る旨主張する。しかし，前記のとおり，本件特許１について無効審決が確定したことについての影響を超過売上げの割合において特に考慮することはないし，仮想実施料率を認定するに当たっても特に考慮することはできないから，一審原告の上記主張はその前提を欠くものといわざるを得ない。
(ｲ) 本件特許２についてａ一審被告が，本件特許２について，競業他社に対し，それぞれ特許権侵害の警告をした際に，指摘された主な無効理由は，特許請求の範囲及び明細書の補正が，いわゆる要旨の変更に当たるものであって，不適法と認められるから，本件特許２の出願は平成９年４月３０日にされたものとみなされ，それより前に頒布された本件原出願の公開特許公報には，金属クロム相と窒化クロム相の混合相の大きさがおおむね１０００オングストローム以下であるピストンリングが開示されているので，本件発明２は新規性又は少なくとも進歩性を欠くというものであったことが認められる。
そこで，本件特許２について指摘された上記無効理由（補正要件違反による新規性等の欠如）について検討する。 証拠（乙３０，３２，３４，３５，３８）及び弁論の全趣旨によれば，
① 昭和６１年５月６日公開の本件原出願の公開特許公報（特開昭６１－８７９５０号）には，特許請求の範囲として「少なくとも一つの摺動面に，金属クロムと窒化クロムとの超微細な混合組織でなる被覆層を形成させたことを特徴とするピストンリング。」と，発明の詳細な説明として「被覆層において，金属クロム相と窒化クロム相との混合相」の「大きさは概ね１０００Å以下である」と記載されていること，
② 本件特許２の分割出願時の願書に添付した明細書には上記①の混合相の大きさに相当する記載はなかったこと，
③ 一審被告は，平成９年４月３０日付け手続補正書により，特許請求の範囲の記載を「少なくとも一つの摺動面に，ＣｒＮ型窒化クロムを主成分とし，ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織でなるイオンプレーティング被覆層を形成したことを特徴とするピストンリング。」と変更し，発明の詳細な説明中に「ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織でなる」との記載を追加する補正（以下「本件補正」という。）をし，これに基づいて本件特許２について特許登録がされたこと，以上の事実が認められる。
もっとも，本件原出願の出願当初明細書（乙２８）には，「この発明は，ピストンリングの摺動面に，金属クロムと窒化クロムとが超微細に混合してなる被覆層を形成させることにより，前記の目的を達成する。ここで，前記被覆層において，金属クロム層と窒化クロム層との混合層の微細化の程度は，光学顕微鏡による観察では識別が困難であり，Ｘ線解析によりクロム層と窒化クロム層との共存が確認可能な程度に微細化されているもので，該混合層の大きさは概ね１０００Å以下である。」との記載があることが認められ，この記載から，ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下であることが示唆されているということができる。また，分割出願時の願書に添付した明細書によると，実施例によって得られるＣｒＮ膜の組織については，ＣｒＮの粒径が５０ｎｍを超えない程度であること，すなわち５００オングストローム以下であることが認められ，このことは当時の技術常識であったということができる（甲１８，乙２３）。そうすると，本件特許２の分割出願時の願書に添付した明細書に混合相の大きさに相当する記載がなかったとしても，「ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織から成る」ことが分割出願時の願書に添付された明細書又は図面の記載から明らかであったと認めることができる。 上記事実関係によれば，本件補正が，いわゆる要旨の変更に当たり不適法なものであったと直ちに認めることはできない。
ｂ以上のとおり，本件発明２について，競業他社が主張する無効理由は，本件原出願の公開特許公報による新規性又は進歩性の欠如が一見して明らかなものであったとは認められない。このような場合，特許権侵害の警告を受け，又はライセンスを受けようとする者が，その交渉を自己に有利に進めるべく，本件発明２が進歩性を欠き無効理由が存在する旨を一審被告に対し主張したとしても，特許庁のした無効審決とか，侵害訴訟において裁判所が特許法１０４条の３の抗弁を理由があると認めて判決をした場合等の裏付けもない状況の下で（本件においては，本件口頭弁論終結日現在，いまだ本件特許２について，無効審判が請求され，無効審決が確定しているなどの事実は認められない。），超過売上げの割合及び実施料率を低廉化させられ得るとは直ちに考え難い。
そうすると，本件特許２について，超過売上げの割合及び仮想実施料率を認定するに当たっても，競業他社から無効理由を指摘されたことを特に考慮することはできない。
(ｳ) 本件特許３について一審被告は，本件発明３の「母材の表面粗さ」についてどの指標によるべきか記載されてに説示したとおり，Ｒｚ（十点平均粗さ）によるものと解するのが相当であるから，一審被告の主張は採用できない。
(ｴ) 以上のとおり，本件各特許について，無効審決が確定したことなどを超過売上げの割合及び仮想実施料率等を認定するに当たって特に考慮することはできない。
エ超過売上げの割合上記の諸事情，すなわち，一審被告は本件各発明の実施品である一審被告各製品だけでなくそれ以外のピストンリング製品についても相当高いシェアを有していること，競業他社が一審被告各製品の競合品の製造販売をしていること，ＴＰＲ社は本件発明１及び２の代替技術に係る特許を保有していたこと，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●など本件における諸事情を考慮すれば，本件各発明が本件各製品の売上げに寄与したといえるとしても，その程度が高いとみることは困難である。以上によれば，一審被告各製品の売上げのうち本件各特許権に基づく超過売上げの割合はいずれも２０％であると認めるのが相当である。
オこれに対し，一審原告は，
① 一審被告がオイルリング製品の市場を独占していること，
② ＴＰＲ社及びＮＰＲ社のピストンリング製品は，その性能上一審被告各製品の競合品となり得ないこと，
③ 一審被告各製品は一審被告の他の製品より利益率が高いこと，
④ ＴＰＲ社が保有する特許権はＩＰ３００のトップリングのうちＣｒアンダーコート品に対応する技術にすぎず，その余の一審被告各製品との関係で代替技術であるとはいえないこと，
⑤ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●を根拠に，超過売上げの割合はオイルリング及びトップリングのいずれも５０％であると主張する。
しかし，
①及び②について，前記ア(ｱ)ａないしｃに認定したところに照らし，一審被告がオイルリング製品の市場を独占していたとは認められず，本件各特許の出願時前後において，市場のシェアに変動はなかったといえるし，また，国内の競業他社が製造販売するイオンプレーティング法による窒化クロムの被覆層を形成したピストンリング製品が一審被告各製品の競合品となっていたということができる。
③について，一審被告各製品が同社の他の製品より利益率が高いことを裏付ける的確な証拠はない上，利益率が高いとしてもそのことから上記エの判断を覆すことは困難である。
④について，ＴＰＲ社が保有する特許は，前記ア(ｱ)ｄの特許請求の範囲の記載によれば，本件発明１及び２の実施品に代替し得る技術であると解することができる。
⑤について，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●したがって，一審原告の主張はいずれも採用することはできない。
カ他方，一審被告は，一審被告各製品の競合品の存在や特許の無効理由の存在からすれば，一審被告に独占の利益はなく超過売上げは存在しないと主張する。しかし，競合品や無効理由が存在することのみをもって特許発明の独占の利益が否定されるものではないし，本件においては，無効理由を回避する手段を講じることも可能であったというべきであるから，一審被告の主張は失当といわざるを得ない。」(6) 原判決６１頁２３行目の「③ 」の次に「また，本件発明１及び２については，前記認定のとおり，無効理由があるとは解されず，社長表彰においても、特許発明として高い評価を受けていること（甲４），さらに，
④ 」を加え，同頁２５行目の「仮想実施料率は各４％」を「仮想実施料率は各５％」と改める。
(7) 原判決６２頁１行目冒頭から３行目末尾までを次のとおり改める。
「ウこれに対し，一審原告は，ＮＰＲ社の実用新案権に係る考案は２層構成であるのに対し，本件発明１は，ＣｒＮとＣｒ2Ｎからなる混合組織を主成分とした組織でなるイオンプレーティング皮膜層／下層ないし母材，という１層構成ですむ発明であり，さらに，本件発明２も１層構成であることは変わらないから，本件発明１及び２とＮＰＲ社の実用新案権に係る考案とは，全くタイプ・系統の異なるものである旨主張する。
しかし，前記認定のＮＰＲ社の実用新案登録請求の範囲（上記ア（ｴ））によると，同考案は，軟窒化層を設けることが前提となってはいるものの，本件発明１及び２と全くタイプ・系統の異なるものであるということはできないから，一審原告の上記主張は採用することができない。
なお，本件発明１及び２に関する，イオンプレーティングによるＣｒ－Ｎ皮膜に関して，発明時には雑誌記事となったことが認められ（甲８０，８１），相応の評価がされていたということはできる。
エさらに，一審原告は，オイルリングにおいて本件発明１及び２の果たした役割がより大きいことを考慮すると，本件発明１及び２の仮想実施料率は，オイルリングでは少なくとも７％とすべきであり，本件発明３の仮想実施料率は少なくとも３％とすべきである旨主張し，一審被告は，これがゼロに近い旨をそれぞれ主張する。しかし，一審原告及び一審被告の上記各主張は，以上に説示したところに照らし，いずれも採用することができない。本件発明１及び２について，オイルリングにおいて果たした役割がより大きいとしても，前記認定と異なる仮想実施料率を認めるに足りる事情であるとまではいい難い。」
４相当の対価の額（争点４）について争点４についての当裁判所の判断は，次のとおり，付加，訂正するほか，原判決「事実及び理由」の第３の４に記載のとおりであるから，これを引用する。
(1) 原判決６２頁５行目末尾に，行を改めて，次のとおり加え，同頁６行目冒頭の「ア」を「イ」と改める。
「ア旧３５条３項及び４項が，従業者等と使用者等の利害関係を調整し両者間の衡平を実現する趣旨の規定であることからすると，同条４項の「使用者等が貢献した程度」を判断するに当たっては，使用者等が「その発明がされるについて」貢献した事情のほか，特許の取得・維持やライセンス契約の締結に要した労力や費用，あるいは，特許発明の実施品に係る事業が成功するに至った一切の要因・事情等を，使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献した一切の事情として考慮し得るものと解するのが相当である。これに対し，一審原告は，旧３５条４項は「前項の対価の額は，その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない」と規定しており，条文上，相当の対価の利益の額を算定するのに，発明がされた後の使用者等が貢献した程度を考慮することとはされていないから，量産化のための設備投資をしたこと等の発明がされた後の事情は考慮できない旨主張するが，上記の旧３５条３項及び４項の趣旨に照らし，採用することができない。そこで，以下において，本件各発明についての一審被告の貢献に係る事情について検討する。」(2) 原判決６３頁２３，２４行目の「ことは明らかと解される」を「ことが推認される。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●と改める。
(3) 原判決６３頁２６行目の「被告の貢献度を９５％と認める」を「一審被告の貢献度を９０％と認める」と改める。
(4) 原判決６４頁１行目冒頭から同頁３行目末尾までを次のとおり改める。
「ウこれに対し，一審原告は，一審被告の貢献度は，本件発明１及び２については多くとも７０％である旨，一審被告は，一審原告の貢献度は１％である旨，それぞれ主張するが，以上に説示したところに照らし，いずれも採用することができない。」(5) 原判決６４頁８行目冒頭から６５頁１５行目末尾までを次のとおり改める。
「(3) 相当の対価の額の計算
ア本件発明１(ｱ) 売上高４２億７２９６万８１５５円(ｲ) 超過売上げの割合２０％(ｳ) 仮想実施料率５％(ｴ) 一審被告の寄与度９０％(ｵ) 相当の対価の額４２７万２９６８円（計算式）４２億７２９６万８１５５円×２０％×５％×（１００－９０％）＝４２７万２９６８円
イ本件発明２(ｱ) 売上高３６億１０５１万８７０２円(ｲ) 超過売上げの割合２０％(ｳ) 仮想実施料率５％(ｴ) 一審被告の寄与度９０％(ｵ) 相当の対価の額３６１万０５１８円（計算式）３６億１０５１万８７０２円×２０％×５％×（１００－９０％）＝３６１万０５１８円
ウ本件発明３(ｱ) 売上高４８億４０４３万０３７４円(ｲ) 超過売上げの割合２０％(ｳ) 仮想実施料率２％(ｴ) 一審被告の寄与度９０％(ｵ) 共同発明における一審原告の寄与度７０％(ｶ) 相当の対価の額１３５万５３２０円（計算式）４８億４０４３万０３７４円×２０％×２％×（１００－９０％）×７０％＝１３５万５３２０円(4) まとめしたがって，一審被告による本件各発明の平成９年４月１日以降の実施に対応する本件各発明の相当の対価の額は，合計９２３万８８０６円となる。
上記金額から，上記相当の対価の一部として一審被告が一審原告に支払った平成９年度分以降の実施賞７８万７４００円（前記争いのない事実等(5)ア(ｱ)～(ｻ)）及び社長表彰４３万７０００円を控除すると，残額は８０１万４４０６円である。」
５結論以上によれば，一審原告の請求は，８０１万４４０６円及びこれに対する平成２３年５月２１日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり，その余は理由がないから，一審原告の控訴に基づき，これと異なる原判決を変更し，上記の限度で一審原告の請求を認容し，一審被告の控訴は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官 設樂 一
裁判官 大寄麻代
裁判官 岡田慎吾売上高一覧表（控訴審）①発明１原告主張認定炉製品売上高算定対象期間日数算定対象期間日数売上高ＩＰ２００トップリング7,576,201.7H9.4.1 ～H16.10.52,745H11.4.1 ～H16.10.52,0155,561,401１号炉〃オイルリング（ＤＶＭ）215,615,046.7H9.4.1 ～H15.2.282,160H11.4.1 ～H15.2.281,430142,745,146〃オイルリング（レール）982,925,595.1H9.4.1 ～H15.2.282,160H11.4.1 ～H15.2.281,430650,733,148ＩＰ２００トップリング23,955,887.0H9.11.1 ～H16.10.52,531H11.4.1 ～H16.10.52,01519,071,952２号炉〃オイルリング（ＤＶＭ）46,258,378.0H9.11.1 ～H16.10.52,531H11.4.1 ～H16.10.52,01536,827,590〃オイルリング（レール）1,875,182,445.0H9.11.1 ～H16.10.52,531H11.4.1 ～H16.10.52,0151,492,885,273６号炉ＩＰ２００オイルリング（レール）1,105,071,770.9H14.3.1 ～H16.4.30792H14.3.1 ～H16.4.307921,105,071,770ＩＰ２００トップリング158,912.2H9.4.1 ～H16.10.52,745H11.4.1 ～H16.10.52,015116,651試作炉〃オイルリング（ＤＶＭ）814,582.7H9.4.1 ～H16.10.52,745H11.4.1 ～H16.10.52,015597,954(ＨＣＤ炉）〃オイルリング（レール）15,409,339.7H9.4.1 ～H16.10.52,745H11.4.1 ～H16.10.52,01511,311,409合計4,272,968,159.0合計3,464,922,294内訳（トップ）31,691,001内訳（トップ）24,750,004（オイル）4,241,277,158（オイル）3,440,172,290売上高一覧表（控訴審）②発明２原告主張認定炉製品売上高算定対象期間日数算定対象期間日数売上高ＩＰ２５１トップリング0.0H9.4.1 ～0H11.4.1 ～00２号炉ＩＰ２５３トップリング0.0H9.4.1 ～0H11.4.1 ～00ＩＰ２５１トップリング617,776,016.3H11.12.1 ～H16.9.51,741H11.12.1 ～H16.9.51,741617,776,016４号炉ＩＰ２５３トップリング321,314,887.2H11.12.1 ～H16.9.51,741H11.12.1 ～H16.9.51,741321,314,887ＩＰ３００トップリング319,612,131.7H12.5.9 ～H16.9.51,581H12.5.9 ～H16.9.51,581319,612,131ＩＰ２５１トップリング939,232,781.4H13.3.1 ～H16.9.51,285H13.3.1 ～H16.9.51,285939,232,781５号炉ＩＰ２５１トップリング388,129,563.2H14.3.1 ～H16.9.5920H14.3.1 ～H16.9.5920388,129,563６号炉ＩＰ２５１トップリング121,515,921.0H15.1.1 ～H16.6.30547H15.1.1 ～H16.6.30547121,515,921８号炉〃オイルリング（ＤＶＭ）976,842.0H15.2.27 ～H16.6.30490H15.2.27 ～H16.6.30490976,842ＩＰ２５１トップリング12,831,058.1H16.2.1 ～H16.9.5218H16.2.1 ～H16.9.521812,831,058９号炉〃オイルリング（ＤＶＭ）482,588.7H16.2.1 ～H16.9.5218H16.2.1 ～H16.9.5218482,588ＩＰ２５１トップリング３号炉（３号炉）803,205,609.1H9.4.1 ～H16.9.52,715H11.4.1 ～H16.9.51,985587,242,406＋（１０号炉）28,696,480.4H16.6.1 ～H16.9.597H16.6.1 ～H16.9.59728,696,480１０号炉ＩＰ２５１トップリング50,712,562.2H9.4.1 ～H16.9.52,715H11.4.1 ～H16.9.51,98537,077,140試作炉〃オイルリング（ＤＶＭ）240,783.2H15.12.25 ～H16.9.5256H15.12.25 ～H16.9.5256240,783(ＡＩＰ炉）ＩＰ２５３トップリング3,465,845.0H10.2.4 ～H16.9.52,406H11.4.1 ～H16.9.51,9852,859,394ＩＰ３００トップリング2,325,637.3H13.9.18 ～H16.9.51,084H13.9.18 ～H16.9.51,0842,325,637合計3,610,518,706.8合計3,380,313,627内訳（トップ）3,608,818,493内訳（トップ）3,378,613,414（オイル）1,700,214（オイル）1,700,213売上高一覧表（控訴審）③発明３原告主張認定炉製品売上高算定対象期間日数算定対象期間日数売上高ＩＰ２００トップリング3,227,842.1H9.4.1 ～H14.2.171,784H11.4.1 ～H14.2.171,0541,907,032１号炉〃オイルリング（ＤＶＭ）233,355,664.5H9.4.1 ～H14.2.171,784H11.4.1 ～H14.2.171,054137,868,200〃オイルリング（レール）295,878,110.9H9.4.1 ～H14.2.171,784H11.4.1 ～H14.2.171,054174,806,910ＩＰ２００オイルリング（レール）0.0H9.11.1 ～0H11.4.1 ～00２号炉ＩＰ２５１トップリング329,130,478.7H9.4.1 ～H14.2.171,784H11.4.1 ～H14.2.171,054194,452,648ＩＰ２５３トップリング0.0H9.9.30 ～0H11.4.1 ～00ＩＰ２５１トップリング228,238,293.0H11.12.1 ～H14.2.17810H11.12.1 ～H14.2.17810228,238,293４号炉ＩＰ２５３トップリング125,324,297.0H11.12.1 ～H14.2.17810H11.12.1 ～H14.2.17810125,324,297５号炉ＩＰ２５１トップリング230,013,025.0H13.3.1 ～H14.2.17354H13.3.1 ～H14.2.17354230,013,025３号炉ＩＰ２５１トップリング＋（３号炉）2,283,889,252.7H9.4.1 ～H20.2.293,987H12.4.1 ～H20.2.292,8911,656,063,162１０号炉（１０号炉）1,080,937,803.0H16.6.1 ～H21.7.311,887H16.6.1 ～H21.7.311,8871,080,937,803試作炉ＩＰ２００トップリング33,589.3H9.4.1 ～H16.5.302,617H12.4.1 ～H16.5.301,52119,522（ＨＣＤ炉）〃オイルリング（ＤＶＭ）388,700.6H9.4.1 ～H16.5.302,617H12.4.1 ～H16.5.301,521225,912〃オイルリング（レール）8,904,006.3H9.4.1 ～H16.5.302,617H12.4.1 ～H16.5.301,5215,175,007試作炉ＩＰ２５１トップ16,579,255.8H9.4.1 ～H16.5.122,599H12.4.1 ～H16.5.121,5039,587,772（ＡＩＰ炉）〃オイルリング（ＤＶＭ）0.0～000ＩＰ２５３トップ3,509,060.0H10.2.4 ～H16.5.122,290H12.4.1 ～H16.5.121,5032,303,107ＩＰ３００トップ1,021,000.0H13.9.18 ～H16.5.12968H13.9.18 ～H16.5.129681,021,000合計4,840,430,378.9合計3,847,943,690内訳（トップ）4,301,903,897内訳（トップ）3,529,867,661（オイル）538,526,482（オイル）318,076,029
出典: 平成27年(ネ)第10044号 裁判所ウェブサイト掲載の判決文 →