職務発明対価（業務用エアコン）

１争点１－１（本件発明１に係る相当の対価の額）について以下のとおり訂正するほか、原判決７０頁２４行目から８３頁１行目まで記載のとおりであるから、これを引用する。

⑴ 原判決７１頁１６行目の「被告製品」を「被告の製品」と改める。

⑵ 原判決８１頁１５行目から８２頁７行目までを次のとおり改める。

「⑵ 本件発明１に係る相当の対価の額について

ア旧特許法３５条３項は、「従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。」と規定し、同条４項は、「前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。」と規定している。これらの規定によれば、旧特許法３５条３項の相当の対価の額は、同条４項の趣旨・内容に合致するものでなければならないというべきであるから、勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利を使用者等に承継させた従業者等は、当該勤務規則等に使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても、これによる対価の額が同条４項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、同条３項の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である（最高裁判所平成１３年（受）第１２５６号同１５年４月２２日第三小法廷判決・民集５７巻４号４７７頁参照）。

ところで、旧特許法３５条４項の「発明により使用者等が受けるべ き利益」は、使用者等が「受けた利益」そのものではなく、「受けるべき利益」であるから、使用者等が職務発明についての特許を受ける権利を承継した時に客観的に見込まれる利益をいうものと解されるところ、使用者等は、特許を受ける権利を承継せずに、従業者等が特許を受けた場合であっても、その特許権について同条１項に基づく無償の通常実施権を有することに照らすと、「発明により使用者等が受けるべき利益」には、このような法定通常実施権を行使し得ることにより受けられる利益は含まれず、使用者等が従業者等から特許を受ける権利を承継し、当該発明の実施を排他的に独占し得る地位を取得することによって受けることが客観的に見込まれる利益、すなわち「独占の利益」をいうものと解される。また、特許を受ける権利の承継の時点では、将来特許を受けることができるかどうか自体が不確実であり、その発明により将来いかなる利益を得ることができるのかを具体的に予測することは困難であることなどに照らすと、発明の実施又は実施許諾による使用者等の利益の有無やその額など、特許を受ける権利の承継後の事情についても、その承継の時点において客観的に見込まれる利益の額を認定する資料とすることができるものと解される。

そして、使用者等が職務発明についての特許を受ける権利の承継後に第三者との間のライセンス契約に基づいて当該発明の実施を許諾している場合には、その実施料収入が「独占の利益」に該当し、また、使用者等が、第三者に当該発明を実施許諾することなく、自ら実施（自己実施）している場合には、特許権が存在することにより、第三者に当該発明の実施を禁止したことに基づいて使用者が得ることができた利益、すなわち、特許権に基づく第三者に対する禁止権の効果として、使用者等の自己実施による売上高のうち、当該特許権を使用者等に承継させずに、自ら特許を受けた従業者等が第三者に当該発明を 実施許諾していたと想定した場合に予想される使用者等の売上高を超える分（超過売上高）について得ることができたものと見込まれる利益（超過利益）が「独占の利益」に該当するものというべきである。この「超過利益」の額は、従業者等が第三者に当該発明の実施許諾をしていたと想定した場合に得られる実施料相当額を下回るものではないと考えられるので、「超過利益」を「超過売上高」に上記想定に係る実施料率（仮想実施料率）を乗じて算定する方法にも合理性があるものと解される。したがって、かかる「独占の利益」をもって、「その発明により使用者等が受けるべき利益」とし、これと１審被告の貢献の程度（「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」）を考慮して相当の対価の額を認定することは許されるものと解される。また、特許法３５条３項及び５項に基づく相当の対価請求権、同項の「その発明により使用者等が受けるべき利益」についても、上記説示したところと同様に解すべきである。

以上を前提に、１審原告の本件発明１に係る相当の対価請求権の存否について判断する。」

⑶ 原判決８２頁８行目の「(イ)」を「イ」と、同頁２４行目の「(ウ)」を「ウ」と改める。

２争点２（本件発明１の不実施に係る不法行為の成否）（予備的請求関係）について以下のとおり訂正するほか、原判決８３頁３行目から８５頁１３行目まで記載のとおりであるから、これを引用する。

⑴ 原判決８３頁３行目の「(ア)」を「⑴」と改め、同頁１６行目末尾に「この点に関し、１審原告は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●25●●●●●●の誤記である旨主張するが、同記載が誤記であることを認める に足りる証拠はない。」を加え、同頁２３行目の「されたものであり、」から２４行目末尾までを「されたものである。」と改める。

⑵ 原判決８４頁６行目の「(イ)」を「⑵」と改める。

⑶ 原判決８５頁２行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

「なお、１審原告は、Ａ発明は流体力学的に不合理なものであり、新規性喪失の無効事由がある旨主張するが、そもそも、Ａ発明が本件発明１を基本特許とするものであることを基礎づける事情は認められないから、１審原告の上記主張は、それ自体、上記判断を左右するものではない。」

⑷ 原判決８５頁３行目の「(ウ)」を「⑶」と改め、同頁９行目から１３行目までを次のとおり改める。

「⑷ よって、１審原告の本件発明１の不実施に係る不法行為に基づく損害賠償請求は、理由がない。」

３争点３－１（本件各意匠１に係る相当の対価の額）について以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第４の２記載のとおりであるから、これを引用する。

⑴ 原判決８５頁１５行目を削り、同頁１６行目の「ア認定事実」を「⑴ア認定事実」と改める。

⑵ 原判決８７頁５行目から２１行目までを次のとおり改める。「(ア) 意匠法２条１項は、「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。）の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合（以下「形状等」という。）であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいうと規定していることに鑑みると、物品の形状等であっても、当該物品が取引される通常の状態で、視覚によって認識することができない場合には、需要者の視覚を通じて美感を起こさせるものとはいえないから、意匠に該当するものではないと解される。」25(3) 原判決８７頁２２行目の「(ウ)」を「しかるところ、」と改める。
(4) 原判決８８頁１行目の「したがって」から２行目末尾までを削り、同頁８行目の「その形状等は訴求されていない」を「その形状等を認識することは困難である」と改め、同頁９行目から１３行目までを次のとおり改める。

「以上によれば、対象製品群１の室外機に搭載されたファンの形状等は、ファンが取引される通常の状態で、視覚によって認識することができず、需要者の視覚を通じて美感を起こさせるものとは認められないから、意匠に該当するものとはいえない。したがって、対象製品群１の室外機に搭載されたファンの形状等は、本件各意匠１と同一又はこれと類似するものとはいえないから、その余の点について判断するまでもなく、１審被告が対象製品群１の製造、販売等により本件各意匠１を実施したものと認めることはできない。」(5) 原判決８８頁１４行目の「(エ)」を「(イ)」と改め、同頁１８行目の「その点を」から８９頁９行目末尾までを削る。

⑹ 原判決８９頁１１行目から１４行目までを次のとおり改める。

「以上のとおり、１審被告が、対象製品群１において本件各意匠１を実施したものと認めることはできず、本件各意匠１により独占の利益を受けているものと認めることはできないから、消滅時効の成否（争点３－２）について判断するまでもなく、１審原告は、１審被告に対し、本件各意匠１について、相当対価請求権を有するものと認められない。」

４争点４－１（本件各発明２の実施分（国内実施分）に係る相当の対価の額）について以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第４の３記載のとおりであるから、これを引用する。

⑴ 原判決９２頁９行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

「「次に前面熱交換器２の方向からファン吸込み領域１０に流入させる方法について図６～９により説明する。図６はこの発明の実施形態１の構 成を示す空気調和機の構成図、図７は空気調和機の流跡、図８は熱交換器への風の流入角度と流出角度の関係を示す図、図９は熱交換器の風下側の流れの説明図である。」（【００１７】）」

⑵ 原判決１０２頁７行目の「横流ファン７の」の次に「羽根板８の」を加える。

⑶ 原判決１０９頁６行目の「また、」を削り、同頁７行目末尾に次のとおり加える。

「また、１審被告の２０１７年３月期決算短信（Ａ事件（平成２９年（ワ）

第７３９１号事件）原告第１６準備書面６頁記載のもの）の「①事業の種類別セグメント情報」によれば、「家庭電器」の平成２８年度の「営業損益／売上高」は「６９，６９６／１，００４，４１５」（０．０６９４）であり、「連結合計」の「営業損益／売上高」の「２７０，１０４／４，２３８，６６６」（０．０６３７）よりも大きい（弁論の全趣旨）。」

⑷ 原判決１１２頁１０行目の「スクロールファン」を「クロスフローファン」と、同頁１３行目の「入口角」を「翼の入口角」と、同頁１５行目の「所定回数のファンモータのときの」を「ファンモータが所定回数回転するときの」と改める。

⑸ 原判決１１２頁２３行目から１１３頁５行目までを削り、同頁６行目の「また」を「ところで」と改め、同頁７行目の「補償金」の次に「（特許法６５条１項）」を、同頁１１行目末尾に「これに反する１審被告の主張は採用することができない。」を加える。

⑹ 原判決１１３頁１６行目の「であること」を「であり、エアコンが属する家庭電器の事業分野は他の事業分野に比べて利益率が高いこと」と改め、同頁２１行目を次のとおり改める。

「 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●×0.5=●●●●●●●●●」

⑺ 原判決１１３頁末行から１１４頁２行目までを次のとおり改める。

「・●（省略）●

⑻ 原判決１１４頁３行目の「超過売上の割合」を「超過売上高」と改め、同頁２１行目から１１５頁２３行目までを次のとおり改める。

「ａ本件発明２－１は、空気調和機（ルームエアコン）の室内ユニットに搭載される熱交換器の配置について、前面熱交換器の設置角度α及びクロスフローファンの翼の出口角β２を、それぞれ所定の範囲に特定することで、室内ユニットから所定風量を得るのに必要なファンモータ入力や回転数を低減することができ、省エネを図ることができる点にその技術的意義がある。また、前面熱交換器の設置角度αを６５°以上とすることで、熱交換器からの水滴がファンへ流入して室内ユニットの外部へ吹き出されること等を防止し、室内ユニットの奥行きをコンパクトにできるという効果もある（【００２４】）。もっとも、省エネ、ドレン水の確実な処理及び室内ユニットのコンパクト化という課題自体は、本件発明２－１の特許出願以前から存在するものであり、上記課題に対して、熱交換器を逆Ｖ字状にすること、前面熱交換器と背面熱交換器との連結部を送風ファンの中心軸よりも前面側に位置させ、かつ前面熱交換器の傾斜を急な配置にすること、熱交換器を通過した空気がファンの翼に当たる際の空気の流れ方向の変化を滑らかにし、空気流の剥離等を防ぐために、翼形状を変更することといった着想や技術自体は、従来から存在していた（前記⑵ウ）。したがって、本件発明２－１は、ルームエアコンに備えられる基本的な構成要素である熱交換器及びクロスフローファンについて、前面熱交換器の配置及びクロスフローファンの翼形状（出口角）を、同時に、具体的な数値範囲をもって特定したところに技術的な意義があるものと認 められる。ｂ他方で、ルームエアコンの省エネ性能の向上を図る技術には、室内機及び室外機それぞれを見ても、熱交換器、圧縮機、モータ、送風機等に係る種々の技術が存在する。しかも、１審被告のほか、国内の競合他社であるパナソニック、ダイキン、東芝、日立等は、それぞれ、省エネのための独自の基本的な技術を有しており、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●１審被告以上又は同等の市場占有率を保持していたと認められる（上記⑵イ、キ(ウ)、ク(イ)及び(ウ)）。また、本件発明２－１は、前面熱交換器の配置及びクロスフローファンの翼形状（出口角）を特定することによって送風の効率を高めるものであるところ、競合他社が、それぞれ独自に、ユニットの構造、熱交換器の配置、ファンの形状等を工夫して製品化をしていることからすれば、競合他社の製品に本件発明２－１をそのまま実施することにより直ちにその性能が向上するものとは認められない。

したがって、本件特許権２の存在により第三者に本件発明２－１の実施を禁止したことに基づいて得ることができた利益は、限られた範囲内のものと認められる。ｃ加えて、１審被告は、対象製品群２の販売に当たり、被告カタログ②において、ムーブアイを大々的に取り上げるとともに、そのほかにも脱臭機能、換気機能、サプリメントエアー機能といった付加価値的な機能をも顧客に対し強く訴求していること、対象製品群２が販売された当時、既にルームエアコンは家庭に広く普及し、省エネ等に係る技術は、競合他社の製品においても採用されていたと考えられることを踏まえると、付加価値的なものとはいえ、このような他社製品との差別化を図る技術は消費者に対する訴求力を高め、対象製品群２の売 上げに大きく貢献したものとみるのが相当である。(ウ) 小括以上の事情を総合考慮すると、本件発明２－１に係る超過売上高は、前記ウの売上高の０．５％と認めるのが相当である。」

⑼ 原判決１１５頁２５行目の冒頭に「(ア)」を加える。

⑽ 原判決１１６頁１４行目の「ものであること」から１５行目末尾までを「ものであることを考慮すべきである。」と改め、同頁１６行目から１１７頁１４行目までを次のとおり改める。

「(イ) 以上の事情を総合考慮すると、本件発明２－１に係る仮想実施料率は、３．５％と認めるのが相当である。」⑾ 原判決１１７頁１５行目の「キ」を「カ」と、１１８頁４行目の「ク」を「キ」と、同頁５行目の冒頭に「(ア)」を加え、同行目の「出口角」を「翼の出口角」と改める。

⑿ 原判決１１８頁２０行目から１１９頁５行目までを次のとおり改める。

「 (イ) これに対し、１審原告は、①流体解析を駆使して最適な設置角度αの方針を決定したのは１審原告であり、Ｃは、その方針に従って熱交換器の観点から、●●●●●●●●●と補足しただけであって、●●●●●●●●●●●●●にすぎない、②●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●製造部所属社員を共同発明者に含めなければ対価が不払いとなることを懸念したためであり、●20●●●●●●●●●●は形骸化されたものであるとして、本件各発明２は、１審原告の単独発明である旨主張する。

しかしながら、Ｂ及びＣが相応の貢献をしていることは前記(ア)のとおりであって、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●発明の実体を反映していないものであることを認めるに足りる証拠もない。 したがって、１審原告の上記主張は、採用することができない。

ク小括(ア) 以上のとおり、対象製品群２の国内実施分に係る●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、超過売上高は上記売上高の０．５％、仮想実施料率は３．５％、１審被告の貢献割合は９５％、共同発明者間の１審原告の貢献割合は６０％と認められる。そうすると、本件発明２－１に係る相当の対価の額は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●となる。

●（省略）●(イ) １審原告は、被告規程に基づき、本件各発明２に係る相当の対価として●●●●●●●●（前記２の２⑺ウ(ア)）の支払を受けているので、この既払額を控除する必要がある。上記既払額は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、その充当後の相当の対価●●●●●●●●●●●●●●となる。したがって、１審原告は、１審被告に対し、旧特許法３５条３項及び４項に基づき、本件発明２－１に係る相当の対価として、●●●●●●●●●●の支払を求めることができる。(ウ) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●20●●●●●●●遅延損害金の起算日となる。」

５争点４－２（本件各発明２に対応する海外特許権に係る発明の実施分（国外実施分）に係る相当の対価の額）について以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第４の４記載のとおりであるから、これを引用する。

⑴ 原判決１１９頁１０行目の●●●●●●●●●●●●●●●●●●と改め る。

⑵ 原判決１１９頁１５行目及び１６行目の各「本件発明２－１」をいずれも「本件発明２－１に対応する発明」と、同頁２３行目の「本件発明２－２」を「本件発明２－２に対応する発明」と改める。

⑶ 原判決１２０頁４行目から５行目にかけての●●●●●●●●●●●●●5●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●と改める。

⑷ 原判決１２１頁１９行目の●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●と改める。

⑸ 原判決１２８頁１５行目の●●●●●●●●●●●●●●と改める。

⑹ 原判決１２９頁１９行目の「出口角」を「翼の出口角」と改める。

⑺ 原判決１３０頁末行の●●●●●●●●●●●●●●●と改める。

⑻ 原判決１３１頁１４行目から２１行目までを次のとおり改める。「(エ) 以上の事情を総合考慮すると、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●20●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●そして、本件発明２－１に係る１審被告の貢献割合が９５％、共同発明者間の１審原告の貢献割合が６０％であること（前記４⑶ク(ア)）によれば、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●相当の対価の額 は、別表１のとおり、●●●●●●●●●●●と認められる。」

⑼ 原判決１３３頁１２行目の●●●●●●●●●●●●●●●と改め、同頁１４行目から１３４頁３行目までを次のとおり改める。

「 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●5●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●10そして、本件発明２－１に係る１審被告の貢献割合が９５％、共同発明者間の１審原告の貢献割合が６０％であることによれば、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●相当の対価の額は、別表２のとおり、●●●●●●●●●と認められる。

エ当審における１審原告の補充主張について１審原告は、①●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、②省エネ性能及び静音性を維持してコンパクト化を実現した本件発明２－１は欧州での市場要求に適合したものであり、その貢献度を軽んじるべきではない旨主張する。

しかし、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●25●●を認めるに足りる証拠ない。 したがって、１審原告の上記主張は理由がない。

オ小括以上のとおり、本件各発明２に係る国外実施分に係る相当の対価の額は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●5●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●となる。そして、１審被告は、本件各海外特許権２について、被告規程に基づき、既に特許を受ける権利の承継を受けた対価として１審原告に対し●●●●●●●●を支払済みであるところ（前記第２の２⑺ウ(イ)）、これは、後記６⑴イのとおり、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●10●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●に充当され、その充当後の残額は、●●●●●●●●●となる。よって、１審原告は、１審被告に対し、旧特許法３５条３項及び４項の類推適用に基づき、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●15●●●●●●●相当の対価として●●●●●●●●●●●の支払を求めることができる。」

６争点４－３（本件各発明２に係る相当対価請求権の消滅時効の成否）について以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第４の５記載のとおりであるから、これを引用する。

⑴ 原判決１３４頁５行目を削り、同頁６行目の「ア」を「⑴ア」と改める。

⑵ 原判決１３４頁１１行目から１３６頁１３行目までを次のとおり改める。

「イ(ア) １審原告は、１審被告に対し、遅くとも本件特許権２の出願日である平成１６年３月２５日までに本件各発明２に係る特許を受ける権利（海外の特許を受ける権利を含む。）を譲渡し、本件特許権２が平 成２０年１０月１０日に登録され、その後、●（省略）●(イ) １審被告においては、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●5●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●弁済期が到来したものと認められる。

ウ以上を前提に検討すると、本件特許権２に係る相当対価請求権の弁済期については、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●であるから、１審原告がＡ事件（平成２９年（ワ）第７３９１号事件）の訴えを提起した平成２９年７月３１日の時点において、本件特許権２に係る相当対価請求権の消滅時効は完成していない。

また、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●15●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●であるから、１審原告がＢ事件（平成３１年（ワ）第３５８７号事件）の訴えを提起した平成３１年４月２２日の時点において、本件各海外特許権２に係る相当対価請求権の消滅時効は完成していない。

⑵ 以上によれば、本件各発明２に係る相当対価請求権の消滅時効は、いずれも認められない。」

７争点５－１（被告規程に基づく本件各発明３に係る対価支払の不合理性の有無）について以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第４の６記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決１３６条１５行目の「平成１６年法３５条」を「特許法３５条」と、同頁１６行目及び１９行目の各「を踏まえると」をいずれも「の規定により」と改める。

⑵ 原判決１５３頁１６行目の「乙Ａ９」を「乙Ｂ９」と改める。

⑶ 原判決１５７頁１４行目から１５行目にかけての「同年」を「平成２９年」と改める。

⑷ 原判決１５８頁１２行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

「また、１審原告は、１審被告の対価の支払はずさんであり、被告社規が予定した対価の支払すら満たないものであると主張し、その理由として、①●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●10●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ところ、本件発明３－２及び３－３は対象製品群３の全機種で実施されており、本件発明３－１は中静圧天埋室内機において、約半分の機種で実施されているから、実施高は毎年度、「本件発明３－２＝本件発明３－３＞本件発明３－１」となるところ、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●15●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●などを指摘し、また、②１審被告が２００９年２月に発売した中静圧天埋室内機は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●高性能及び低コストであり●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●20●●●●●●１審被告の対価の支払は、●●●についても過小評価したものであるなどと主張する。

しかし、①については、１審被告が本件発明３－１ないし３－３の各実施高を算定するに当たって、具体的にいかなる製品の実施高を考慮したかは必ずしも明らかではないが、少なくとも、対象製品群３に係る実施高を各実施高に加えていないことを認めるに足りる証拠はなく、１審原 告が指摘する事情から、１審被告が本件各発明３の対価の算定に当たって考慮した実施高が不合理なものであるとは認められない。

また、②については、●●●●●●●●●●●●●●●●●●を検討したものではなく、これによっても、本件各発明３の●●●●●●●●●●●●●●●●●●であると認めることはできない。

したがって、１審原告の上記主張は理由がない。」

⑸ 原判決１５９頁１行目の「３月」を「４月」と改め、同頁２０行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

「また、１審原告は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●10●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●支払は不合理である旨主張する。

しかし、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●その支払が不合理であるとはいえない。」

⑹ 原判決１５９頁末行の「平成１６年法」を「特許法」と改め、１６０頁１行目の「本件発明３－２－２」から２行目の「含め、」までを削り、同頁２行目の「同項に基づく」を「本件各発明３に係る」と改める。

８争点６（本件発明３－２－２の不実施に係る不法行為の成否）（予備的請求関係）について１審原告は、１審被告が、１審原告の職務発明である本件発明３－２－２を製品化するに当たり、１審被告の過失により、発明の構成要件の一部をわ ずかに充足しない製品となった結果、実質的には発明による利益を享受しておきながら、形式的には発明を実施していないとして相当の対価の支払義務がないと主張することは信義則上の義務に違反するから、１審被告に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有する旨主張する。

しかしながら、前記２で説示したところと同様に、１審被告が上記主張をすることが信義則上の義務に違反するとの事情を認めることはできないから、１審原告の本件発明３－２－２の不実施に係る不法行為に基づく損害賠償請求権は、認められない。したがって、１審原告の主張は理由がない。

９まとめ以上によれば、１審原告は、１審被告に対し、①旧特許法３５条３項及び４項に基づき、本件発明２－１に係る相当の対価として●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●支払済みまで改正前民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を、②旧特許法３５条３項及び４項の類推適用に基づき、本件発明２－１に●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●相当の対価として●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●支払済みまで改正前民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。