商標権（第25類 被服）

１争点１（不正競争行為の成否）について原告は、原告表示（ＡＮＧＬＯＦＲＡＮＣＨＩＳＥ）をインターネット上で検索すると、「ＢＯＹＬＯＮＤＯＮ」と紐付いた検索結果が表示され、被告もウェブサイト上に原告表示を記載していることなどからすれば、原告表示は「ＢＯＹＬＯＮＤＯＮ」と強く結び付けられるものとして、周知又は著名な商品等表示に該当すると主張する。

そこで検討するに、証拠（甲１５、２０、２１）及び弁論の全趣旨によれば、グーグル検索において「ＡＮＧＬＯＦＲＡＮＣＨＩＳＥ」を入力すると、「ＡＮＧＬＯＦＲＡＮＣＨＩＳＥ」に関する検索結果のほかに、「ＢＯＹＬＯＮＤＯＮ」に関する検索結果が表示されること、また、画像検索部分において、一部「ＢＯＹＬＯＮＤＯＮ」の標章の画像が表示されること、被告のウェブサイトにおいて、被告は、「ＢＯＹＬＯＮＤＯＮの商標権＆ライセンスを所有している企業『ＡｎｇｌｏｆｒａｎｃｈｉｓｅＬｔｄ．』より、正式に日本国内での販売許可を得ている唯一の企業」と表示していること、以上の事実が認められる。上記認定事実によれば、仮に「ＢＯＹＬＯＮＤＯＮ」という標章に周知又は著名な出所識別機能があるとしても、検索サイトにおいて「ＡＮＧＬＯＦＲＡＮＣＨＩＳＥ」と「ＢＯＹＬＯＮＤＯＮ」が併せて表示される事実は、「ＡＮＧＬＯＦＲＡＮＣＨＩＳＥ」と「ＢＯＹＬＯＮＤＯＮ」が何らかの関係がある可能性を示唆するにとどまり、これを超えて、「ＡＮＧＬＯＦＲＡＮＣＨＩＳＥ」についても同様に、「ＢＯＹＬＯＮＤＯＮ」と同程度の周知又は著名な出所識別機能があることまでを認めることはできない。そして、被告のウェブサイトの記載によっても、上記認定事実によれば、被告のウェブサイトにおける原告表示の記載は、単に「ＡＮＧＬＯＦＲＡＮＣＨＩＳＥ」からライセンスを受けている旨の事実を示すものにすぎず、需要者にとって「ＡＮＧＬＯＦＲＡＮＣＨＩＳＥ」の標章自体が周知又は著名であることを直接裏付ける事情とはいえない。その他に、本件全証拠を改めて検討しても、原告表示が周知又は著名な商品等表示であることを認めるに足りる的確な証拠はない。したがって、原告の主張は、採用することができない。

２争点２（サブライセンスの成否）について

⑴ 認定事実後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

ア原告は、１９９２年１２月２９日、米国において、商標「ＢＯＹＬＯＮＤＯＮ」（本件米国商標）の登録を受け、１９９４年５月６日に、同商標をＢＬＵＳ社に譲渡した。その後、再び原告が本件米国商標を取得したが、１９９８年に、同商標をアングロフランチャイズ社（米国）に譲渡し、その旨登録された。その後は、同社が同商標を所有し続けたが、同商標の登録は、２００３年１０月４日に抹消された。（乙６ないし８、弁論の全趣旨）

イ原告は、１９９３年度は、年間を通して休眠状態であり、その後も、２０１３年度や２０１４年度などに、会計処理上「休眠会社」に振り分けられることがあった。（乙３、１３、１４、弁論の全趣旨）

ウ韓国経済新聞は、１９９９年４月５日、Ａが経営するアングロフランチャイズ社（米国）が、全世界の「ボーイロンドン」の商標権及び事業権を買収したと報道した。（乙５）

エアングロフランチャイズ社（米国）の所有者であるＡは、本件米国商標が２００３年１０月４日に登録抹消されたのを受け、２００４年２月１０日、アメリカにおいて「ＢＯＹＬＯＮＤＯＮ」に関する商標を出願して登録を受け、その後、ボーイロンドンインターナショナル社に同商標を譲渡した。（乙４、５、１０、弁論の全趣旨）ボーイロンドンインターナショナル社は、２００８年にモンゴルにおいて、２０１０年にベトナムにおいて、それぞれ「ＢＯＹＬＯＮＤＯＮ」の商標を登録した。（乙１１、１２、弁論の全趣旨）

⑵ 被告は、ボーイロンドンインターナショナル社の所有者兼代表取締役であるＡが、アングロフランチャイズ社（米国）を買収し、「ＢＯＹＬＯＮＤＯＮ」に関する全世界の商品販売権を有することとなったところ（本件商品販売権の集約）、被告は、ボーイロンドンインターナショナル社から「ＢＯＹＬＯＮＤＯＮ」のライセンスを受けたジャアングループとの間で、日本における「ＢＯＹＬＯＮＤＯＮ」商品の販売及び商標の使用についてサブライセンス契約を締結しているから、日本における「ＢＯＹＬＯＮＤＯＮ」の流通及び販売について合法的な権限を有している旨主張する。

そこで検討するに、被告の上記主張は、アングロフランチャイズ社（米国）が、全世界における「ＢＯＹＬＯＮＤＯＮ」に関する商品販売権を原告から取得したことを前提事実とするものであるため、この点につき検討する。

上記認定事実によれば、原告は、自身が所有していた本件米国商標を、１９９４年５月６日にＢＬＵＳ社に譲渡したことが認められるものの、当該譲渡は、飽くまで米国における商標「ＢＯＹＬＯＮＤＯＮ」の譲渡にとどまるものであり、その他に、全世界における「ＢＯＹＬＯＮＤＯＮ」に関する商品販売権を原告が譲渡したとの被告の主張を裏付ける契約書等の客観的証拠はなく、被告主張に係る上記前提事実を認めるに足りない。もっとも、上記認定事実によれば、韓国経済新聞は、Ａが経営するアングロフランチャイズ社（米国）が、全世界の「ボーイロンドン」の商標権及び事業権を買収したと報道した事実が認められるものの、その報道を客観的に裏付ける譲渡契約書、譲渡代金の振込記録その他の客観的証拠が提出されていない。のみならず、証拠（乙４〔１１頁～１２頁〕）及び弁論の全趣旨によれば、Ａが全世界の商品販売権を取得した時期につき、当のＡは、１９９１年であると陳述しているのに対し、被告は、１９９０年代後半頃であると主張しているのであるから、Ａの陳述と被告の主張は、それ自体整合するものではない。しかも、上記認定事実及び弁論の全趣旨によれば、全世界の商品販売権を購入した当時のアングロフランチャイズ社（米国）の所有者又は経営者につき、韓国経済新聞は、Ａであると報道するのに対し、被告は、Ｃであると主張しているのであるから、韓国経済新聞の報道と被告の主張も、それ自体整合するものではない。これらの事情の下においては、上記の報道の一事によって、アングロフランチャイズ社（米国）が、「ＢＯＹＬＯＮＤＯＮ」につき日本を含む全世界的な商標権を取得したことを推認するに足りず、その他の本件証拠を精査しても、上記事実を認めるに足りない。そして、上記において説示したところを踏まえると、原告において１９９８年における本件米国商標の譲渡等をめぐる真相又は実情（上記ア）を具体的に明らかにしようとしない事情をも十分考慮しても、少なくとも本件証拠上は、被告主張に係る前提事実を認めるに足りず、被告の主張は、その前提を欠く。また、被告は、原告商標２及び３について、原告が権利行使をすることは、公序良俗に反する上、権利の濫用に当たると主張するものの、いずれも上記前提事実を前提とする主張であるから、その理由がないことは、上記と同様である。

したがって、被告の主張は、いずれも採用することができない。

３争点３（並行輸入の成否）について被告は、被告が販売していた商品のうち米国で製造されたものについては、真正商品の並行輸入に当たり、商標権侵害としての実質的違法性を欠くと主張する。

しかしながら、上記にいう並行輸入に該当するためには、少なくとも、外国における商標権者と日本の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が日本の登録商標と同一の出所を表示するものであることが必要であるところ（最高裁平成１４年（受）第１１００号同１５年２月２７日第一小法廷判決・民集５７巻２号１２５頁参照）、被告は、日本における「ＢＯＹＬＯＮＤＯＮ」の商標権者がボーイロンドンインターナショナル社であることを前提として、上記にいう要件を満たすと主張するものであり、その理由がないことは、前記２と同様である。したがって、被告の主張は、採用することができない。

４争点４（商標法３８条２項の適用の可否）について

⑴ ボーイロンドン（ＨＫ）について原告は、日本における原告商標の独占的通常使用権者であるボーイロンドン（ＨＫ）から、同社が被告に対して有する損害賠償請求権を譲り受けた旨主張して、同社に商標法３８条２項の類推適用があることを前提として、同項に基づく請求をしている。そこで、ボーイロンドン（ＨＫ）に商標法３８条２項を類推適用できるか否かについて検討すると、証拠（甲４０ないし４２、４９）によれば、ボーイロンドン（ＨＫ）が原告商標を付した原告の商品を日本向けに販売していることは認められるものの、ボーイロンドン（ＨＫ）以外にＡＭＣＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＬｔｄ．も、日本向けに「ＢＯＹＬＯＮＤＯＮ」商品の販売を行っていることが認められる（甲３６）。そのため、ボーイロンドン（ＨＫ）は、原告商標の独占的通常使用権者には当たらないというべきである。そうすると、ボーイロンドン（ＨＫ）が日本における原告商標の独占的通常使用権者であることを前提に、同社に商標法３８条２項が類推適用できるという原告の主張は、その前提を欠く。したがって、原告の主張は、採用することができない。

⑵ 原告自身について原告は、原告自身にも商標法３８条２項が適用されると主張するが、原告自身においてボーイロンドン（ＨＫ）が日本における原告商標の独占的通常使用権者である旨主張しているとおり、原告は、原告商標を付した商品を日本において販売していないのであるから、原告の主張は、商標法３８条２項を適用する前提を欠く。したがって、原告の主張は、採用することができない。

５争点５（損害額）について

⑴ 商標法３８条３項に基づく損害額ア被告製品の売上高証拠（乙３４ないし３７）及び弁論の全趣旨によれば、本件仮処分決定前の被告製品の売上高は、心斎橋店において●（省略）●、ＥＣモール及びラフォーレ原宿において●（省略）●であることが認められる。したがって、被告製品の売上高は、合計●（省略）●と認めるのが相当である。

また、証拠（甲１８、２２ないし２５、５４、乙３８の３）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、本件仮処分決定後も、被告製品の販売を続けたところ、２０１９年１２月の心斎橋店の全商品の売上高は、●（省略）●であることが認められることからすると、同決定後の被告製品の売上高は、弁論の全趣旨を踏まえ、●（省略）●と認めるのが相当である。これに対して、原告は、日本公式ストアの推定売上高は、●（省略）●円を下回らないと主張するが、証拠（乙３６、３７）及び弁論の全趣旨によれば、日本公式ストアの売上高は●（省略）●であり、当該売上高は上記ＥＣモールの売上高に含まれるといえる。したがって、原告の主張は、採用することができない。

他方、被告は、心斎橋店の売上高は、証拠（乙３４及び３５）によれば、●（省略）●であると主張するが、売上高をまとめた乙３４の集計には漏れが認められることを踏まえると（甲５６、弁論の全趣旨）、原告の集計結果である●（省略）●と認めるのが相当である。したがって、被告の主張は、採用することができない。

イ実施料率証拠（乙３３）及び弁論の全趣旨によれば、一般的な被服のロイヤルティ料率は、平均が４．９％、最大で７．５％であることが認められ、その他本件に現れた諸事情を考慮して、弁論の全趣旨を踏まえ、本件における実施料率を算定すれば、本件仮処分決定前は１０％の限度で、同決定後は、同決定後も被告製品の販売を続けたという侵害態様の悪質性を考慮して２０％の限度で、それぞれ認めるのが相当である。

これに対して、原告は、原告が他社と締結したライセンス契約（甲５２）に基づいてロイヤルティ額を計算すると、被告製品については、売上高の約３１％に相当する金額がロイヤルティ額となるから、使用料率は２０％を下回らないと主張する。しかしながら、証拠（甲５２）及び弁論の全趣旨によれば、上記ライセンス契約は、年間の最低ロイヤルティ料５万６０００米ドル、最低使用料超過部分のロイヤルティ料率を７％と定めるものであるから、全体のロイヤルティ料率は、売上高によって左右されるものとなる。そうすると、売上高の規模を異にする上記他社のロイヤルティ額は、本件に適切ではなく、原告の主張は、上記認定を左右するものとはいえない。したがって、原告の主張は、採用することができない。

ウまとめ以上によれば、商標法３８条３項による損害額は、本件仮処分決定前の売上高である●（省略）●に使用料率１０％を乗じた●（省略）●（小数点以下四捨五入）と、決定後の売上高である●（省略）●に使用料率２０％を乗じた●（省略）●との合計額である２９２万１３８８円と算定される。また、本件事案の内容、難易度、審理経過及び認容額等に鑑みると、これと相当因果関係にあると認められる弁護士費用相当損害額は、３０万円と認めるのが相当である。そうすると、原告の損害額は、合計３２２万１３８８円と認められる。

⑵ 民事訴訟法２４８条の適用の可否原告は、被告からの資料の開示が不十分であることなどから、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるとして、民事訴訟法２４８条を適用して損害額を認定するべきであると主張する。しかしながら、上記において説示したところを踏まえると、被告が原告に開示等した資料によれば、損害額を立証することが極めて困難であるとはいえない。したがって、原告の主張は、採用することができない。

⑶ 被告の過失の有無被告は、被告製品を日本国内において販売するに際し、ジャアングループより、同社は「日本におけるＢｏｙＬｏｎｄｏｎに関する流通及び販売に関する合法的な権限を付与されている。」と記載された確認書（乙１６）を受け取っているから、商標権侵害について過失がないと主張する。しかしながら、同確認書は、本件仮処分決定に係る申立ての後に作成されたものであり（前提事実⑺、乙１６）、同確認書を受け取ったことによって無過失が推認されるものでもなく、その他の証拠を精査しても、被告製品を販売していた当時、被告が商標権侵害について過失がなかったということはできない。

したがって、被告の主張は、採用することができない。

６争点６（差止めの必要性）について被告は、被告製品を販売していた店舗に係る契約が解約されたことなどから、被告製品の販売再開は不可能であるし、被告においてその意思がないことは、被告が、本件調停に代わる決定に対して異議を申し立てなかったことからも明らかであって、差止めの必要性は認められないと主張する。

しかしながら、店舗での販売をせずとも、ウェブサイトでの販売は可能かつ容易である上、被告が、本件仮処分決定後も被告製品の販売を続けていた事情その他に本件に現れた諸事情を踏まえると、被告は上記決定に対し異議を申し立てずこれを真摯に受け入れる姿勢を示したのであり、上記において説示した侵害態様の悪質性が相当程度低減している事情を十分に斟酌しても、なお差止めの必要性があるものと認めるのが相当である。したがって、被告の主張は、採用することができない。