特許権（経口投与用吸着剤・球状活性炭）

１争点１（被告製品は，構成要件Ｅ及びＦを充足するか）について1( ) 構成要件Ｅ（球状活性炭からなる）について「」被告は，後に官能基を導入調製するための付加工程を実施したものは，本件特許の特許請求の範囲の「球状活性炭」に含まれない旨主張するので，まず「球状活性炭」の意義について検討する。ア「球状活性炭」の意義(ｱ) 本件発明の特許請求の範囲において，「球状活性炭」は，原料，直径，比表面積，細孔容積，Ｒ値によって限定されているにとどまり，その製造方法によっては，特定されていない。

(ｲ) 本件明細書の中においては，球状活性炭又は表面改質球状活性炭に関係して，以下のとおり記載されている。ａフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造され，直径が０．０１～１ｍｍであり，ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が１０００㎡／ｇ以上であり，全酸性基が０．４０～１．００ｍｅｑ／ｇであり，全塩基性基が０．４０～１．１０ｍｅｑ／ｇであり，そして細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満である表面改質球状活性炭からなるが，但し，式（１）：Ｒ＝（Ｉ－Ｉ）／（Ｉ－Ｉ）（１〔式中，Ｉ）は，Ｘ線１５３５２４３５１５回折法による回折角（２θ）が１５°における回折強度であり，Ｉ３５は，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が３５°における回折強度であり，Ｉは，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が２４°における回折２４ 強度である〕で求められる回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である表面改質球状活性炭を除く，ことを特徴とする，経口投与用吸着剤（【請求項４】）。ｂ本発明は，特異な細孔構造を有する球状活性炭からなる経口投与用吸着剤，及び前記球状活性炭を更に酸化処理及び還元処理することによって製造され，同様の特異な細孔構造を有する表面改質球状活性炭からなる経口投与用吸着剤に関する（０００１【】）。ｃ特公昭６２－１１６１１号公報（特許文献１）に記載の吸着剤は，特定の官能基を有する多孔性の球形炭素質物質（以後，表面改質球状活性炭とよぶ）からなり，生体に対する安全性や安定性が高く，同時に腸内での胆汁酸の存在下でも有毒物質の吸着性に優れ，しかも，消化酵素等の腸内有益成分の吸着が少ないという有益な選択吸着性を有し，また，便秘等の副作用の少ない経口治療薬として，例えば，肝腎機能障害患者に対して広く臨床的に利用されている。なお，前記特公昭６２－１１６１１号公報（特許文献１）に記載の吸着剤は，石油ピッチなどのピッチ類を炭素源とし，球状活性炭を調製した後，酸化処理，及び還元処理を行うことにより製造されていた（０００３【】）。ｄ本発明者は，ピッチ類から球状活性炭を調製し，酸化還元することにより得られる従来の多孔性球状炭素質物質からなる経口吸着剤よりも一層優れた選択的吸着性を示す経口投与用吸着剤の探求を進めていたところ，驚くべきことに，熱硬化性樹脂を炭素源として調製した球状活性炭は，酸化処理及び還元処理を実施する前の状態であるにもかかわらず，生体内の尿毒症性物質のひとつと考えられるβ－アミノイソ酪酸の吸着性に優れており，しかも有益物質である消化酵素（例えば，α－アミラーゼ）等に対する吸着性が少ないという有益な選択吸着性を有することを見出し，更に，その選択吸着性の程度が，前記特 公昭６２－１１６１１号公報（特許文献１）に記載の吸着剤よりも優れていることを見出した（０００４【】）。ｅ従来の多孔性球状炭素質物質，すなわち，前記特公昭６２－１１６１１号公報（特許文献１）に記載の吸着剤で用いる表面改質球状活性炭では，ピッチ類から調製される球状活性炭を更に酸化処理及び還元処理して官能基を導入することによって，前記の選択吸着性が発現されることになると考えられていたので，酸化処理及び還元処理を実施する前の球状活性炭の状態で選択的吸着能を発現すること，及びその吸着能が従来の経口投与用吸着剤よりも優れているという本発明者による前記の発見は，驚くべきことである（０００５【】）。ｆまた，本発明者は，前記の球状活性炭を更に酸化処理及び還元処理することによって調製した表面改質球状活性炭は，生体内の尿毒症性物質のひとつと考えられるβ－アミノイソ酪酸の吸着性に優れており，しかも有益物質である消化酵素（例えば，α－アミラーゼ）等に対する吸着性が少ないという前記の有益な選択吸着性が，前記特公昭６２－１１６１１号公報（特許文献１）に記載の吸着剤よりも一層向上することを見出した（０００６【】）。ｇ最初に，熱硬化性樹脂からなる球状体を，炭素と反応性を有する気流（例えば，スチーム又は炭酸ガス）中で，７００～１０００℃の温度で賦活処理すると，本発明の経口投与用吸着剤として用いる球状活性炭を得ることができる。ここで，球状「活性炭」とは，球状の熱硬化性樹脂などの炭素前駆体を熱処理した後に，賦活処理を行うことによって得られる多孔質体であり，球状で比表面積が１００㎡／ｇ以上であるものを意味する。本発明においては１０００㎡／ｇ以上が好ましい（００１４【】）。ｈなお，熱硬化性樹脂からなる前記球状体が，熱処理により軟化して 形状が非球形に変形するかあるいは球状体同士が融着する場合には，，前記の賦活処理の前に，不融化処理として，酸素を含有する雰囲気にて，１５０℃～４００℃で酸化処理を行うことにより軟化を抑制することができる。また，前記の熱硬化性樹脂球状体を熱処理すると，多くの熱分解ガスなどが発生する場合には，賦活操作を行う前に適宜予備焼成を行い，予め熱分解生成物を除去してもよい。ｉ本発明による前記の球状活性炭の選択吸着性を一層向上させるには，こうして得られた球状活性炭を，続いて，酸素含有量０．１～５０ｖｏｌ％（好ましくは１～３０ｖｏｌ％，特に好ましくは３～２０ｖｏｌ％）の雰囲気下，３００～８００℃（好ましくは３２０～６００℃）の温度で酸化処理し，更に８００～１２００℃（好ましくは８００～１０００℃）の温度下，非酸化性ガス雰囲気下で加熱反応による還元処理をすることにより，本発明の経口投与用吸着剤として用いる表面改質球状活性炭を得ることができる。ここで，表面改質球状活性炭とは，前記の球状活性炭を，前記の酸化処理及び還元処理して得られる多孔質体であり，球状活性の表面に酸性点と塩基性点とをバランスよく付加することにより腸管内の有毒物質の吸着特性を向上させたものである（００１７【】）。

(ｳ) 上記のとおり，本件明細書において，球状活性炭は「球状の熱硬化，性樹脂などの炭素前駆体を熱処理した後に，賦活処理を行うことによって得られる多孔質体であり，球状で比表面積が１００㎡／ｇ以上であるものを意味する」と定義されている（上記ｇ。）そして，本件明細書には，熱硬化性樹脂の性状により，賦活処理の前に不融化処理や予備焼成を適宜行うことが明記されていること上記ｈ（）に照らすと，上記製造方法の記載は，球状活性炭の製造工程のうちの必須工程を示したものと解するのが相当であり，これを当該熱処理，賦活 処理の前後や途中に他の処理が施されたものを排除する趣旨と解することはできない。本件明細書中には，本件発明について，フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源とすることにより，酸化処理及び還元処理を実施する前の状態であるにもかかわらず，高い選択吸着性能を有することを発見したとの記載があるものの（上記ｄ，ｅ，同記載は，ピッチ類から球状）活性炭を調製し，酸化還元することにより得られる従来の多孔性球状炭素質物質と比較して，本件発明の球状活性炭が酸化還元処理をしなくても有益な選択吸着性を示すことを述べているにとどまるのであり，本件発明の球状活性炭に酸化処理や還元処理等が施されることがないことまで意味すると解することはできない。むしろ，本件明細書には，酸化処理及び還元処理を行うことにより，選択吸着性が一層向上することが記載されており（上記ｉ，これにより表面が改質された表面改質球状活）性炭（前記の球状活性炭を，前記の酸化処理及び還元処理して得られ「る多孔質体であり，球状活性の表面に酸性点と塩基性点とをバランスよく付加することにより腸管内の有毒物質の吸着特性を向上させたもの」）であって，全酸性基が０．４０～１．００ｍｅｑ／ｇであり，かつ，全塩基性基が０．４０～１．１０ｍｅｑ／ｇであるものに関しては，請求項４において特許請求されていることに鑑みると，フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭化及び賦活処理することにより得られた活性炭を，その選択吸着性を高めるために酸化処理や還元処理が加えられたものも本件発明の技術的思想の範囲内にあるというべきであって上記表，，「面改質球状活性炭」は「球状活性炭」の下位概念に相当し「球状活，，性炭」のうち酸化及び還元処理を施した特に優れた選択吸着性を有するものに「表面改質球状活性炭」という名称を与えたものと解するのが相当である。 そうすると，本件発明における「球状活性炭」は，本件明細書における定義である球状の熱硬化性樹脂などの炭素前駆体を熱処理した後に「，賦活処理を行うことによって得られる多孔質体であり，球状で比表面積が１００㎡／ｇ以上であるもの」であって，この要件を満たすものであれば，後に選択吸着性を高めるための官能基の調整処理（酸化処理や還元処理）が行われたものであっても「球状活性炭」から除外されない，ものと解される。イそして，被告製品の有効成分である活性炭が「球状の熱硬化性樹脂などの炭素前駆体を熱処理した後に，賦活処理を行うことによって得られる多孔質体であり，球状で比表面積が１００㎡／ｇ以上であるもの」という要件に該当することは，当事者間に争いがない。そうすると，被告製品は，「球状活性炭からなる」ものと認められ，構成要件Ｅを充足する。2( ) 構成要件Ｆ（Ｒ値が１．４以上である球状活性炭を除く，ことを特徴とする）についてアＲ値計算の基礎となる回折強度の測定方法，測定条件について(ｱ) 被告は，本件明細書には，Ｒ値を算出するために必要な回折強度の測定方法，測定条件について一切記載がなく，原告の主張する測定方法，測定条件を採用する根拠はないと主張する。しかしながら，回折強度の測定については，下記のとおり，日本工業規格（ＪＩＳ（甲３２，日本薬局方（甲１５）及び日本学術振興会））が定めた測定法（学振法（甲１３）があり，これらの規格によれば，）本件のような球状活性炭の回折強度を測定するためには，反射式デフラクトメーター法を採用し，線源としては，ＣｕＫα線を用い，試料は粉砕してアルミニウム板又はガラス板に均一に充填してして作成することが一般的であると理解することができるから原告の主張する測定方法，，測定条件は，本件特許出願時における当業者の技術常識にかなうもので あると認められる。なお，原告により本件特許と同日に出願された経口投与用吸着剤の特許の明細書の発明の詳細な説明中には，球状活性炭の回折強度比（Ｒ値）の測定につき，上記の測定方法を用いた旨の記載がある（乙１の２の６，段落【００４１】）。記ａＪＩＳＫ０１３１（甲３２）の「Ｘ線回折分析通則」では，次のとおりとされている。５試料及びその調整方法（４頁）5.1.1粉体試料の粒径調整粒径の大きい試料は，必要に応じて乳鉢などを用い手動又は専用の機械によって粉砕して１０μｍ以下の粒径になるようにする。5.1.2粉体試料の試料ホルダへの充てん試料ホルダには，金属やガラスなどの板に穴又はくぼみを付けたものを用いる。試料ホルダに試料を均一に，かつ，試料面が平たんでホルダの面と一致するように充てんする。１装置（２０頁）1.1装置の概要（略）Ｘ線粉末回折装置は，Ｘ線を発生させるＸ線発生部，回折Ｘ線の回折角度や散乱Ｘ線の散乱角度を測るゴニオメーター部，Ｘ線を検出して計数し強度を測定する計数・指示記録部，及び，これらを制御して回折データを収集し，そのデータを処理して分析する制御・データ処理部から構成されている。1.1.1Ｘ線発生部1( ) Ｘ線管球（略）Ｃｕが一般的に使用されるが，分析目的によって，Ｍｏ やＣｏ，Ｆｅ，Ｃｒ等も使用される。ｂ日本薬局方（甲１５）の「粉末Ｘ線回折測定法」では，次のとおりとされている。装置（９０頁）通例，計数管を検出器としたディフラクトメーターを粉末Ｘ線回折装置として用いる。ディフラクトメーターはＸ線発生装置，ゴニオメーター，計数装置，制御演算装置等からなる。（中略）粉末Ｘ線回折装置では波長に分布のある連続Ｘ線部分を除き，単色化した特性Ｘ線のみを用いる（中略）測定試料に適。した波長のＸ線が得られるように対陰極の種類を選択する。ゴニオメーターはＸ線の入射する方向と試料面及び試料面と計数装置との角度を走査する装置である。通例，両角度が等しくなるように走査する対称反射法で測定する。操作法（９０頁）（略）通例，有機化合物，高分子化合物の測定には銅を対陰極として用いる。通例，測定試料はアルミニウム又はガラス製の平板試料ホルダーの充てん部に粉末試料を充てん成形することにより調製する。このとき，粉末試料粒子は原則として無配向化されたものを用いる。通例，試料粉末を無配向化する方法として試料をめのう製乳鉢等で粉砕し，微細結晶とする方法を用いる。ｃ学振法（甲１３）の「人造黒鉛の格子定数および結晶子の大きさ測定法」では次のとおりとされている。１試料（２５頁）供試人造黒鉛材から約２ｇを採取し，メノウ乳鉢で全試料が１５０メッシュ標準篩を全通するように粉砕し試料とする。 ４測定法（２５頁）Ｘ線用試料をメノウ乳鉢中でよく混合した後，Ｘ線回折計付属の試料板に均一に充填する。Ｘ線は，ＣｕＫα線を用い，ＣｕＫβ線はニッケルフィルターによって除く。（中略）自動記録式Ｘ線回折計を用いて測定する。

(ｲ) 被告は，測定装置，試料の厚さ，試料板の素材，補正の有無等によってＲ値は異なるのであって，固有値は取り得ないと主張し，これらの条件を変えて測定した結果を乙第６号証として提出する。ａ測定装置について確かに，Ｘ線回折法において測定装置が異なりＸ線強度が異なることなどにより回折強度の値が異なり得るものであり，原告の提出する甲第１６号証においても測定装置により異なる回折強度の値が測定されている。しかしながら，Ｒ値は，Ｒ＝（Ｉ－Ｉ）（／Ｉ－Ｉ）（１）１５３５２４３５〔式中，Ｉは，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が１５°における１５回折強度であり，Ｉは，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が３５°３５における回折強度であり，Ｉは，Ｘ線回折法による回折角（２θ）２４が２４°における回折強度である〕で求められる回折強度比のことであり（構成要件Ｆ，回折強度の値が変化することが，Ｒ値の変化に）直結するものではない。むしろ，回折強度比は，物質の同定を行うために用いられている値であり（甲３２の３５～３９頁参照，測定装）置によってこれが異なるとは考え難い。そして，原告の提出する甲第１６号証においても，回折強度比は，測定装置によってほとんど違いはない（なお，Ｉ，Ｉ，Ｉの各値はバックグラウンドを除いて１５２４３５いない数値であるため，その分同じ割合で変化するものではないものの，上記のＲ値の計算式によれば，バックグラウンドはＲ値から当然 に除かれているため，回折強度比は変化しないものと認められる。）。測定装置によってＲ値が変化するとの被告の主張は採用することができない。ｂ試料の厚さについて被告は，試料の厚さにより，測定値が異なると主張する。しかしながら前記のＸ線回折法による測定法の各規格においては，，試料の厚さは均一にするとする以外には特に指定はない。試料の厚さにより回折強度値が異なることがあっても，回折強度比は異なるものとは認められないことは，上記測定装置の違いで述べたところと同様である。原告の行った実験（甲３３）においても，試料の厚さによるＲ値の有意な変化は見られていない。したがって，試料の厚さによってＲ値は変化しないものと認められるから，被告の主張は採用することができない。ｃ試料板の素材について被告は，原告がアルミニウム試料板を用いた測定をしていることについて，根拠がないと主張し，自ら提出する実験報告書（乙６）では，プラスチック試料板とアルミニウム試料板のそれぞれを用いて測定を行い，異なる値が出たと主張する。しかしながら前記のＸ線回折法による測定法の各規格においては，，試料板として金属（アルミニウム）やガラス製を用いることとされており，プラスチック製のものについては記載されていないこと，本件のような有機合成高分子体を測定するための試料板として有機合成高分子であるプラスチックを用いることは，測定結果に影響を及ぼす可能性があると考えられることに照らすと，プラスチック製の試料板を用いた乙第６号証の実験による測定値の正確性には疑問があるといわざるを得ず，被告の主張は採用することができない。 ｄ補正について被告は，ローレンツ偏光因子，吸収因子，原子散乱因子等に関する補正を実施するかどうかでＲ値が変化するので，固有値がとり得ないと主張する。しかしながら前記のＸ線回折法による測定法の各規格においては，，回折強度の補正を行うものとはされていない。特に，日本薬局方の規格（甲１５）においては「干渉性散乱Ｘ線の回折強度は（中略），，偏光因子，多重度因子，ローレンツ因子，吸収因子などの影響を受ける」としつつも，補正を実施するとはされてない。したがって，特に指定がなければ，ローレンツ偏光因子，吸収因子，原子散乱因子等に関する補正を実施しないことが当業者の技術常識であると認められるから，被告の主張は採用することができない。ｅ乙第６号証の実験報告書について同実験報告書には，測定装置，試料板の素材，試料の厚さ，補正の有無等の条件を変えて回折強度を測定してＲ値を求めたところ，これにより異なるＲ値が得られたことが記載されている。しかしながら，これまで述べたように，測定装置，試料の厚さによってＲ値が変化することは考えにくいこと，また，プラスチック試料板を用いたことにより値が変化している可能性があること，いかなる補正が行われたのか明確ではないことから，同実験報告書の実験結果をもって，Ｒ値が固有値をとり得ないものとすることはできない。イそして，甲第１０号証の実験報告書は，下記の測定方法により仕様変更前被告製品の回折強度を測定したものであり，前記アのとおり，その測定方法は，当業者の技術常識にかなう測定方法であると認められる。「Ｘ線回折装置（株式会社リガク製「ＲＡＤ－ｒＣ／ＰＣ化）を用」いた試料を１２０℃で３時間減圧乾燥した後アルミニウム試料板３。，（ ５×５０ｍ㎡ｔ＝１５ｍｍの板に２０×１８ｍ㎡の穴をあけたもの，．）に充填し，グラファイトモノクロメーターにより単色化したＣｕＫα線（波長λ＝０．１５４１８ｎｍ）を線源とし，反射式デフラクトメーター法により，回折角（２θ）が１５°，２４°及び３５°のそれぞれの角度における回折強度を測定した。Ｘ線発生部及びスリットの条件は，印加電圧４０ｋＶ，電流１００ｍＡ，発散スリット＝１／２°，発光スリット＝０．１５ｍｍ，散乱スリット＝１／２°である。また，回折図形の補正には，ローレンツ偏光因子，吸収因子，原子散乱因子等に関する補正を行わず，標準物質用高純度シリコン粉末の（１１１）回折線を用いて回折角を補正した」。ウ甲第１０号証の実験報告書によれば，被告製品１－１のＲ値は，１．１１であり，被告製品２－１のＲ値は１．１０であることが認められ，いずれも１．４未満であることが認められるから，仕様変更前被告製品は，構成要件Ｆ「回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である球状活性炭を除く，ことを特徴とする」を充足する。これに対し，仕様変更後被告製品（被告製品１－２及び２－２）のＲ値については立証がなく，構成要件Ｆを充足していると認めることができない。3( ) 以上によれば，仕様変更前被告製品は，構成要件Ｅ及びＦを充足するものと認められる。そして，前記争いのない事実等５記載のとおり，仕様変更前被告製品は，構成要件Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｇ，Ｈ及びＩをも充足するのであるから，本件発明の技術的範囲に属するものと認められる。仕様変更後被告製品については，前記のとおり，構成要件Ｆを充足していると認めることができず，本件発明の技術的範囲に属するものと認めることはできない（なお，事案に鑑み，以下，争点２についても判断する。）。
２争点
２（仕様変更後被告製品は，構成要件Ｄを充足するか）について1( ) 仕様変更後被告製品（被告製品１－２及び２－２）について，その細孔直径７５～１５０００ｎｍの細孔容積について原告従業員が行った測定甲．，（５１，５３）並びに島津テクノリサーチが行った測定（原告依頼のものは，甲５９の１。被告依頼のものは，乙１５の１，２３の１，２４。）の結果は，別紙測定結果一覧のとおりである。そして，これらの測定結果のうち，細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満との結果となったのは，原告従業員が行った測定（甲５１，５３）では，被告製品１－２のロット番号８ＤＡを試料とした３つの測定結果のうち２つ，ロット番号８ＦＡを試料とした３つの測定結果のうち１つ，及び被告製品２－２のロット番号７ＧＡを試料とした５つの測定結果のうち３つであり，島津テクノリサーチの測定（原告依頼のもの。甲５９の１）では，被告製品１－２のロット番号８ＤＡを試料とした６つの測定結果のうち１つであった。その他の測定結果は，いずれも０．２５ｍＬ／ｇ以上であった。2( ) 島津テクノリサーチによる測定の結果は，上記のとおり，１つを除きすべて０．２５ｍＬ／ｇ以上となっている。なお，１つの０．２５ｍＬ／ｇ未満の測定結果は，別紙測定結果一覧の測定結果のとおり，被告製品１－２のロット番号８ＤＡの６つの結果のうちの１つがそれであるが「０．２４２８」と０．２５ｍＬ／ｇをわずかに下回，っているのみである。そして，甲第５９号証の８頁によれば，この数値が出た試料は，そのすぐ下の数値「０．２５８７」と同じ試料から採取されたものであり，かつ，試料重量もほぼ同一であることが認められ，この２つの数値を総合すると，ロット番号８ＤＡの測定結果としては０．２５ｍＬ／ｇ以上と見ることもできることから，上記「０．２４２８」は測定誤差の範囲内であると認めるのが相当である。 3( ) 原告は，島津テクノリサーチの測定においては，縮分が行われ試料間のばらつきが抑えられているとした上で，被告製品においては原試料のばらつきが大きいことから，これを忠実に反映させる必要があるのであり，縮分を行わないで原告従業員が行った測定の結果（甲５１，５３）によれば，ロット番号８ＤＡ，８ＦＡ及び７ＧＡにおいて，細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満の結果がいくつか検出されていることから，仕様変更後被告製品の一部は，構成要件Ｄを充足する旨主張する。証拠（甲５９の１，乙１５の１，２３の１，２４）によれば，島津テクノリサーチの測定においてされた縮分は，被告製品の１包分（約２ｇ）を混ぜ合わせた後，二分器で試料を二分したものであることが認められる。そして，証拠（乙３２，３３）によれば，試料の全量を測定することができない場合には試料量を減らす必要があり，その際に，試験者の恣意を入れず試料の特定をなるべく保持するようにするための手法として，縮分による操作が重要であり，特に本件のような粉粒体は，粒度や比重差による分離，偏析が起こるため，混ぜ合わせの操作及び縮分の操作は，試料の採取の際に偏りを生じさせないために必須の操作であると認められる。以上からすれば，縮分操作を経ている島津テクノリサーチによる測定の結果は被告製品の構成を適切に測定したものと評価することができる他方，。，原告従業員による測定は，２ｇの被告製品からどのように試料０．８ｇ又は０．５ｇ（甲５１）ないしは０．６ｇ（甲５３）を採取したのか不明といわざるを得ず，試料の採取過程において偏りが生じたことを否定することができないのであるから，この測定結果を根拠とする原告の主張は採用することができない。4( ) また，原告は，仕様変更後被告製品は，水に沈降する活性炭と浮遊する活性炭との混合物であると主張するとともに，水によって沈降した活性炭については，細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未 満であった（以上の実験結果として甲６０の１）として，仕様変更後被告製品は侵害品を有効成分として含有するものである旨主張する。しかしながら，試料を水に入れたときに浮遊するものと沈降するものがあるということは，試料に比重が１よりも大きいものと小さいものが含まれていることを示すのみであり，それ以上の意味を見出すことはできない。原告は，被告の行った比重の異なる溶液中での分離実験（乙３７）において，比重１．０～１．３の間の活性炭がなく，浮遊品と沈降品に完全に分離することができるから，仕様変更後被告製品は，全く異なる２種類の物質から成るものであるとも主張する。しかしながら，乙第３７号証の実験結果から仕様変更後被告製品が浮遊品と沈降品とに明確に分離されているとは認められず，原告の主張は採用することができない。また，沈降する活性炭も浮遊する活性炭も同じ炭素物質であるため，沈降するものは密度が高く，浮遊するものは密度が低いものであると考えられるところ，平均粒子径が３４４μｍないしは３１４μｍの被告製品（甲７）において，細孔直径７．５～１５０００ｎｍという比較的大きな細孔の容積が大きければ活性炭の密度は低く，その結果水に浮遊し，その細孔容積が小さければ密度は高く，その結果水に沈降する傾向にあるものと考えられる。そうすると，細孔容積の小さい傾向にある沈降品を集めて測定したところ細孔容積が小さい結果が出たにすぎず，その結果は仕様変更後被告製品の測定として意味をなさないものであるといわざるを得ない。そもそも，本件明細書（００２９）が記載する構成要件Ｄについての【】細孔容積の測定方法は，一定量の試料について圧力と水銀の圧入量から細孔直径の細孔容積を測定する水銀圧入法であること，本件発明は腎疾患治療又は予防剤であり，一定量を服用することをその前提としていること，及び本件発明は特異な細孔構造を有する活性炭が体内の有毒な物質を多く吸着し，，有益な物質の吸着が少ないという選択吸着性が高いことを作用効果とするも のであって，製品全体としてそのような特異な細孔構造でなければ，選択吸着性という作用効果を得ることができないことからすれば，細孔容積を測定する場合には，なるべく試料全体の同一性を保持したサンプルを用いて行うべきであり，原告の依頼により行われたような被告製品を水で分離してその一部を取り出して測定する方法では，構成要件Ｄの充足性を判断することができないというべきである。なお，フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源とする球状活性炭以外の物質が混合されているような場合であれば，本件明細書の記載上，それを除去した上で各数値を測定して，構成要件Ｄ等の充足性を判断する必要があると考えられるものの，仕様変更後被告製品については，フェノール樹脂を炭素源とする球状活性炭のみ又は被告製品２については加えてカプセル（，）からなる以上，仮に原告が主張するように異なる活性炭の混合物であるとしてもそれが全体として構成要件Ｄを充足するかを判断するのが相当である，。5( ) 上に述べたところによれば，仕様変更後被告製品において，その細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満であることについては，これを認めるに足りる証拠はなく，仕様変更後被告製品が構成要件Ｄを充足すると認めることはできない。

３争点３（本件特許は無効とされるべきものか）について1( ) 無効理由①（補正による新規事項の追加）についてア特許法１７条の２第３項は，第１項の規定により明細書等について補正をするときは，願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならないと規定している。ここにいう「明細書等に記載した事項」とは，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）を基準として，明細書・特許請求の範囲・図面のすべての記載を総合して理解することができる技術的事項のことであり，補正が，上記のようにして導かれる技術的事項との関係で新たな技術的事項を導入 するものでないときは，当該補正は「明細書等に記載した事項の範囲内」であると解すべきである。そして，特許請求の範囲の減縮を目的として特許請求の範囲に限定を付加する補正を行う場合，付加される補正事項が当該明細書等に明示されているときのみならず，明示されていないときでも新たな技術的事項を導入するものではないときは「明細書等に記載した事項の範囲内」の減縮で，あるというべきであり，このことは本件補正のように，いわゆる除くクレームを付加する補正においても妥当する。イ原告は，平成１５年１０月３１日，本件特許出願（特願２００４－５４８１０７号。乙２の２参照）と，別件特許に係る特許出願（特願２００４－５４８１０６号。乙１の２の６。以下「別件特許出願」という）を行。った。その後，本件特許出願につき拒絶査定がされたため（乙２の１７），原告は拒絶査定不服審判を請求した（乙３の１。同手続中において，本）件特許出願に係る発明が別件特許出願に係る発明と同一であるとの理由等で拒絶理由通知が出された（乙３の６。そこで，原告が上記拒絶理由通）知に対応して，平成１８年５月１５日に手続補正を行ったのが本件補正であり請求項及び発明の詳細な説明に下記の記載いわゆる除くクレーム，（）を付加するものである（乙３の８。）但し，式（１：）Ｒ＝（Ｉ－Ｉ）／（Ｉ－Ｉ）（１）１５３５２４３５〔式中，Ｉは，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が１５°における回１５折強度であり，Ｉは，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が３５°にお３５ける回折強度であり，Ｉは，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が２４２４°における回折強度である〕で求められる回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である球状活性炭を除く，すなわち，本件補正は，球状活性炭につき，Ｘ線回折法による回折角（２ θ）が１５°，２４°，３５°における回折強度の比（Ｒ値）が１．４以上であるものを除くとするものである。一方，乙第２号証の２によれば，本件当初明細書に記載された発明は，経口投与用吸着剤に用いられる球状活性炭について，熱硬化性樹脂，実質的にはフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用い，これにより，ピッチ類を用いる従来の球状活性炭に比べて，有益物質に対する吸着が少なく尿毒症性物質の吸着性に優れるという選択吸着性が向上するという効果を奏するとするものであることが認められる。他方，別件特許の請求項１は，以下のとおりである（乙１の２の６。）【請求項１】直径が０．０１～１ｍｍであり，ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が１０００㎡／ｇ以上であり，そして式（１：）Ｒ＝（Ｉ－Ｉ）／（Ｉ－Ｉ３５）（１）１５３５２４〔式中，Ｉは，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が１５°における回１５折強度であり，Ｉは，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が３５°にお３５ける回折強度であり，Ｉは，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が２４２４°における回折強度である〕で求められる回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である球状活性炭からなることを特徴とする，経口投与用吸着剤乙第１号証の２の６によれば，別件特許は，球状活性炭からなる経口投与剤につき，その細孔構造に注目して，直径，比表面積のほか，最も優れた選択的吸着性を示すＸ線回折強度を示す回折角の観点からこれをＲ値として規定し，このＲ値が１．４以上であることを特徴とするものであること，球状活性炭に関し，本件特許とは異なり，フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を出発原料として特定せず，また，本件特許では従来技術に属するものとされるピッチ類を用いても調整が可能であるとして，このＲ値の 観点から球状活性炭を特定したものであることが認められる。そうすると，球状活性炭のうちフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いた場合において，そのＲ値が１．４以上であるときには，本件特許出願に係る発明と別件特許出願に係る発明は同一であるということができる。そして，本件補正は，この両発明の重なり合う部分であるＲ値が１．４以上である球状活性炭を本件特許出願に係る発明の特許請求の範囲から除くことを目的とするものであり，前記の本件当初明細書に記載された発明の内容に照らせば，特許請求の範囲の記載に技術的観点から限定を加えるものではなく，新たな技術的事項を導入するものではないと認めるのが相当である。ウしたがって，本件補正は「明細書等に記載した事項の範囲内」の減縮，であるので，特許法１７条の２第３項に違反するものではなく，本件特許は，無効とされるべきものとは認められない。エ被告の主張について(ｱ) 被告は，Ｒ値が１．４以上のものを除いていることの技術的意味やＲ値が１．４未満のものの製造方法が不明であり，これらの点について本来説明が必要なものであるから，本件補正により新たな技術的事項を追加するものであるなどと主張する。しかしながら，本件当初明細書（乙２の２）の「発明を実施するための最良の形態」における「本発明の経口投与用吸着剤として用いる球，状活性炭又は表面改質球状活性炭は，前記のとおり，従来の経口投与用吸着剤の炭素源として用いられてきたピッチ類に代えて，炭素源として熱硬化性樹脂を用いる点を特徴としており，それ以外の点では，ピッチ類を用いる従来の製造方法と実質的に同様の操作を利用して調製することができる。」（乙２の２の４頁）との記載に端的に示されているとおり，本件特許出願に係る発明は，有益な選択吸着性という効果を導くた めの課題解決方法として球状活性炭の炭素源に着目し，これを熱硬化性樹脂（その後の補正を経て，最終的にはフェノール樹脂及びイオン交換樹脂）とした点に最大の特徴があるものであって，それ以外の要素については経口投与用吸着剤としての基本的性質に反しない限度において，，従来技術に従って適宜決定する余地のあることを前提とするものであり，その意味で，回折強度比（Ｒ値）についても，当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）において適宜決定すべきことが予定されていたものというべきである。本件当初明細書に開示された本件特許出願に係る発明の上記意義に照らせば，Ｒ値に特別の限定がないことは，Ｒ値が１．４以上の場合であると１．４未満の場合であるとを問わず，経口投与用吸着剤としての基本的性質に反しない限りにおいて，すべてのＲ値が含まれることを前提とするものと理解することができるのであって，本件補正も，そのような理解を前提とした場合に別件特許出願に係る発明との間で生ずるＲ値が１．４以上のものについての重複を排除するため，これを除外するという意義を有するものである。以上のような本件特許出願に係る発明における回折強度比（Ｒ値）の意義ないし本件補正の意義に照らせば，回折強度比（Ｒ値）につきいかなる値を設定するかは，本件特許出願に係る発明の技術的事項に対し影響を与えるものではないというべきである。

(ｲ) 被告は，原告は，Ｒ値の計算根拠となる回折強度は測定条件により異なり得ることをもって，Ｒ値の意義等が一義的に明らかでない旨主張する。しかしながら，前記のとおり，Ｘ線回折法については，日本工業規格（ＪＩＳ（甲３２，日本薬局方（甲１５，日本学術振興会が定めた）））測定法（学振法（甲１３）にそれぞれ規格が定められており，明細書） にＲ値の測定方法に関する記載がなくとも，これらの規格に従って測定方法を決定し得るものであり，また，測定条件についても当業者の技術常識に従って適宜決定することにより，固有値を得ることができるものと認められるのであるからこれらについて明細書に記載のないことは，，上記判断を左右するものではない。

(ｳ) 被告は，本件補正により実施例が除外されたとして，これをもって技術的範囲が大きく変更されたことの根拠とする。この点，本件発明に係る実施例を示す表１，２と別件特許発明に係る実施例を示す表１，２とは，別件特許発明においてＲ値を付記しているほかはすべて一致し，また，両発明に係る明細書の記載において，実施例の基礎となる条件が一致することに鑑みれば，両発明における実施例は同一のものであると認められる。そして被告の上記主張は両者を形式的に併せ考慮することにより，，，本件発明における実施例はＲ値１．４以上のものを表したものと評価して，本件補正後の本件発明に直接妥当する実施例が明細書の記載上存在しなくなったとみるものである。しかし，前記(ｱ)の説示から明らかなとおり，本件当初明細書における実施例は，Ｒ値にかかわらず，炭素源としてフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を用いたことにより，ピッチ類から得られる従来の経口吸着剤よりも優れた選択吸着性を示し，かつ，酸化処理及び還元処理を実施する前の状態でも選択吸着性を発揮することを裏付けているものであって，明細書の記載上，Ｒ値は付記されていないことからみても，当業者は本件明細書における実施例の記載に接した場合，これがＲ値を１．４以上のものに限定する趣旨と理解するものではないということができる。なお，被告は，被告が別件特許の出願経過において，Ｒ値が１．４以 上のものでなければ目的とする作用効果が奏しないと強調して特許査定を経ているなどと主張する。しかしながら，本件当初明細書の記載をみれば，本件発明の技術思想は，課題を解決するための手段として炭素源の種類に着目し，これに「フェノール樹脂又はイオン交換樹脂」を選択することによって課題を解決し得るかどうかを問題とするものであることは明らかであって，同日出願の別件特許の出願経過等において原告が「Ｒ値１．４以上」のものでなければ目的とする作用効果が奏しないと主張していたとしても，これと課題の解決方法が異なる本件発明の作用効果が否定されるわけではない。したがって，被告の上記主張は採用することができない。

(ｴ) 被告は，本件補正により請求項に係る発明の成立性を裏付けるデータ（実験成績証明書Ａ及びＢ。乙３の９）を示す必要性が生じたことは，追加的説明が必要であることを示すものであり，新たな技術的事項が導入されたことを意味する旨主張する。実験成績証明書Ａは「イオン交換樹脂』を炭素源として用いた場，『合でも，優れた選択吸着率を有する経口投与用吸着剤を得ることができることを示すため（意見書〔乙３の７〕６頁３０行～３１行，実験」）成績証明書Ｂは，本件補正により「除かれた部分』以外の本件発明に『よる経口投与用吸着剤が優れた選択吸着性を有していることを具体的に示すため（同７頁下から１７行～下から１６行）に提出されたもので」ある。前記のとおり，本件当初明細書における実施例は，Ｒ値にかかわらず，炭素源としてフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を用いたことにより，ピッチ類から得られる従来の経口吸着剤よりも優れた選択吸着性を示し，かつ，酸化処理及び還元処理を実施する前の状態でも，選択吸着性を発揮することを裏付けていたものであるから明細書の記載上は，，実施例として不足はないということができる。 もっとも本件補正により構成が限定された結果本件発明の効果フ，，（ェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いたことによりピッチ類を用いる従来の球状活性炭に比べて選択吸着性が向上すること）を喪失するなど，本件発明の意義が失われることになるのであれば，本件補正は本件当初明細書における技術的意義に変更を来すこととなり得ることからすれば，上記実験証明書の提出は，本件当初明細書の記載から把握できる技術的事項，すなわち，前記「最大の特徴」により前記「効果」が奏されることが，Ｒ値の大小にかかわらず妥当することを釈明するためにされたものと理解することができるのであって，これにより新たな技術的事項が付加されたとか，その裏付けになるといえるものではない。したがって，被告の上記主張は採用することができない。

(ｵ) 被告は，Ｒ値を１．４未満とする本件補正は，Ｒ値が１．４以上であることを必須要件とする別件特許と作用効果の点で矛盾を来すから，本件補正により新たな技術的事項が導入されたといえる旨主張する。しかしながら，前記のとおり，本件特許出願に係る発明は，Ｒ値のいかんにかかわらず，炭素源として熱硬化性樹脂（具体的にはフェノール樹脂又はイオン交換樹脂）を用いることにより課題を解決するものであるのに対し，別件特許は，炭素源のいかんにかかわらず，Ｒ値を１．４以上とすることにより課題を解決するものであって，課題解決のアプローチを異にする点で技術的思想を異にするものである。そうすると，別件特許の明細書においてＲ値が１．４以上であることを必須要件であるとしたとしても，直ちに両者が矛盾することになるものではないから，被告の上記主張は採用することができない。21( ) 無効理由②（明細書の記載不備( )―構成要件Ｆに関して）ア特許法３６条４項１号違反（無効理由②－１）の主張について 被告は，本件明細書中にはＲ値を求めるための回折強度の測定方法，測定条件について記載がなく，また，１．４未満のＲ値を有する球状活性炭を得るための製造条件についての説明もないので，本件発明を当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていないと主張する。しかしながら，前記のとおり，回折強度の測定方法であるＸ線回折法については，規格が定められ，明細書にＲ値の測定方法に関する記載がなくとも，これらの規格に従って測定方法を決定し得るものであり，また，測定条件についても当業者の技術常識に従って適宜決定することにより，固有値を得ることができるものと認められる。したがって，被告の上記主張は採用することができない。イ特許法３６条６項１号違反（無効理由②－２）の主張について被告は，手続補正の結果，本件明細書記載の実施例が，本件発明の実施例ではなくなったと主張する。しかしながら，前記のとおり，本件当初明細書における実施例は，Ｒ値にかかわらず，炭素源としてフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を用いたことにより，作用効果があることを示すものであり，明細書の記載上，Ｒ値は付記されていないことからみても，当業者は本件明細書における実施例の記載に接した場合，これがＲ値を１．４以上のものに限定する趣旨と理解するものではないということができるのであって，被告の主張は採用することができない。ウ特許法３６条６項２号違反（無効理由②－３）の主張について被告は，回折強度の測定方法等の記載がなく，Ｒ値は固有値を取り得ないものであるから，どのような球状活性炭が本件発明に含まれるのか不明確であると主張する。しかしながら，前記のとおり，測定方法等は当業者の技術常識から決定できるのであり，Ｒ値は固有値を取ることができると認められるから，被 告の主張は採用することができない。32( ) 無効理由③（明細書の記載不備( )―構成要件Ｄに関して）ア特許法３６条４項１号違反（無効理由③－１）の主張について被告は，本件特許の明細書に実施例（実施例１，２）として記載された製造例が「細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積０．０４ｍＬ／，ｇあるいは０．０６ｍＬ／ｇ」の「フェノール樹脂を炭素源とした球状活性炭」であることから，上記実施例以外の細孔容積に係る球状活性炭やこれを得る方法が記載されていないことは，実施可能要件を欠き，明細書の記載不備（特許法３６条４項１号違反）に当たる旨主張する。しかしながら，本件明細書の段落【００１３】及び【００２４】の記載は，炭素源に係る発明特定事項以外の発明特定事項について当業者が適宜の設定をすることが可能であることを示唆するものであると理解することができる。そして，証拠（甲１８の２の１～４，乙１の２の３・４）によれば，本件特許の出願日当時，細孔容積の制御が多様な方法で可能であったことは明らかである。以上によれば，活性炭の細孔容積は，当業者において適宜制御可能であると認めることができるから「フェノール樹脂及びイオン交換樹脂」を，炭素源とする「細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満」の球状活性炭を製造することは，本件特許の出願日当時の技術常識に基づいて当業者がなし得るものと認められ，その製造方法について本件明細書に記載がないことをもって実施可能要件を欠くとはいえず，被告の主張は採用することができない。イ特許法３６条６項１号違反（無効理由③－２）の主張について被告は，本件特許の明細書に実施例（実施例１，２）として記載された製造例が「細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積０．０４ｍＬ／，ｇあるいは０．０６ｍＬ／ｇ」の「フェノール樹脂を炭素源とした球状活 性炭」のみであり，構成要件Ｄ（細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満）で特定された球状活性炭のうち，わずかな範囲のものしか開示がなく，いわゆるサポート要件を欠くと主張する。しかしながら，本件明細書の表１，２には，細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．４２ｍＬ／ｇの場合に，選択吸着率が２．１と比較的に劣っていることが示されていること，公知文献５（乙１の２の５）には，細孔直径２０～１５０００ｎｍの細孔容積が小さくなるにつれて有益物質の吸着量が低下すること，及び細孔容積が小さすぎると毒性物質の吸着量も低下することが開示されており，このような知見は，本件出願日（平成１５年１０月３１日）当時において公知の技術であったと認めることができる。そうすると，本件明細書における実施例の記載に加え，選択吸着能は，（細孔容積が極小の場合を除き）その減少に応じて漸次発現する特性がある旨の上記知見を考慮すれば，当業者はこれにより優れた選択吸着率の達成を認識することができるから，本件特許請求の範囲の記載は，本件明細書における詳細な説明に記載したものであるということができ，サポート要件違反との被告の主張は採用することができない。4( ) 無効理由④（進歩性の欠如）について被告は，ア．本件発明１のうちフェノール樹脂を炭素源とする発明は，公知文献１に記載された発明に公知文献２又は公知文献３ないし５を組み合わせることにより想到容易であり，イ．本件発明１のうちイオン交換樹脂を炭素源とする発明は，公知文献１に記載された発明に公知文献５及び６を組み合わせることにより想到容易であり，ウ．本件発明２は，公知文献１に記載された発明に公知文献２ないし６を 組み合わせることにより想到容易であるとして，本件特許は進歩性を欠くものであり，特許無効審判により無効とされるべきものであると主張する。ア公知文献１に記載された発明に公知文献２又は公知文献３ないし５を組み合わせることによる本件発明１の容易想到性の主張について(ｱ) 証拠（乙１の２の１）によれば，公知文献１には，活性炭を有効成分とする，マトリックス形成亢進抑制剤に関する発明が記載されており，具体的には「直径が０．０５～２ｍｍであり，比表面積が５００～２，０００㎡／ｇであり細孔半径１００～７５０００オングストローム細，（m l孔直径２０～１５０００ｎｍ）の空隙量が０．０１～１／ｇである経口投与用の吸着能に優れた球形活性炭を有効成分とする，肝疾患又は腎疾患の治療若しくは予防に用いる剤」についての発明（以下「公。知発明１」という）が記載されていると認められる。。そうすると，本件発明１と公知発明１とは，いずれも「直径が０．０５～１ｍｍであり，比表面積が特定されたもので，そして特定範囲の細孔直径の細孔容積を特定した球状活性炭からなる経口投与用吸着剤」。である点において一致し，次の各点において相違する。（相違点Ａ）球状活性炭を製造するための原料に関し，本件発明１では「フェ，ノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源とし」と特定しているのに対し，公知発明１では，そのように特定していない点。（相違点Ｂ）比表面積の特定に関し，本件発明１では「ラングミュアの吸着式，により求められる比表面積が１０００㎡／ｇ以上であり」と特定しているのに対し，公知発明１では「比表面積（メタノール吸着法によ，る）が５００～２０００㎡／ｇであり」と特定している点。 （相違点Ｃ）特定範囲の細孔直径の細孔容積を特定した点に関し，本件発明１では「細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／，ｇ未満」と特定しているのに対し，公知発明１では「細孔半径１０，０～７５０００オングストローム（細孔直径２０～１５０００ｎｍ）の空隙量が０．０１～１ｍＬ／ｇである」と特定している点。（相違点Ｄ）本件発明１が，「但し，式（１：）Ｒ＝（Ｉ－Ｉ）／（Ｉ－Ｉ）（１）１５３５２４３５〔式中，Ｉは，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が１５°における１５回折強度であり，Ｉは，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が３５°３５における回折強度であり，Ｉは，Ｘ線回折法による回折角（２θ）２４が２４°における回折強度である〕で求められる回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である球状活性炭を除く」と特定しているのに対し，公知発明１ではそのように特定され，ていない点。

(ｲ) そこで，相違点Ａについて検討する。ａ既に述べたとおり，本件発明の技術的意義は，経口投与用吸着剤に用いられる球状活性炭について熱硬化性樹脂（具体的にはフェノール樹脂又はイオン交換樹脂）を炭素源として用いたことにより，ピッチ類を用いる従来の球状活性炭に比べて選択吸着性が向上した点にある。これに対し，公知発明１は，前記のとおり，肝疾患ないし腎疾患治療に有効な吸着能を有する経口投与用の球状活性炭ではあるものの，その炭素源について具体的な特定がなく，しかも，具体的な炭素源との関係で生じるピッチ類を用いる球状活性炭と比較した選択吸着 性の有無ないし大小といった効果については示唆するところがない。したがって，公知発明１から本件発明を想到することが容易というためには，少なくとも公知発明１のような経口投与用の球状活性炭がフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源とするものと置換可能であることが示唆されることのみならず，そのようにして置換された炭素源と上記選択吸着性能との間に有意な関連があることをも示唆するものがなければならないというべきである。ｂそこで，上記の観点に基づき相違点Ａに係る構成の容易想到性について検討する。a( ) 公知文献２（乙１の２の２）の記載によれば，同文献に記載されている発明はフェノール樹脂を炭素源とする球状活性炭の製造に関するものであるものの，接着剤や塗料等として従来から大量に製造されていた各種の熱硬化性樹脂の乳化物について，真球に近い球状活性炭を得ることが困難であったことからされた球状活性炭の製造方法である。公知文献２のその他の記載を考慮しても，そもそも公知発明１のような医薬製剤としての経口投与用吸着剤への転用については示唆する記載を見出すことはできないから，公知文献２に記載された発明を公知発明１に組み合せることは，困難である。したがって，公知文献２によって，相違点Ａに係る構成に想到することが容易であるということはできない。b( ) 公知文献３（乙１の２の３）には，フェノール－アルデヒド樹脂を炭素源とする球形活性炭の吸着能についての研究が記載されており，公知文献４（乙１の２の４）にはフェノール樹脂を原料とする活性炭について，比表面積，細孔分布などを測定し，市販の水処理用活性炭及び石炭を原料とする球形活性炭との比較を行った結果が記載されているものの，両文献の中に，そもそも公知文献１記載の 発明のような医薬製剤としての経口投与用吸着剤への転用を示唆する記載を見出すことはできない。また，公知文献５（乙１の２の５）には，医薬剤としての多孔性球状炭素質物質からなる経口吸着剤について従来の吸着剤に比して有益な選択吸着性を有するという発明が記載されているものの，その有益な選択吸着性は，特定範囲の細孔容積に着目したことによるものであって，その炭素源について何ら特定するところがない。また，その実施例を見ても，石油系ピッチから多孔性球状酸化ピッチを得，これに賦活処理等を施して多孔性球状炭素質物質を製造し，その選択吸着性を計測しており，有利な選択吸着性を導くための炭素源について何ら示唆するところがない。そうすると，このような公知文献５に係る発明に接した当業者において，同発明（及び公知発明１）から有利な選択吸着性を導くために炭素源を限定することを想到することは困難といわざるを得ない。したがって，公知文献３ないし５によっても，相違点Ａに係る構成に想到することが容易であるということはできない。イ公知発明１に公知文献５及び６を組み合わせることによる本件発明１の容易想到性の主張について本件発明１と公知発明１との一致点及び相違点は前記ア(ｱ)で認定したbとおりであり，公知文献５の記載内容については，前記ア(ｲ)ｂ( )で認定したとおりである。公知文献６（乙１の２の７）には，イオン交換樹脂を炭素源とする活性炭小球体の製造方法に関する発明が記載されていることが認められるものの，同文献中には，公知発明１のような医薬製剤としての経口投与用吸着剤への転用について示唆する記載を見出すことはできない。上に述べたところによれば，公知文献５及び６によっても，相違点Ａに 係る構成に想到することが容易であるということはできない。ウ公知発明１に公知文献２ないし６を組み合わせることによる本件発明２の容易想到性の主張について本件発明２は，本件発明１の構成を前提とするものであり，既に説示したとおり，本件発明１に係る構成に想到することが容易といえない以上，本件発明２の構成に想到することが容易といえないことは，その余について論ずるまでもなく明らかである。エ以上のとおりであるから，被告の主張する各公知文献から，本件発明１及び２に想到することが容易であったということはできない。5( ) 以上のとおり，本件特許について，被告が主張する無効理由はいずれも認めることはできず，被告の主張はいずれも採用することができない。

４争点４（今後，構成要件Ｄを充足する被告製品が製造，販売される可能性が高いか（本件特許権の侵害のおそれの有無）について）1( ) 主位的請求について前記２のとおり，被告が現在製造販売している仕様変更後被告製品は，構成要件Ｄを充足するとは認められないから，原告の主位的請求である別紙被告製品目録（甲）で特定される被告製品（商品名を「キューカル細粒分包２ｇ」，「キューカルカプセル２８６ｍｇ」とする製品）の製造販売の差止請求は，これを認容することができない。2( ) 予備的請求についてア仕様変更前被告製品の在庫の販売のおそれについて原告は，予備的請求として，別紙被告製品目録（乙）で特定される被告製品の差止めを求めている。同目録記載１（１）及び２（１）は，ロット番号で特定するものであり，これらは仕様変更前被告製品であることに争いはない。原告は，仕様変更前被告製品の全部が販売されて在庫が存在しない点に ついて立証はないから，上記ロット番号で特定される被告製品の差止めを認めるべきであると主張する。しかしながら，証拠（甲５，乙３８）及び弁論の全趣旨によれば，被告製品の使用期限は製造より３年間であること，ロット番号の頭の数字が製造年を示し（６」であれば２００６年，それに続くアルファベットが「）製造月を示す（Ａ」であれば１月）ものであることが認められ，そうす「ると，最も新しいものである「７ＤＡ」でも２０１０年（平成２２年）４月ころに使用期限が到来するものであることが認められる。このことと，被告が，現在は仕様変更後被告製品を製造販売していることを考え合わせると，仮に，被告がこれらのロットの在庫を保有していたり，今後，返品等により在庫を保有することになったりしたとしても，それを販売する可能性は低いといわざるを得ず，販売の可能性が高いとの原告の主張は採用することができない。したがって，予備的請求のうち，別紙被告製品目録（乙）記載１（１）及び２（１）で特定される被告製品の（製造）販売の差止めに係る部分は，理由がない。イ仕様変更前被告製品を新たに製造販売するおそれについて原告は，仕様変更後被告製品の少なくとも一部は構成要件Ｄ（細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満であり）を充足し本件特許権を侵害するものであるから，被告は，細孔容積をコントロールする意思がないか，コントロールする製造能力がないかのいずれかであり，被告が今後，構成要件Ｄを充足する製品を製造，販売する可能性は高いと主張する。しかしながら，既に判断したとおり，仕様変更後被告製品につき，適切に縮分操作を経て測定を行った実験においては，測定誤差と認められる１つの結果を除き，いずれも細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が ０．２５ｍＬ／ｇ以上であったのであり，この実験結果に照らすと，仕様変更後被告製品が構成要件Ｄを充足しているということはできないから，仕様変更後被告製品の少なくとも一部が構成要件Ｄを充足することを前提とする原告の主張は採用することができない。また，原告は，被告が仕様変更の具体的内容を明らかにしていないことを考慮すれば，被告が今後，仕様変更を元に戻し，構成要件Ｄを充足する侵害品を製造，販売する可能性は高いと主張する。しかしながら，弁論の全趣旨によれば，被告は，本件訴訟係属中にその仕様を変更し，遅くとも平成２０年３月ころには仕様変更前被告製品の製造を完全に中止し，その後製造していないこと，それ以降は仕様変更後被告製品のみを製造販売していること被告の代表取締役が陳述書乙３８，（）において変更前の仕様に戻すことはしないと陳述していること，本判決で仕様変更前被告製品につき本件特許権侵害が認められ，損害賠償請求が認容されることを総合すれば，被告が，変更前の仕様に戻して構成要件Ｄを充足する侵害品を製造販売するおそれが高いと認めることはできないというべきである。以上からすれば，被告が今後構成要件Ｄを充足する製品を製造，販売する可能性は高いとの原告の主張は，これを採用することができず，予備的請求のうち，別紙被告製品目録（乙）記載１（２）及び２（２）で特定される被告製品の製造販売の差止めに係る部分についても，理由がない。ウしたがって，原告の差止請求及びそれに付随する廃棄請求（予備的請求も含む）は，いずれも理由がない。。

争点５（補正後の発明の内容を通知する必要があるか（補償金請求に関し））について1( ) 証拠（甲１１の１・２）によれば，原告は，被告に対し，平成１６年６月１４日，国際公開された本件特許出願に係る発明の内容として「特許請求， の範囲【請求項１】熱硬化性樹脂を炭素源として製造され，直径が０．０１～１ｍｍであり，そしてラングミュアの吸着式により求められる比表面積が１０００㎡／ｇ以上である球状活性炭からなることを特徴とする，経口投与用吸着剤【請求項２】全塩基性基が０．４０ｍｅｑ／ｇ以上の球状活性。炭からなる請求項１に記載の経口投与用吸着剤（中略【請求項４】請求。）項１～３のいずれか一項に記載の経口投与用吸着剤を有効成分とする，腎疾患治療又は予防剤」と記載した内容証明郵便（本件通知書）を送付して警。告し，同書面は，同月１５日，被告に到達したことが認められる。2( ) 被告は，本件通知書の受領の後に，補正により本件特許の特許請求の範囲が変更されており，再度の通知がないため，補償金支払請求権は発生していないと主張する。特許法１８４条の１０同法６５条も同様が補償金請求権の要件として（），特許出願に係る発明の内容を記載した書面を示しての警告又は悪意を要求したのは，第三者に対して突然の補償金請求という不意打ちを与えることを防止するためであると解される。このような規定の趣旨に照らすならば，警告後の補正によって登録請求の範囲が補正された場合において，その補正が願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において補正前の特許請求の範囲を減縮するものであるときには，第三者が補正後の特許請求の範囲の内容を知らなくとも不意打ちとはならないといえるから，上記補正の後に再度の警告等をすることを要しないと解すべきである。本件通知書に記載された特許請求の範囲の内容は前記認定のとおりであり，本件発明と比較すると，
①「熱硬化性樹脂を炭素源として製造」が「フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造に補正されている点」，
②本件特許の構成要件Ｄ細孔直径７５～１５０００ｎｍの細孔容積が０（．．２５ｍＬ／ｇ未満）が付加されている点，及び③構成要件Ｆ（回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である球状活性炭を除く）が付加されている点で異なるも のである。しかしながら，
①の相違点については，本件通知書において「熱硬化性樹脂」としていたものを，熱硬化性樹脂である「フェノール樹脂又はイオン交換樹脂」と具体化した補正であり，証拠（乙２の２）によれば，本件特許の国際特許出願に係る明細書には，熱硬化性樹脂としてフェノール樹脂及びイオン交換樹脂を用いることができる旨の記載があることが認められるから，当該補正が本件当初明細書に記載した事項の範囲内において補正前の特許請求の範囲を減縮するものであることは明らかである。
②の相違点に関して，構成要件Ｄに関する事項として本件当初明細書（乙２の２）に「本発明による経口投与用吸着剤として用いる球状活性炭又は表面改質球状活性炭においては，一層優れた選択吸着性を得る観点から，細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満，特に０．２ｍＬ／ｇ以下であることが好ましい。」との記載がある（９頁）とともに，水銀圧入法による細孔容積の測定方法についての記載（１０頁）及び実施例の記載（１７～１８頁）があったことが認められ，構成要件Ｄを追加した補正が本件当初明細書に記載した事項の範囲内においてされたものであり，かつ，同構成要件が追加されることで，特許請求の範囲が減縮されたものと認められる。また，
③の相違点に関して，構成要件Ｆを追加した本件補正は，新たな技術的事項を付加するものではなく，願書に最初に添付した明細書に記載した事項の範囲内において補正前の特許請求の範囲を減縮するものであると解すべきことは既に述べたところから明らかである。3( ) したがって，上記の補正はいずれも，願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において補正前の特許請求の範囲を減縮するものであって再度の警告等を要しないというべきであり，補償金請求の要件を満たしているものと認められる。
６争点
６（補償金の額）1( ) 被告製品の売上高（平成１６年９月から平成１８年８月３日までの期間）平成１６年９月から平成１８年８月３日までの期間における被告製品の売上高が，少なくとも１８９１万５０００円であったことについて当事者間に争いがなく，また，同金額を超えるものであったことについては，これを認めるに足りる証拠はない。2( ) 本件特許の実施料率本件特許は，従来技術の石油ピッチではなくフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源とすることにより優れた選択的吸着性があるとしているものの（本件明細書【０００４】，【０００５】），原告は本件発明を実施しておらず，従来技術である石油ピッチを炭素源とした球状活性炭の原告製品を製造販売していることなどの事情を考慮すれば，本件において，本件特許の実施料率は３パーセントと認めるのが相当である。3( ) このように，平成１６年９月から平成１８年８月３日までの期間における被告製品の売上高は，１８９１万５０００円であり，本件特許の実施料率は３パーセントであるから，この期間における補償金の額は，５６万７４５０円と認められる。

７争点７（不法行為に基づく損害賠償の額）1( ) 被告は，原告が本件発明を実施していないことから，特許法１０２条２項は適用されないと主張する。確かに，同項は，損害額の推定規定であり，損害の発生までをも推定する規定ではないため，侵害行為による逸失利益が発生したことの立証がない限り，適用されないものと解される。もっとも，侵害行為による逸失利益が生じるのは，権利者が当該特許を実施している場合に限定されるとする理由はなく，諸般の事情により，侵害行為がなかったならばその分得られたであろう利益が権利者に認められるのであれば，同項が適用されると解すべきであ る。そして，弁論の全趣旨によれば，被告製品は，腎疾患治療薬（カプセル剤及び細粒剤）である原告製品の後発医薬品として製造承認を受け販売されているものであり，被告製品が製造販売されることで新たな需要を生み出すものではなく，腎疾患治療薬の市場において原告製品と競合し，シェアを奪い合う関係にあること，球状活性炭の腎疾患治療薬における原告製品のシェアが高いことが認められ，被告製品がなかったとした場合に原告製品ではなく他の後発医薬品が売れたであろうとの事情を裏付ける証拠もない本件においては，被告らによる侵害行為がなければ得られたであろう利益が原告に認められるのであって，本件には特許法１０２条２項が適用されるものと解するのが相当である。2( ) 特許法１０２条２項に基づく損害算定ア仕様変更前被告製品の売上高（平成１８年８月４日以降）被告は，仕様変更前被告製品の１箱当たりの売上高は，被告製品１－１については１万４２７３円（１箱８４包，被告製品２－１については１）万４３４７円（１箱５８８カプセル）であり，本件特許登録日である平成１８年８月４日以降の出荷数は，被告製品１－１については９８９６箱，被告製品２－１については１４１１箱と主張する。そして，１箱当たりの売上高は薬価に基づいて算出していること，同出荷数を超える出荷があったことを認めるに足りる証拠はないことから，平成１８年８月４日以降平成２０年３月までの仕様変更前被告製品の売上高は，以下の計算式のとおり合計１億６１４８万９２２５円と認められる。なお，被告の主張によれば，仕様変更前被告製品の製造販売は，平成２０年３月をもって完全に終了しているとされ，それ以降に仕様変更前被告製品が製造販売されたことを認める証拠はない。（計算式） 142739896143471411161489225万円×箱＋万円×箱＝億万円イ仕様変更前被告製品の利益率証拠（甲６１）及び弁論の全趣旨によれば，被告の親会社である日医工株式会社の平成１８年１２月１日から平成１９年１１月３０日までの連結会計年度における売上高に対する総利益の割合が４８．３パーセントであり，営業利益が３５．４パーセントであることが認められ，この事実からすれば，原告が主張するとおり被告製品の利益率は３０パーセントであると認めるのが相当である。なお，被告は，原材料費，加工費，試験費及び販売管理費の経費及び開発費を売上から控除すべきであると主張する。しかしながら，被告の主張するこれらの経費についての立証がされておらず，また，これらの費用が侵害行為のために追加的に要した費用であるか明らかでないことからすれば，これらを売上から控除して利益額を算定することは困難であるといわざるを得ない。ウ損害額このように平成１８年８月４日以降の仕様変更前被告製品の売上高は，，１億６１４８万９２２５円であり，利益率が３０パーセントであるから，原告の被った損害額は，４８４４万６７６７円であると認められる。3( ) 弁護士等費用本件訴訟の内容，認容額その他諸般の事情を考慮すれば，弁護士等費用としては４００万円が相当であると認める。4( ) 被告は，本件特許とは関係しない製造承認を受けたことに基づく後発医薬品としての地位が被告製品の売上に貢献していること，本件特許を侵害しないよう仕様変更をしても被告製品の販売を継続することができていること，原告が本件特許を実施していないこと，本件特許の進歩性が極めて低く，かつ，他の代替技術も存在することなどを主張して，寄与度減額すべきである と主張する。しかしながら，仕様変更前被告製品は，その全体が本件発明を実施しているものであること本件発明を実施することにより高い選択吸着性を実現し，，原告製品の後発医薬品として製造承認を受けて製造販売してきたものであると考えられることからすれば，被告の主張する事情をもって寄与度減額をすべきと認めることはできない。5( ) 以上によれば，平成１８年８月４日から平成２０年３月までの期間において仕様変更前被告製品が販売されたことより被った原告の損害は，４８４４万６７６７円に弁護士等費用４００万円を加えた５２４４万６７６７円と認められる。62( ) なお，原告は，前記請求の趣旨( )において，１３９万７９１４円の補償3金請求に加えて，請求の趣旨( )における請求と一部重複する期間である平成１８年８月４日から同年１０月３１日までの期間における損害として請求3の趣旨( )における請求とは別個に１８８万７１８４円を請求しているが，上記のとおり，本件の審理において，平成１８年８月４日から平成２０年３月までの間における損害額の総額しか明らかにならず，その期間ごとの内訳2は明らかでないため請求の趣旨( )で請求している期間に限った損害額は不明であるから，同請求は理由がないといわざるを得ない。3ただし，前記請求の趣旨( )において，平成１８年８月４日から平成２０年１０月３１日までの期間における損害及び弁護士等費用を請求しているため，同請求は，上記損害金全額（５２４４万６７６７円）について理由があると認められる。

８結論1以上によれば，原告の請求のうち請求の趣旨( )記載の被告製品の製造販売1の差止め及び廃棄を求める部分（請求の趣旨( )）については，予備的請求も含めていずれも理由がないので，これを棄却することとする。
2請求
の趣旨( )記載に係る請求（訴状記載の請求）のうち，特許法１８４条の１０に基づく補償金５６万７４５０円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成１９年２月２１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるので，これを認容することとし，その余は理由がないので，これを棄却することとする。
3請求
の趣旨( )記載に係る請求（平成２０年１２月１日付け訴えの変更申立書記載の請求）のうち，不法行為に基づく損害賠償５２４４万６７６７円及びこれに対する同申立書送達の日の翌日である平成２０年１２月５日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるので，これを認容することとし，その余は理由がないので，これを棄却することとする。そして，主文第１項については，仮執行宣言を付すこととし，仮執行免脱宣言は相当でないからこれを付さないこととして，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４７部
裁判長裁判官阿部正幸
裁判官柵木澄子
裁判官舟橋伸行