商標権（「丸万」・焼鳥店）

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１争点１（被告に先使用により商標を使用する権利があるか）について
(1) 被告標章の使用開始の経緯被告は、昭和５５年、被告の叔父が丸万都城店の店長になったことから、同店で従業員として働くようになった。被告の叔父と被告は、昭和５６年、丸万鹿児島店への異動となり、平成６年まで同店で働いた。
被告の叔父は、原告代表者の父より、原告代表者が鹿児島店の跡継ぎをするとの理由で退職を促され、被告の叔父と被告の退職金の代わりに、「丸万」の暖簾分けを行うこととなり、同年、被告の叔父が店舗の代表となり、福岡市内で「丸万」の屋号で被告店舗を開業し、被告標章の使用を開始した。このとき、
被告は、被告店舗で従業員として働くようになった。被告店舗は、以後、現在に至るまで、３０年間、同一の場所で営まれている。
(2) 被告による被告店舗の承継平成１５年に、被告の叔父が死去し、被告が被告店舗の事業を承継した際、
原告代表者の父に電話連絡し、丸万の屋号及び丸万ロゴを継続して被告が使用することについて承諾を得た上で、被告店舗の事業を承継した。
(3) 被告標章の周知性ア被告店舗の来客数、売上被告店舗の１か月単位での来客数は、年々増加傾向にあり、平成１４年からは１０００人程度以上の来客が訪れている。また、令和３年には、１か月単位での来客数は、２０００人程度まで増加している。被告店舗における平成６年から令和５年までの売上は、年々順調に伸びている。
イ広告宣伝の状況等被告は、平成２０年から平成３０年までは年間２０万円から４０万円を、令和元年から令和５年までは年間６０万円から１００万円の費用を宣伝広告に投じ、タウンページ等に掲載するほか、被告店舗のウェブサイトを作成

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し（平成２４年９月）、保守運営の費用が毎月発生している。その他、電車内のポスター広告を掲載（平成２３年１０月から平成２４年１０月）したりしていた。
その他、被告店舗は、開店当初から継続的にグルメ情報誌にも掲載され、ＹｏｕＴｕｂｅでも被告店舗を紹介する動画が掲載されているほか、令和４年９月には福岡のテレビ局のＲＫＢオンラインの飲食店の紹介動画でも取り上げられている。
ウまとめよって、被告標章は、原告商標権の商標登録出願時には、被告の業務に係る商品又は役務を表示するものとしても、需要者の間に広く認識されたものとなっていた。なお、被告店舗は福岡県で、原告は宮崎県で営業しているところ、これら二地点では商圏が重ならないから、この周知性は、原告に依拠するものではなく、被告独自の事業活動によるものである。
(4) 小括上記の被告標章の使用開始の経緯から、被告に不正競争の目的はないから、
被告は、先使用権を有している。
(1) 原告主張の経緯は事実と異なることそもそも平成６年９月当時から少なくとも被告の叔父が死亡するまでの間、
被告店舗を運営していたのは被告ではない。
なお、原告代表者の父が被告の叔父に対し、丸万鹿児島店の店長を辞するように促したのは、同人が、同店の売上を横領している疑いがあったためであり、
原告代表者の父は、被告の叔父が長年、丸万の系列店において勤務していたことに免じ、同店を退職することを条件にこれを許した。なお、原告代表者が同店の店長となったことはなく、そのような予定となったこともない。
その後、被告の叔父は、被告店舗の開業に当たり、被告標章を使用したいと

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申し出たところ、原告代表者の父は、被告の叔父が丸万の求める焼鳥の味を創出できる技術を有していることや同人の長年の貢献等を理由に、同人に対してのみ、被告店舗において丸万の屋号を使用することを認めた。しかし、原告の関係者はいずれも、被告に対しては、丸万の屋号の使用を許諾していない。
(2) 周知性について被告店舗は、被告の叔父が、原告を含む複数の丸万系列店の姉妹店という位置づけで開業し、原告代表者の父の許諾のもと、被告標章を使用していたのであるから、被告が主張する周知性は、原告商標の周知性にほかならず、被告標章独自の周知性とは評価できない。
また、商圏の相違については、福岡県と宮崎県では商圏が重ならないとはいえないし、そもそも、被告店舗は、上記のとおり、丸万系列店の姉妹店という位置づけで開業し、対外的にもそのように広報していたのであるから、原告商標の周知性を使用しているに過ぎない。
(3) 不正競争の目的について被告は、原告代表者の父が使用していた原告商標により化体した信用を利用し、被告標章を使用し続けており、不正競争の目的がある。
２争点２（被告に、許諾による通常使用権があるか）について
(1) 被告店舗は、いわゆる「暖簾分け」によって開設されたこと前記のとおり、原告代表者の父は、平成６年、被告の叔父に対し、被告店舗につき原告の祖業である「丸万」を飲食業からのいわゆる「暖簾分け」を許諾し、同人が死亡したときは、被告が継続して事業を承継することを承諾した。
この承諾によって、被告は長期間被告事業を継続してきた。
被告店舗は、丸万支店から、「丸万」及び丸万のロゴについて、暖簾分けによる許諾を受けて店舗の営業を行っているものであり、被告による「丸万」及び丸万のロゴの使用は、許諾に基づく使用である。また、この旨は、被告店舗の

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本件ウェブサイト１を作成した平成２５年から明記している。また、被告店舗が開店した当初である平成６年に発行された雑誌や、その１年後に発行された雑誌では、被告店舗が、宮崎に本店を持つ老舗「丸万」から暖簾分けをされた店であることが明記されている。
(2) 許諾による通常使用権があること以上のとおり、原告代表者の父からの被告店舗及び被告への事業に関する名称使用の許諾は、被告の事業遂行の必須条件であり、原告の商標権取得後も継続して、原告代表者の父と一体となった原告から被告に対する原告商標使用の許諾が認められる。
原告代表者の父が被告の叔父に対して「暖簾分け」の許諾をし、被告標章の使用を許諾したこと、被告のホームページにおいて、被告が「丸万」の屋号の暖簾分けを受けた旨記載していることは認めるが、これは属人的な関係に基づくものであり、被告の叔父の事業を承継した者にまで、許諾の効果が及ぶ理由はない。
このことは、商標の通常使用権は相続その他の一般承継の場合に限り移転できるとされていること（商標法３１条３項）からもいえる。
３争点３（原告が、被告店舗における被告標章の使用を黙示的に許諾しており、本件請求が権利濫用に当たるか）について
(1) 原告（関係者を含む）の態度について被告は、前記のとおり、被告標章について、暖簾分けによる許諾を受けて被告店舗の営業を行っている。また、被告は、平成６年の開店時から現在に至るまで、長年、同一場所で被告店舗の営業を行っており、営業開始当初から、令和４年５月に、原告から被告に対する警告書が届くまでは、原告や丸万本店から被告標章の使用に対して、丸万本店及び丸万支店から異議を申し立てられたことはなかった。

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このように、原告や丸万本店は、２８年もの間、被告が、被告店舗の営業を行うにあたり被告標章を使用していたことについて認識しながら、使用の中止等を求めてこなかった。
(2) 原告商標権の行使が権利濫用に当たることそうすると、被告は、原告から被告標章を使用することにつき、黙示的に許諾がされていたといえる。にもかかわらず、原告商標権を登録したことを奇貨として、原告商標権侵害を主張することは、権利濫用に当たる。
平成６年９月当時においては、被告の叔父が被告店舗での事業を行っていたのであり、被告が行っていたのではない。そして、原告代表者の父が被告標章の使用を許諾したのは被告の叔父のみであり、被告に許諾した事実はなく、被告の使用を黙認したわけでもない。加えて、原告やその関係者と被告との間には一切の血縁関係も存在しない。
また、原告代表者は、被告に対し、令和２年１２月頃に電話にて被告標章の使用に対して異議を申し立てており、被告による被告標章の使用を黙認していない。
そして、被告は、当該異議を受け、保有する２店舗のうち被告店舗以外の店舗における被告標章の使用を中止した。また、原告はその後令和４年５月２日付で、
被告に対して警告書を発し、被告標章の使用差止めを請求している。
よって、原告商標権を行使することは、権利濫用に当たらない。
４争点４－１（原告商標が、他人（丸万本店）の業務に係る役務を表示しているものとして需要者の間に広く認識されている商標を類似の役務に使用するものか）について
(1) 「丸万」の屋号の帰属について「丸万」の屋号の店舗は、「丸万本店」「丸万支店」「被告店舗」が存在し、原告代表者の祖母が開業した「丸万」の事業を主として承継したのは丸万本店で

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(2) 丸万ブランドの周知性昭和３０年代後半から「宮崎への新婚旅行」の人気が高まり、そうした中で、著名人がお忍びで「丸万」の店舗を訪れたところ週刊誌が報道し、同店が全国的に有名になった。また、昭和２９年から現在に至るまで丸万本店が「丸万」
の標章やロゴを使用し、丸万支店（原告）及び被告店舗も開業から現在に至るまで「丸万」の標章やロゴを使用している。
このように、丸万ブランドは、原告商標権の出願時点（令和元年１０月２日）
において広く知られるものであったが、このような周知性を獲得するに至った経緯には、原告代表者の祖母の事業を承継した丸万本店の寄与が大きい。丸万支店や被告店舗の業務に係る商品役務を表示するものとして、「丸万」の標章及び丸万のロゴが広く認識されていること自体は否定できないものの、その知名度や信用の獲得に大きく貢献したのはあくまでも丸万本店であるから、原告商標は、丸万本店の業務を表示するものとして広く認識されているものというべきである。
よって、原告商標には、商標法第４条１項１０号所定の事由がある。
次のとおり、原告商標には、商標法４条１項１０号所定の事由はない。
(1) 原告代表者の祖母による飲食店事業は、宮崎市内にて、遅くとも昭和２９年頃に開始された。その後の昭和４２年頃、同人は、宮崎市内の現在の原告の肩書地において２店舗目を開業した。その後、前者の店舗は「丸万本店」、後者の店舗は「丸万支店」と称されるようになった。
このように、「丸万本店」と「丸万支店」はいずれもその起源を同じくする関係にあり、丸万本店は、商標法４条１項１０号における「他人」に当たらない。
(2) また、丸万本店の宣伝や雑誌の掲載が行われたとしても、原告設立の経緯や、
原告代表者の父が原告従前商標について商標登録を行うことにより、丸万とい

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う商標が原告代表者の父に帰属することを公示していたことに鑑みれば、原告商標が丸万本店の業務に係る商品又は役務を表示するものとしてのみ、需要者の間に広く認識されているに至ったとはいえない。
(3) 丸万本店は、原告から原告商標の使用の許諾を受けている立場であり、丸万本店自身、原告商標権が原告に帰属していることを認めている。
よって、原告商標権の出願は丸万本店とは無関係ではなく、原告代表者の父から続く原告に係る商品・役務の周知性に基づくものである。
５争点４－２（原告商標が、他人の業務に係る役務を表示しているものとして需要者の間に広く認識されている商標を不正の目的で使用するものか）について
(1) 丸万本店の使用標章の周知性について前記の通り、丸万本店の使用標章「丸万」及び丸万のロゴは、原告商標権の出願時には既に、丸万本店の業務を表示するものとして、取引者及び需要者の間に広く認識されており、その状態は、原告商標の登録査定時にも継続してい
(2) 原告商標について原告商標１は、「丸万本店」の使用標章である丸万のロゴと類似である。また、原告商標２の要部である「丸万」の文字部分は、丸万本店の使用標章「丸万」と同一の文字からなる。また、原告商標１と被告標章１ないし４、原告商標２と被告標章５ないし７は類似している。
(3) 不正の目的についてア丸万本店との関係について原告は、その設立の時点で、丸万支店が丸万本店から暖簾分けされた店舗であることは理解していた。また、原告商標権の出願日時点において、丸万本店及び丸万支店の各店舗は隣接する建物に入居している。
そうすると、原告代表者は、原告商標権の出願時において、丸万本店の存

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在及び活動について、更には、「丸万」及び丸万のロゴという丸万本店の使用標章について熟知していたといえる。そして、丸万本店の使用標章と実質同一である原告商標権を、丸万本店から暖簾分けを受けた原告代表者が出願し登録を受けるべき合理的理由は無い。むしろ、原告代表者は、丸万本店の使用標章が商標登録されていないことを奇貨として、これを剽窃的に先取りし、「丸万」の標章及び丸万のロゴに化体した顧客吸引力、信用、名声を不正に利用し、不正の利益を得る目的、他人たる丸万本店に損害を加える目的その他の不正の目的をもって原告商標権を出願し登録を受けたものと言わざるを得ない。
イ被告店舗との関係について被告標章は、原告商標権の出願時には既に、被告店舗の業務を表示するものとして、取引者及び需要者の間に広く認識されており、その状態は、原告商標権の登録査定時にも継続している。
原告は、このように需要者の間に広く認識されるに至った被告標章に関して、その信用を自己の利益に用いるために、原告代表者から原告商標権を譲り受けたものである。
これに加えて上記に指摘した事情も考慮すると、原告代表者は、原告商標権の出願時において、被告店舗の存在及び活動について、更には、被告標章について熟知していたといえる。そして、被告標章と実質同一である、原告商標について原告代表者が出願し登録を受けるべき合理的理由は無い。むしろ、原告代表者は、被告標章が商標登録されていないことを奇貨として、これを剽窃的に先取りし、被告標章に化体した顧客吸引力、信用、名声を不正に利用し、不正の利益を得る目的、他人たる被告店舗に損害を加える目的その他の不正の目的をもって原告商標権を出願し登録を受けたものである。
(4) 小括丸万本店の使用標章「丸万」及び丸万のロゴの周知性、被告標章の周知性と、

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原告商標権の登録出願の経緯等を総合すれば、原告商標権は、商標法４条１項１９号所定の事由がある。
原告商標は、いずれも、その出願時に被告店舗の業務を表示するものとして周知であったとはいえない。また、原告代表者は、同人の父が丸万支店で事業を行っていたときから継続的に使用していた標章について商標出願をしたに過ぎず、不正の目的など何ら有さない。
６争点４－３（原告商標が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるものか）についてこれまでに主張した、被告店舗が円満に開業した経緯や、長きに渡って、被告店舗における被告標章の使用に対して、丸万本店や丸万支店から異議は述べられていない状況において、突如として、原告から警告書が届いた。
これらの事実を総合してみれば、原告代表者は、被告に対して原告商標権を行使することによって、被告の「丸万」標章及び丸万のロゴの使用、被告提供料理の提供を困難にし、不当な利益を得る目的を有していたと推認できる。
そうとすると、原告代表者は、原告商標について、被告が「丸万」標章及び丸万のロゴを使用していることを知った上で、被告の営業の妨害をする目的をもって登録出願したものとみるのが相当であり、原告商標権は、出願の経過、目的に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認できない場合に当たるものとして、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当する。
したがって、原告商標は、商標法４条１項７号に該当する事由が認められる。
争う。なお、被告が被告標章の使用を中止しても、被告提供料理の提供が困難になる事由など存在しない。

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７争点５－１（原告の損害）のうち主位的請求について
(1) 商標法３８条２項により推定される損害ア商標法３８条２項の適否について宮崎の料理が福岡で食べることができたと述べる需要者が存するなど、需要者にとって、被告店舗と原告の間で選好関係が成立しているから、商圏が重なっている。また、被告は、原告商標に化体された顧客吸引力を利用して顧客を獲得しているから、商標法３８条２項が適用される。
イ限界利益令和２年度から令和５年度までの被告店舗の事業における収入額は、別紙被告収支状況の「事業収入及び雑収入」欄のとおりである。この金額は、被告の事業収入と雑収入を合算したものである。
なお、令和２年から令和４年の雑収入には新型コロナ感染症対策として交付された助成金が含まれているとの指摘があるが、雑収入の内訳が明らかではないし、助成金が交付されていた時期と雑収入が発生している時期も一致しないことから、全て合算した金額を売上高とすべきである。
また、被告は令和６年度以降の売上に関する資料を提出していないところ、
令和４年から令和５年にかけて被告店舗の売上高が増加していることに鑑みれば、令和６年度以降の売上高は令和５年度の売上高を下回ることはない。
ウ覆滅について被告は、商標法３８条２項による推定額は、商圏の重なりや被告の営業努力等を理由に、大幅な割合で覆滅されるべきであると主張する。しかし、商圏が重なっていないとはいえないことは前述のとおりであるし、被告が主張する営業努力も、一般的な営業努力の域を出ない。また、被告は、被告標章の使用を中止してからも売上が維持されていると主張するが、被告標章を使用していた前年度と比較すると売上は減少傾向にある。

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そうすると、本件では推定を覆滅すべき理由はない。
エ小括以上を踏まえ、令和２年１２月１５日から令和７年４月２１日までの限界利益は次のとおりとなり、同額が原告に生じた損害と推定される。
令和２年
1,400,023
36,306,627
32,921,122
33,752,426
33,752,426令和７年（４月２１日まで）
10,264,436
148,397,060そして、同額の賠償を被告に求めるために必要かつ相当な弁護士費用（１４８３万９７０６円）及び消費税相当額（その合計の１０パーセント）を同欄記載のとおり加えると、原告に生じた損害の額は１億７９５６万０４４３円となる。
(2) 商標法３８条３項により算定される損害ア令和２年１２月１５日から令和５年末までの被告の売上高は別紙被告収支状況の「事業収入及び雑収入」欄（ただし、令和２年についての日割額は別掲）記載のとおりであり、前記のとおり令和６年、令和７年（ただし、４月２１日までの日割額）について、令和５年分と同額の収入があったとした場合の合計は、２億６３０４万５６３１円である。
イ原告商標が、長年にわたり信用力を獲得してきたこと、被告の被告標章の利用形態、飲食店業界の一般的な実施料率統計等をふまえ、更に、商標法３８条４項の趣旨を踏まえると、実施料率は６パーセントとすることが相当で

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ウ以上を踏まえ、令和２年１２月１５日から令和７年４月２１日までの商標法３８条３項に基づき算定される損害額を求めると、その損害は１５７８万２７３８円となる。
同額の賠償を被告に求めるために必要かつ相当な弁護士費用及び消費税相当額を同欄記載のとおり加えると、被告の原告商標権侵害によって原告に生じた損害の額は１９０９万７１１３円となる。
(3) 原告は、被告に対し、商標法３８条２項及び３項に基づき算定される損害額のうち、高い方の金額の賠償を求める。
(1) 商標法３８条２項が適用できないこと侵害品と商標権者の商品との間について、市場において、相互補完関係（需要者が侵害品を購入しなかった場合に商標権者の商品を購入するであろうという関係）が存在するということが困難な場合には、商標法３８条２項によって損害額を推定するのは相当でなく、その判断に当たっては、特に商圏の重なりが重視される。
本件について検討すると、原告は宮崎県宮崎市に所在しており、被告は福岡県福岡市に所在しており、距離としても著しく離れている。さらに、原告が福岡県福岡市や同地域周辺において、何らの事業を営んでいることもなければ、第三者を介して事業を行っていることもない。ましてや、顧客の共通性等は皆無であり、相互補完関係、すなわち、需要者が侵害品を購入しなかった場合に商標権者の商品を購入するであろうという関係は一切認められない。
そうすると、本件では、商標法３８条２項の適用の基礎を欠く。
(2) 限界利益についてア令和２年度から令和７年度までの被告店舗の事業における収入額は、別紙被告収支状況の事業収入及び雑収入(A)欄から、コロナ助成金・雑収入欄と家事消費等欄記載の金額を差し引いた金額とすべきである。

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この点、被告は、令和２年から令和４年にかけて、新型コロナ感染症対策の助成金を受け取っており、これが雑収入に反映されている。しかし、助成金は、現実の営業活動によって得た収入ではないことから、限界利益の算定に際しては、控除されるべきである。また、その他の雑収入についても、事業活動とは無関係に発生したものであり、全体として、収入から除くべきでイ限界利益を算定する際に控除すべき経費は、別紙被告収支状況に記載された経費全てである。支払手数料は、商品の配達サービスを利用する際の手数料であり、売上に伴って生じたものである。また、その余の経費についても、いずれも、売上向上に伴って、又は、売上向上のために支出されているものであり、変動費と認められるべきである。
ウ覆滅について上記のとおり、原告と被告店舗の間には商圏の重なりがなく、仮に被告が被告標章を使用したとしても、そのために原告の顧客が減少する関係にはない。
また、被告が令和７年４月１日に被告標章の使用を中止してからも、被告店舗の売上は減少していないことに鑑みれば、被告は、自らの営業活動によって顧客を獲得しており、被告標章を使用したことによって顧客を獲得していたものではない。
加えて、被告は、原告の店舗では提供していないメニューを提供したり、宅配サービスを利用したりするなど、独自の営業努力を重ねており、これによって顧客を獲得している。以上を踏まえると、仮に、商標法３８条２項に基づき損害額が推定されたとしても、大幅に覆滅される。
(3) 商標法３８条３項について商圏の重なりがないこと、被告標章の使用を止めた後のほうが売上が上がっていることなどの事情を踏まえると、被告店舗において被告標章を使用するこ

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との価値が高いとはいえず、実施料率は、１パーセントを上回らない（なお、
令和７年1 月から３月について、以後の売上額との対比する趣旨で売上額の主張がある。）。
８争点５－２（原告の損害）のうち予備的請求について
(1) 被告は、令和２年１２月１５日から令和３年３月１３日までの間、本来ならば原告から原告商標の実施許諾を得たうえで使用しなければならなかったにもかかわらず、これを免れていたものであるから、実施料相当額について不当に利得していたものといえる。
令和２年１２月１５日から令和３年３月１３日までの被告の売上高は、別紙被告収支状況の日割額欄記載のとおりであり（合計１４１８万６６００円）、実施料率は、６パーセントを下回らない。
よって、被告は、原告に対し、８５万１１９６円の不当利得返還義務を負っている。
(2) 商標法３８条２項及び３項に基づく主張について商標法３８条２項及び３項に基づく主張については、令和３年３月１４日から令和７年４月２１日までの売上について、同様に計算して算定される。
よって、商標法３８条２項によって算定される被告の原告商標権侵害によって原告に生じた損害の額は１億６９２０万０５６８円と、同条３項によって算定される損害の額は１８０６万７１６４円となる。なお、原告は、高い方の金額の賠償を求める。
争点５－１における主張に同じ